국가선택
[표 1] 국가기본정보 출처: 외교부 | |
일반사항 |
•국명 : 영국(United Kingdom)
•수도 : 런던 •인구 : 6,773만명 •면적 : 2436만 1천ha •종교 : - 기독교(59.3%), 이슬람교(4.8%), 힌두교(1.5%), 무교(25.1%) •민족 : - 영국 백인(80.5%), 기타 백인(4.4%), 인도계(2.5%) |
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정치현황 |
•정부형태 : 의원내각제
•주요인사 : - 국가원수: 찰스 3세(Charles III) - 총리: 리시 수낙(Rishi Sunak) - 외교장관: 제임스 클레벌리(James Cleverly) •의회구성 : 상·하 양원제 -상원 : 90석(임기 5년), 하원 : 400석(임기 5년) •주요정당 : - 보수당 - 노동당 - 스코틀랜드 국민당 |
경제현황 (2022년 기준, IMF 추정치) |
•GDP : 3조 706억$
•1인당GDP : 4만 5850$ |
우리나라와의 관계 |
•외교관계
- 1883.11.26. 한·영 우호통상조약체결 - 1949.01.18. 한·영 재수교 |
2023년 영국 경제는 다소 누그러지긴 하였으나 글로벌 인플레이션 압력이 아직까지 높게 유지되는 상황에서 가계 실질소득 감소,
서비스 물가 상승 등으로 인한 경제상황 악화로 경기침체 가능성이 높은 것으로 평가되고 있으며,
2022년 4/4분기 GDP성장률(ONS 잠정치)은 서비스업 부진, 무역 감소 등의 영향으로 전 분기와 동일함.
2022년 12월 실업률 3.7%로 지난 8월 1974년 2월 이후 가장 낮은 3.5%를 기록한 후 상승하여 10월부터는 변동없이 유지하고 있으며,
2023년 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 10.1%(전월대비 -0.4%p)로 지난 10월 정점을 기록한 이후 둔화세를 보이고 있으나,
2021년 5월 이후 영란은행 물가목표 수준(2.0%)을 지속적으로 상회하고 있음.
국채금리는 2022년 10월말 이후 하락 압력이 높아지는 가운데 변동성은 줄어들고 있으나, 단기금리는 상승세, 장기금리는 하락세를 보이면서 수익율 곡선이 역전됨.
1/4분기 GDP성장률(전기대비)은 0.1% 하락할 것으로 전망되는 가운데 이러한 마이너스 성장세는 2024년 1/4분기(-0.1%)까지 유지할 것으로 예상되며,
소비자물가지수(CPI) 상승률(전년동기대비)은 1/4분기(9.7%)부터 하락세로 접어드는 한편 2024년 중반부터 물가목표 수준을 하회할 것으로 예상됨.
영국 내 특허 신청 및 지식재산권 관련 업무는 통상산업성(DTI)의 후신인 비즈니스/기업/규제 개혁부(BERR: Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) 산하 기관인 영국 지식재산청 (UKIPO: UK Intellectual Property Office)에서 관장하고 있음.
[표 2] 영국 지식재산청 정보 | |||||
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구분 | 내용 | ||||
등록 기관 | The UK Intellectual Property Office | ||||
주소 | Concept House, Cardiff Road, Newport, South Wales NP10 8QQ, the United Kingdom |
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연락처 | +44 1633 813930 (전화) | ||||
+44 1633 817777 (팩스) | |||||
근무시간 | 9:00 ~ 17:00 (월-금) | ||||
이메일 | enquiries@ipo.gov.uk | ||||
URL | www.ipo.gov.uk |
영국 특허청은 2007년 4월 2일자로 특허청의 명칭을 The Patent Office 에서 UK Intellectual Property Office 로 공식 변경. 아울러, 영국 특허청은 이전의 로고를 없애고 새로운 로고를 만들었으며, 웹사이트 또한 새로이 개설함.
영국은 2018년 4월 26일 통합특허법원협정(Unified Patent Court Agreement)을 비준. 영국은 유럽연합 탈퇴 후 통합특허법원과 일원화된 특허 시스템을 유지할 계획임. 통합특허법원과 일원화된 특허 계획은 유럽 전역의 혁신적인 제품의 보호를 단순화하는 중요한 수단이며, 이 협정은 영국이 앞으로 유럽 파트너와 함께 추구하는 건설적인 협력 수준을 가늠함.
통합특허법원에 관한 협정은 국제 조약으로, 국제법원은 계약 국가의 특허분쟁에 대한 관할권을 가짐. 향후 일원화된 특허시스템을 포함하여 통합특허법원은 현재의 정부 체제하에서 부여된 특허에 대한 민간 당사자 간의 국경을 넘어서는 분쟁에서 유일한 판단을 내리게 됨.
- Q4 2018/Q1 2019 : UPC 오프닝 예정일.
- 2019년 3월 29일 : 영국 EU 탈퇴 이행단계.
- 2021년 3월 29일 : 이행단계 종료.
영국이 가입한 국제기구로는 1970년에 WIPO, 1995년에 WTO (TRIPS 체약국), 1973년 PEO와 EU, 1957년에 UCC, 1968년에 UPOV가 있으며,조약으로는
파리 조약, 베른 협약, PCT, PLT, 마드리드 협정, 마드리드 의정서, 니스 협정, 로카르노 협정, 로마 협약, 제네바 협약, 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약, 나이로비(Nairobi) 협정, CWT, WEPT 조약 등에 가입됨.
이후로도 꾸준히 가입하여 2008년 이후에 WIPO 관한 조약으로는,
헤이그 산업디자인 국제 등록에 관한 협정(2018.06.13), 조형 상표의 국제 분류에 관한 비엔나 협정(2013.09.11.), 상표법에 관한 싱가포르 조약(2012.06.21.), WIPO 저작권 조약(2010.03.14.), WIPO 공연 및 음반 조약(2010.03.14.) 등이 있으며,
지식재산권 지역 조약으로는 유럽공동체 조약 및 이를 개정한 리스본 조약(2009.12.01.)이 있음.
또한, 지식재산권 관련 다자간 협약으로는, 생물 안정성에 관한 카르타헤나 의정서에 관한 책임 및 보상에 관한 나고야-쿠알라룸프 규정(2018.03.05.), 무력 충돌 시 문화재 보호 협약(2017.12.12.),
표장 채택과 관련된 제네바 협약에 추가된 의정서(III)(2010.04.23.) 등이 있음.
헤이그 협약은 출원인이 여러 국가 또는 지역에서 최소한의 절차로 디자인을 보호할 수 있도록 WIPO 사무국에 단일 출원서를 제출하여 산업디자인을 등록할 수 있게 함.
또한, 헤이그 협약은 산업디자인의 등록 관리를 단순화하여,
단일 절차를 통하여 등록 후 변경사항을 기록하고 갱신하는 것이 가능하게 함.
자인의 국제 출원은 협약 당사국의 법이 허용하는 범위 내에서 직접 또는 지식재산권 사무소를 통하여 WIPO 국제 사무국에 제출할 수 있음.
그러나 실질적으로 국제출원은 WIPO 국제사무국으로 직접 출원되며,
대부분이 전자출원을 통해서 이루어짐.
만약 동일한 국제 디자인 분류에 속한다면 국제 출원서에는 100개의 디자인이 포함될 수 있음. 출원인은 영어,
프랑스어 또는 스페인어로 출원할 수 있음. 출원서는 하나 또는 몇 개의 사본을 포함해야 하며, 최소한 하나의 협약 당사국을 지정해야 함.
국제 등록은 국제 디자인 공고에 게시되며 매주 온라인으로 발행됨. 지정된 협약 당사국에 따라, 출원인은 국제 등록일로부터 30개월을 초과하지 않는 기간까지,
또는 우선권주장이 있는 경우는 우선권주장일로부터 30개월을 초과하지 않는 기간까지 발행을 연기할 수 있음.
권리 보호 기간은 5년이며, 1960년 법에 의거하여 한번 5년 기간을 갱신할 수 있고, 1999년 법에 의거하여 두 번 갱신할 수 있음.
만약 협약 당사국의 보호 기간이 더 긴 경우에, 국제등록 및 갱신에 기초하여 해당 협약 당사국에서 국제 등록된 디자인으로 동일기간의 보호가 허용됨.
최빈 개도국(Least Developed Country)의 디자인 창작자의 헤이그 시스템에 대한 이용을 용이하게 하기 위하여, 국제 출원료를 10% 절감하여 줌.
2000년 10월 17일에 런던 협약(London Agreement)이 유럽특허기구(European Patent Organization, EPO) 회원국의 정부간 회의에서 채택됨. 이 협약은 유럽에서의 특허보호 획득에 대한 비용절감에 실질적인 목표를 두고 있음.
특정 EPC 회원국에서 특허를 인가하기 위해서는, 특허권 소유자가 유럽특허를 해당 국가의 공식 언어로 번역해야 함 PEO는 유럽특허 한 개를 번역하는데 드는 평균비용은 약 1,400유로라고 추정. 이 평균비용은 34개의 전(全) EPC 회원국에서의 특허인가 번역에 드는 총 평균비용이며, 다른 25개의 언어에 대해서는 35,000유로가 듦.
하지만 평균적으로 특허인가는 오직 7개의 주요 회원국에서 이루어지며, 5개 언어로의 번역에 약 7,000유로가 듦. 런던 협약은 이러한 비용을 줄이는 것을 목표로 함.
(영국은 PE 특허 비용의 약 25%에 해당하는 번역료를 절감하게 됨으로써 연간 약 천만 파운드의 비용이 줄 것으로 예상)
이 협약 하에서, 이 협약의 당사자인 국가와 EPO의 3개 공식 언어(독어, 불어, 영어) 중 하나를 국가 공식어로 사용하는 국가는, 특허권 소유자에게 유럽특허를 해당 국가 언어로의 번역문 제출을 요구하지 않는 데에 동의함.
독어나 불어, 영어를 공식어로 사용하지 않지만, 협약의 당사자인 나라는 만약 유럽특허가 해당 나라가 규정한 PEO 공식어로 되어있을 경우, 기재사항에 대한 번역문은 요구되지 않음. 단, 이 국가들은 청구범위에 대해 해당 국가 언어로의 번역문 제출이 요구될 수 있음.
유럽연합에서 영국의 탈퇴는 유럽 특허 협약에 의해 규제되는 현재 유럽 특허 시스템에 영향을 미치지 않을 것임. 영국 기업은 영국을 포함하여 특허 보호를 위하여 유럽특허청에 계속하여 출원할 수 있으며,
영국을 포함하는 기존 유럽특허 또한 영향을 받지 않음. 영국에 기반을 두고 있는 유럽 특허 변호사는 여전히 유럽특허청에 고객을 대리할 수 있음.
결과적으로, 유럽 특허(European Patent)의 근간이 되는 유럽특허조약(European Patent Convention)은 유럽연합조약에 기초를 두지 않은 단순히 다국간협약이므로 브랙시트와 상관없이 현재의 제도가 동일하게 유지함.
상표권을 보호하기 위한 영국의 기존 시스템은 유럽연합을 탈퇴하기로 한 결정에 크게 영향을 받지 않음. 영국이 유럽연합의 일원으로 유지되는 한 유럽연합의 상표는 영국에서 여전히 유효하며,
영국이 유럽 연합을 탈퇴한 경우라도 유럽상표는 남아있는 유럽연합 회원국에서 유효하며, 영국기업은 여전히 모든 유럽연합을 포괄하는 유럽연합 상표를 등록할 수 있음.
영국이 유럽연합을 탈퇴할 때 기존의 유럽연합 상표 권리자는 해당 상표의 권리범위를 명확히 하고 싶어하는 바, 영국과 유럽연합의 협상에 포함되지 않은 것조차 영국정부는 기업 활동의 혼란을 최소화하도록 원활한 전환을 추구하였고, 기존의 유럽연합 상표권의 경우 모든 상황에서 권리 보호의 연속성을 보장하고 그러한 권리의 손실을 피하고자 함. 그렇게 함으로써 전반적인 목표는 권리자와 제3자에게 최대의 명확성과 법적 확실성을 제공하고자 함.
또한, 영국은 마드리드 시스템이라는 국제상표시스템의 회원국이며, 이를 통하여 사용자는 하나의 언어로 하나의 신청서를 작성하고 유럽연합을 포함하는 최대 113개국 지역에서 상표를 보호하기 위해 일괄적으로 수수료를 지급할 수 있음.
영국 기업은 상표 보호를 위해 계속하여 마드리드 시스템을 활용할 것이며, 유럽연합과의 미래 관계를 위해 영국은 영국 및 유럽연합의 권리자들에게 상호 이익을 제공할 수 있는 지식재산권 협력에 관한 협약을 모색함.
유럽 상표의 효력이 유럽연합탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재의 유럽연합 상표 전부를 무상으로 영국 상표로 등록시키겠다고 발표함.
문제점은 유럽연합탈퇴일부터는 영국에서의 상표 사용이 유럽연합에서의 사용으로 간주되지 않음. 따라서 불사용취소심판이 제기되는 경우, 영국에서 사용이 방어수단이 될 수 없으므로 다른 유럽연합 국가에서 사용실적을 확보해야 함.
따라서 신규상표에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행하고, 마드리드 국제출원을 하는 경우에는 유럽연합과 별도로 영국을 지정하는 것이 바람직함. 또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽상표디자인 청에서 담당하는 유럽상표에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 필요가 있음.
등록된 디자인과 등록되지 않은 디자인을 보호하기 위한 영국의 시스템은 유럽연합 탈퇴로 인하여 영향을 받지 않음.
유럽 디자인의 효력이 유럽연합탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재의 유럽연합 디자인 전부를 무상으로 영국 디자인으로 등록시키겠다고 발표함. 따라서 신규디자인에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행해야 하며,
또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽상표디자인청에서 담당하는 유럽디자인에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 필요 있음.
영국이 유럽연합 회원국으로 있는 동안, 등록된 유럽 공동체 디자인은 영국에서 효력이 유지됨. 영국이 유럽연합을 탈퇴할 때 유럽 공동체 디자인은 남아있는 유럽연합 회원국에서 효력을 유지. 기존의 등록된 유럽 공동체 디자인의 경우 모든 경우에서 보호의 연속성을 보장하고 그러한 권리의 손실을 피하고자 함.
영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에도 영국기업은 여전히 남아 있는 모든 유럽연합 회원국에서 효력이 있는 디자인을 등록할 수 있음.
영국 정부는 헤이그 협약을 비준했고 국가적 차원에서 이러한 국제 시스템에 가입하였는 바, 헤이그 국제 산업 디자인 시스템은 하나의 국제 출원을 통해 68개 지역에 100개까지의 디자인을 등록할 수 있음. 영국 기업은 디자인을 보호하기 위하여 계속하여 헤이그 시스템을 활용할 것임.
영국이 유럽연합 회원국으로 남아 있는 동안에는 2차원 및 3차원 디자인들(예를들어, 의류 디자인 또는 패턴)은 “미등록 유럽 공동체 디자인”으로서 유럽연합에서 자동적으로 보호될 수 있음. 이로써 3년 동안 모방을 방지할 수 있음.
영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에, 미등록 디자인에 대한 보호는 영국 미등록 디자인 권리를 통해서 유지되며 이는 보다 더 긴 기간 동안 유지됨.
또한, 영국이 특정 형태의 권리를 보호할 국내법을 갖고 있지 않은 경우 영국에서 미등록 공동체 디자인의 전체 범위를 보존할 수 있는 새로운 계획을 수립하고 있음.
영국이 유럽연합 회원국으로 남아 있는 동안 영국 기업들은 현재 SPC(Supplementary Protection Certificates) 시스템을 활용하여 특허된 제약 및 식물 보호 제품에 대한 보조 보호 인증서를 지속적으로 신청할 수 있음. 또한, 해당 시스템에서 승인된 기존의 영국 보조 보호 인증서는 계속 유효함.
영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에, 영국 기업들은 기존의 시스템 하에서 남아 있는 모든 유럽연합 국가에서 SPC를 계속하여 신청할 수 있음.
영국이 유럽연합에 남아 있는 동안에 저작권법은 계속하여 유럽연합 저작권 지침을 따르며, 영국은 저작권을 보호하는 여러 국제조약 및 협약의 회원국인 바, 이는 영국 저작물(음악, 영화, 서적 및 사진)의 대부분이 전 세계적으로 보호되고 있음을 의미하며, 이는 유럽연합에서 탈퇴 후에도 적용됨.
[표 3] 지식재산권 지원 사업 목록 | |||||
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사업분류 | 사업명 | 주요내용 | 세부정보(링크) | 비고 | |
1. 지식재산창출 | IP기반 해외진출 지원 | • 수출(예정) 중소기업 대상 최대 3년간 IP 서비스(해외권리화 지원 등)를 제공하여 글로벌 강소기업으로 육성 | www.ripc.org | ||
스타트업 지식재산바우처 사업 | • 스타트업 대상으로 원하는 IP 서비스(국내외 IP 권리화 등)를 원하는 시기에 이용할 수 있는 바우처 발급 | www.kipa.org | |||
중소기업 IP 바로지원 | • PCT 출원 비용 등 중소기업 경영시 발생하는 시급한 IP 애로 사항 상담 및 해결 | www.ripc.org | |||
2. 지식재산활용 | 지식재산 서비스 활성화 사업 | • 지식재산서비스기업의 국내·외시장 판로 개척 지원 | www.kaips.or.kr | ||
3.지식재산보호 | 해외 지식재산센터(IP-DESK)운영 | • 개별국가에 설치된 IP-DESK를 통해 해외 진출(예정) 기업의 해외 지재권 상담 및 분쟁 초동대응 등 지원 | www.kotra.or.kr | ||
K-브랜드 분쟁대응 지원 | • 수출기업의 K-브랜드 해외 지재권 침해 피해 최소화를 위한 온라인 위조 상품 및 상표 무단선점 대응 지원 | www.koipa.re.kr | |||
특허 분쟁대응 지원 | • (사전예방)기업 맞춤형 특허분쟁 위험 진단 및 예방 지원 (사후대응)특허침해·피침해 분석 등 분쟁 상황별 맞춤형 대응 전략 제공 |
www.koipa.re.kr | |||
4. 기타 수출지원 사업 | 수출바우처 사업(산업부) | • 중소·중견기업 중 세부사업 요건을 충족하는 기업을 대상으로, 해외 IP 획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 산업부 | |
수출바우처 사업(중기부) | • 수출 유망 중소기업 대상, 해외 IP획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 중기부 | ||
중소기업 혁신 바우처 사업(중기부) | • 제조업 영위 중소기업 대상, IP 출원 및 컨설팅 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.mssmiv.com | 중기부 |
※ 사업분류 지식재산창출,활용,보호는 특허청 산하 사업임
※ 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인이 필요함
영국 특허청에서는 지식재산권을 아래와 같이 4종류로 분류하여 관리하고 있음.
[표 4] 영국 지식재산청 정보 | ||||||
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권리 | 보호 대상 | 관련법 | 관할기관 | 심사기간 | 권리기간 | 권리갱신 |
특허 | 발명 | Patents Act 1977 | 특허청 | 3~4년 | 20년 | 불가능 |
주소 | 발명 | Registered Design Act 1949 | 특허청 | 5~6개월 | 25년 | 불가능 |
상표 | 식별력을 가진 문자, 로고, 표시 | Trade Marks Ac 1994 | 특허청 | 6개월 | 10년 | 가능 |
저작권 | 어문 저작물 및 예술/문화 창작물 | Copyright, Designs and Patents Act 1988 | 특허청 | 대상이 아님 | 사후 70년 | 불가능 |
특허란 발명자(또는 발명자의 고용인)가 자신의 발명을 해당 지역에서 사용, 제작, 판매, 수입 또는 다르게 이용할 수 있도록 법에 따라 부여되는 독점권.
특허 등록 후 보호 기간은 최장 20년이며, 특허 출원 후 신규성이나 진보성이 모자란다고 판단될 경우 등록이 거절될 수 있음.
영국에는 실용신안 보호 제도가 없음.
디자인은 물품의 독창적인 외관을 보호하기 위한 권리로, 독창적인 특성은 선, 윤곽, 색, 형상, 질감 또는 소재로 나타날 수 있음.
디자인으로 등록하기 위해서는 신규성 및 개별적 특징을 갖추어야 함.
등록디자인(Registered Design)은 5년 단위로 권리 갱신을 통해 최고 25년까지 보호될 수 있음.
마케팅 등의 목적으로 디자인을 공개하였다 하더라도, 공개 시점부터 1년 내에 특허청에 출원을 하면 등록디자인으로 보호를 받을 수 있음.
미등록 디자인권(design right)은 무단복제에 대한 배타적인 권리로, 디자인 등록을 하지 않더라도 자동으로 부여되는 권리. 그러나,
미등록 디자인권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되고, 2D 패턴 또는 제품의 표면 장식은 보호되지 않음. 따라서, ‘독점적인 상업적 이용’의 확대 및 보호 기간 연장을 위해서는 등록디자인으로 출원하여 등록을 받아야 함.
미등록 디자인권은 디자인을 만든 날로부터 15년간 보호됨.
상표란 타인의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 식별력을 가진 임의의 표시를 의미하며, 상표는 문자(사람 이름 포함), 로고, 도안, 숫자 또는 이들의 조합으로 구성될 수 있음.
상표는 10년간 보호되며, 이후 10년마다 갱신이 가능함. 상표 등록은 제조업체 및 서비스업 모두에 해당되며, 특정한 고유 명사나 관련 상품에 대한 서술식의 표현은 등록이 허용되지 않음.
저작권은 창작의 노력으로 생성된 예술 작품 또는 창작물을 보호하기 위한 권리로, 신고나 등록 없이 창작하는 순간 자연 발생하는 권리. 따라서 음반, 영화, 방송, 어문 저작물 또는 예술 작품은 저작권으로 보호를 받을 수 있음.
저작물의 창작 연도와 저작자의 이름 옆에 ⓒ 라는 기호를 기재함으로써 타인에게 저작권 보호를 받고 있음을 나타낼 수 있음.
변리사(Patent Attorney)가 되려면 반드시 이공계 학위를 소지해야 하고, 영국 변리사 시험에 합격하여야 함. 변리사 시험에 모두 합격한 자는 변리사의 감독하에 최소한 2년간의 실무경력을 가져야 변리사로서 등록할 수 있음.
변리사 기초 시험 과목은 영국 특허법, 주요 외국 특허법, 영국 상표법, 주요 외국 상표법, 영국 디자인법 및 저작권법, 기초 영국법. 고등 시험 과목은 특허 실무, 명세서 작성, 명세서 보정, 특허침해와 특허성.
Queen Mary and Westfield College에서 지식재산권법에 관한 수료증(Certificate)을 취득한 자는 기초시험이 면제될 수 있음.
변리사의 권한은 아래와 같음.
⦁ 상표법, 디자인법, 저작권법 과목의 시험을 치르므로, 별도의 시험 없이 상표, 디자인, 저작권 관련 업무를 다룰 수 있음.
⦁ 특허권 등의 취소, 침해, 실시권 문제 등을 취급하는 영국 특허청의 구두 심리 절차를 대리할 권한을 가짐.
⦁ 변리사협회(CIPA)로부터 소송 인가장을 받은 변리사는 특허권, 저작권, 상표권 등 지재권 전반에 관한 소송 수행이 가능함.
지방법원과 지방법원, 특허법원 및 항소법원에서의 소송수행권을 부여 받게 되며, 지재권 소송에 부수되는 가처분과 관련된 예비심리시, 변론권을 행사할 수 있게 됨.
특허관련 소송에 관해서는 사무변호사(solicitor)와 동일한 자격이 인정되어 사무변호사와의 공동대리는 필요하지 않게 되었으나, 특허법원 이상의 소송시에는 법정변론권이 없으므로 법정변호사(barrister)와의 공동대리가 필요함.
상표변리사(Trademark Attorney)가 되기 위한 전공 학위의 제한은 없으나 상표변리사 시험에 반드시 합격하여야 함.
법대 졸업자는 일부 기초 시험이 면제될 수 있음. 상표변리사 시험에 모두 합격한 자는 상표변리사의 감독하에 최소한 2년간의 실무경력을 가져야 상표변리사로서 등록할 수 있음.
상표변리사 기초 시험 과목은 영국 상표법, 영국 상표 실무, 기초 외국 상표법 및 실무, 영국 디자인법 및 저작권법, 기초 영국법임.
고등 시험 과목은 고급 커뮤니티 및 국제 상표법 및 실무, 상표 검색, 고급 영국 상표법 및 실무특허 실무. Queen Mary and Westfield College에서 지식재산권법에 관한 수료증을 취득한 자는 기초시험이 면제될 수 있음. 상표변리사의 권한은 아래와 같음.
⦁ 디자인법, 저작권법 과목의 시험을 치르므로, 별도의 시험 없이 디자인, 저작권 관련 업무를 다룰 수 있음. 단, 특허 관련 업무는 할 수 없음.
⦁ 특허권 등의 취소, 침해, 실시권 문제 등을 취급하는 영국 특허청의 구두 심리 절차를 대리할 권한을 가짐.
⦁ 상표변리사협회(INTA)로부터 소송 인가장을 받은 변리사는 상표권, 디자인권 관련 소송 수행이 가능함.
사무변호사(Solicitor)가 되려면 법대 졸업자이거나, 또는 비(非) 법대 졸업자로서 1년 과정의 공통전문시험(CPE) 과정에 합격하여야 함. 합격 후, 1년 과정의 소송 및 변론, 소장 작성 등으로 구성되는 법률 실무과정(LPC)을 이수한 후 사무변호사의 감독하에 2년간의 실무 경력을 쌓아야 함.
사무변호사의 권한은 아래와 같음.
정변호사(Barrister)가 되기 위해서는 법과대학을 졸업하거나 비법과 대학 졸업자인 경우 1년 과정의 CPE 과정에 합격하여야 함.
이후, 런던에 있는 4개의 법조학원(Inns of Court) 중 하나에 등록하여, 구두 변론, 인터뷰 등 실무교육을 위주로 하는 법정변호사 실무교육(Bar Vocational Course) 및 견습과정을 1년간 이수하여야 함. 또한, 법정변호사의 감독하에 최소한 1년간 수련과정을 거쳐야 함.
법정변호사의 권한은 아래와 같음.
⦁ 법정에서 의뢰인을 대신하여 변론할 수 있는 권리인 법정 변론권(Rights of audience)을 갖음.
⦁ 사무변호사와 협의를 통해 변론에 참가하게 됨.
NFT는 토큰마다 고유한 인식 값을 부여하여 특정한 자산을 나타냄으로써 하나의 디지털 자산에 '희소성'가치를 부여하는 수단으로 사용 가능
대표적인 NFT로서, 디지털 아트, 다운 가능한 그래픽, 오디오 파일, 다운로드 가능한 디지털 파일 등이 있음
UKIPO는, 실물 자산을 연계한 NFT는 해당 물품 클래스에도 동일하게 적용 가능하다고 명시하였고, NFT에 의해 발행된 가방은 '수하물 갑아 및 운반 가방' 등의 항목인 CLASS 18로 분류됨
가상 상품은 디지털 이미지와 같은 데이터로 구성되기 때문에 물리적인 상품과는 달리 CLASS 9로 분류되고, 다운로드 가능한 가상 의류 등과, 다운로드 가능한 가상 핸드백 등이 포함됨
메타버스 내 교육 서비스의 제공 및 참석이 가능하기에 메타버스를 통해 제공되는 가상 교육 및 훈련 서비스는 '교육업, 훈련 제공업'에 해당하는 CLASS 41로 분류됨
AI를 '시각적 인식, 음성 인식 및 언어 번역과 같은 인간의 지능이 필요한 작업을 수행할 수 있는 기술'로 정의함
AI 발명은 모든 기술 분야에서 출원될 수 있으며, AI 발명의 다양한 측면(응용 AI 또는 코어 AI)에 대해 특허 보호를 요청할 수 있음
응용AI 발명은 AI 분야 이외 AI 기술을 적용한 것이고, 코어 AI 발명은 어떠한 응용 또는 사용 사례가 아닌 AI 그 자체의 발전(개선된 AI 모델, 알고리즘 또는 수학적 방법)을 의미함
UKIPO 지침에 따르면, 구독료를 지불하지 않고 온라인 스트리밍 서비스 비밀번호를 공유 받아 이용하는 행위도 저작권 침해로 간주됨
영국 민법·형법에는 저작권이 있는 콘텐츠에 비용을 지불하지 않고 사용하는 사용자들에게 적용되는 조항이 존재하고, 해당 조항이 온라인 스트리밍 서비스에도 적용된다는 것은 충분히 예견 가능하기에 비밀번호 공유를 통해 온라인 스트리밍 서비스를 이용하는 사용자는 기소될 수 있음
UKIPO는 ‘One IPO’를 통해 전면적인 디지털화를 실현하고 특허, 상표, 디자인을 하나의 시스템으로 통합함으로써 창작가와 혁신가, 기업에 세계 최고 수준의 지식재산 서비스와 지식재산 환경을 제공하고자 함
· (1단계: 2021-2024) 특허, 상표, 디자인 통합 시스템인 Common IP System(CIPS)을 구축
· (2단계: 2023-2026) UKIPO의 모든 권리 정보를 하나로 관리할 수 있는 완전한 디지털 서비스를 제공
· (3단계: 2026 이후) UKIPO의 고객 및 직원과 소통을 통해 지속적으로 서비스를 개선하며 세계 최고의 지식재산청으로 진화
IP 관리’ 서비스로 ① 고객 계정에서 접근할 수 있는 서비스의 ‘유효성(dashboard)’, ② 초기 등록 절차 및 IP 권리-계정 간 연결, ③ IP 소유권을 다른 계정으로 이전할 수 있는 ‘소유권자 변경(change of owner)’ 절차에 설계를 완료함
‘IP 보안’ 서비스로 ① 모든 권리의 동일한 출원 절차, ② 유연한 서비스(예: 출원일만 신청하는 경우를 위한 특별 서비스), ③ 효과적인 서비스(예: 유효성 검사 규칙, 일관성 있는 고품질 문서 포맷, 비즈니스 데이터의 재사용, 고객 지원 AI), ④ 안내 및 커뮤니케이션(예: 출원 절차에 대한 지침 수립, 비디오 및 라이브 채팅 등을 통한 안내, 실시간 알림 및 상태 업데이트) 등의 기능이 제공됨
EU는 '역내 소진(regional exhaustion)'을 취하고 있는 바, EU 회원국가에서 최초로 출시된 상품에 대한 지식재산권은 다른 회원국 내에서는 소진된 것으로 간주되어 회원국 간 권리자의 허가 없이 병용수입이 허용되지만 역외 국가로부터의 병행수입은 각국의 입법례에 따라 결정됨
2021.01.01 부로 UKIPO에 등록된 모든 유럽 상표(EUTM) 및 등록디자인(RCD), 국제 상표 및 디자인에 대응하는 영국의 권리가 자동 부여되며 기존의 출원일이 유지됨
브렉시트로 인해 영국은 더 이상의 TMClass의 이용이 불가능하고 영국 독자적으로 개발한 'search UK trade mark classes'를 이용해야 함
EPO는 유럽연합(EU)에 속한 기구가 아니기 때문에, UKIPO를 통해 유럽특허를 출원하거나 유럽특허조약(EPC)을 통해 특허권을 보호받을 수 있음
영국 지리적 표시와 저작권은 지속하여 EU와 영국에서 보호받을 수 있음
UKIPO는 전면적인 디지털화를 실현하고 특허, 상표, 디자인을 하나의 시스템으로 통합함으로써 창작가와 혁신가, 기업에게 세계 최고 수준의 지식재산 서비스와 지식재산 환경을 제공하고자 ‘ONE IPO 서비스’를 2021년 4월 론칭함
디지털 등록 권리 갱신 서비스는 권리의 갱신 신청에 대해 즉각적인 검증을 제공하며 수작업에서 발생하는 오류를 제거함
고객은 1개의 양식으로 수차례 갱신 접수를 할 수 있으며, UKIPO로부터 답변, 영수증, 인증서를 전자파일로 받을 수 있어 언제든지 권리의 갱신이 가능하며, 절차를 간소화하여 기존에 5일 정도 소요되는 기간을 5분으로 단축시킬 수 있음
2021년 1월 1일부로 영국이 유럽연합 단일시장(Single Market)에서 완전히 탈퇴하면서, UKIPO에 등록된 모든 유럽 상표(EUTM) 및 등록디자인(RCD), 국제 상표·디자인에 대응하는 영국의 권리가 자동 부여되며, 기존의 출원일이 유지됨
권리자는 UKIPO에 출원 신청서를 제출하거나 등록 수수료를 지급할 필요는 없으며, 별도의 등록증을 발급하지 않으며, 영국 대리인은 2021년 1월 1일부터 출원되는 상표, 디자인에 관한 EUIPO 업무를 대리하지 못하지만 브렉시트 전에 대리한 업무는 종료될 때까지 대리할 수 있음
브렉시트로 인해 영국은 더 이상의 TMClass 이용이 불가능하며 독자적으로 “search UK trade mark classes” 시스템을 개발하여 서비스를 시작하였고, 이에 따라 영국 상표 등록을 신청할 때에는 영국 상표 분류 시스템을 사용하여야 함
상표출원인에게 유사상표 검색, 공격적 단어의 사용과 같은 부적합한 상표 여부 확인, 상표·서비스 분류 식별, 출원 비용 견적 제공 등 이용자 맞춤형 서비스로 상표의 등록 가능성을 높임
특히 상표 출원 경험이 전무하거나 상표 출원 절차에 대한 지식이 부족한 사람을 대상으로 설계되었으며 국제상표분류(NICE) 선택 옵션을 개선하여 관련성 높은 상품 및 서비스 목록을 도입하고 출원인이 나열된 모든 분류를 선택하지 못하게 함
AI 기반 상표 사전 출원 서비스를 시작한 후 1년간 상표 분류를 잘못 선택하여 거절된 상표 출원 건수가 평균 14% 감소하였고, 상품 및 서비스 목록의 길이가 70% 짧아졌으며, 향후 UKIPO는 다음과 같은 AI 기반 서비스 도입을 추진하고 있음
∙ 자연어 처리를 사용하여 자동화된 텍스트 검색을 개선
∙ 사전 출원 서비스를 모든 지식재산 권리에 적용하고 챗봇과 같은 자동화된 도움말·안내 서비스를 제공
∙ 이용자계정 및 출원 절차 전반에 걸친 고급 유효성 인증(advanced validation and authentication) 기능을 통해 UKIPO에 접수되는 출원의 품질을 개선
• 영국은 2020년 유럽연합 탈퇴(브렉시트ㆍBrexit) 이후부터 유럽특허 시스템이 아닌 영국 국내 특허법을 적용함.
• 이미 가입된 지식재산권 관련 국제조약 및 협약은 그대로 유지함. • 2018년 ‘통합특허법원협정’을 비준함으로써 통합특허법원과 일원화된 특허 시스템을 유지하고 있음. 유럽특허청에 계속하여 출원할 수 있으며, 영국을 포함하는 기존유럽특허 또한 영향 받지 않음. 결과적으로 지식재산권 제도는 브렉시트의 영향을 크게 받지 않도록 함. • 영국의 변호사, 상표변리사는 유럽상표디자인청에서 담당하는 유럽디자인에 대한 대리권을 상실함. 한국 기업은 대리인을 선임하는 경우, 대리인의 국적 다변화가 권고됨. • 영국은 헤이그 협약 가입국이므로 국제 산업 디자인 시스템을 통해 하나의 국제출원으로 68개 지역에 최대 100개 디자인을 등록할 수 있음. • 특허 존속 기간은 최대 20년이며, 특허 출원 후 신규성, 진보성을 심사하여 등록 여부를 결정함. • 디자인 존속기간은 5년이며, 5년마다 갱신하여 최대 25년까지 보호 받을 수 있음. • 미등록 디자인권은 디자인 등록을 하지 않더라도 자동으로 부여되는 권리이며, 무단복제 방지를 목적으로 함. 3D 형상만 보호되며 2D 패턴 및 제품의 표면 장식은 보호되지 않으므로, 출원하여 등록해야 함. 만든 날로부터 15년간 보호됨. • 상표는 10년간 보호되며, 10년마다 갱신 가능. • 영국지식재산청(UKIPO)은 특허, 상표, 디자인을 하나의 시스템으로 통합 및 디지털화를 위해 향후 5년간(2021~2026년) 3단계에 걸쳐 ‘One IPO 변환 프로그램’을 구축하고 있음. 그 일환으로 ‘디지털 등록 권리 갱신 서비스’(2021.04.), ‘상표분류 및검색 서비스’(2021.01.) 등을 개시함. |
[표 5] 영국 특허법과 한국 특허법 비교 | |||||
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항목 | 영국 | 한국 | |||
등록요건 | 산업상이용가능성, 신규성, 진보성 | 산업상이용가능성, 신규성, 진보성 | |||
부등록사유 | • 과학, 수학적인 발견, 이론/방법 • 문학, 드라마, 뮤지컬, 예술 작품 또는 심미적 창작물 • 정신적인 행위 방법, 게임, 도박관련 사업 운영 비즈니스 • 컴퓨터 프로그램을 동작시키는 것 • 동/식물 변종 • 의학 치료 또는 진단 방법 • 비도덕적이고 공공의 정책에 반하는 것 |
• 공공질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명(지폐위조기, 도박에 필요한 기구, 아편흡입기구 등에 관한 발명) • 국방상 필요한 경우(정부는 정당한 보상금 지급) |
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출원~심사 절차 | 출원➜Search Report 신청➜방식심사➜공개➜심사청구➜심사➜Search Report 발행➜등록 공고➜등록증 발행 | 출원➜방식심사➜출원공개➜심사청구➜실체심사➜등록공고➜등록증 발행 | |||
공개 | 출원일로부터 18개월 | 출원일로부터 16개월 | |||
심사청구 기한 | 공개일로부터 6개월
Search Report 요청시 (Search 및 심사 통합청구의 경우) |
출원일로부터 3년 (국제출원일로부터 3년) |
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빠른 심사 방법 | Search Report 조기 신청/조기 공개/조기 심사 요청 특허심사 하이웨이 | 우선심사신청 특허심사 하이웨이 | |||
특허심사 하이웨이 | 시행 | 시행 | |||
정보 제공 | 공개 후 심사전까지 정보제공 가능 | 특허출원이 있는 때에는 가능 | |||
연차료 | 5년차부터 매년 납부 | 4년차부터 매년 납부 | |||
심사~등록기간 | 평균 3~4년 (반드시 54개월 내에 등록 또는 거절이 결정되어야 함) | 심사청구 후 평균 12개월 내에 1차 심사처리 |
[표 6] 영국 디자인법과 한국 디자인법의 비교 | |||||
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항목 | 영국 | 한국 | |||
디자인종류 | • 등록디자인 • 미등록디자인 • 유럽공동체 등록디자인 • 유럽공동체 미등록디자인 |
• 등록디자인 • 관련디자인 • 무심사디자인 • 복수디자인 |
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등록요건 | 신규성, 개별적 특징 | 신규성, 개별적 특징 | |||
부등록 사유 | • 디자인이 대중에게 최초 공개된
날로부터 12개월이 경과된 경우 • 제품의 기능적인 작용으로만 이루어진 디자인 • 정상 사용시 보이지 않는 복잡한 제품의 부품으로 이루어진 디자인 • 공공질서나 도덕에 반하는 디자인 • 국가 상징, 국기, 국제적인 인장이 포함된 디자인 |
• 국기, 국장 등과 동일유사한 디자인 • 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 디자인 • 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인br • 물품의 기능을 확보하는데 불가결 한 형상만으로 된 디자인 |
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출원~심사 절차 | 출원➜심사➜공고➜등록증 발행 | 출원➜심사➜공고➜등록증 발행 | |||
심사 특징 | 선행디자인과의 유사 여부(신규성) 심사 더 이상 하지 않음 | 선행디자인과의 유사 여부를 심사함 | |||
빠른 심사 방법 | Search Report 조기 신청/조기 공개/조기 심사 요청 특허심사 하이웨이 | 우선심사신청 특허심사 하이웨이 | |||
공고 연기 | 최고 12개월까지 공고를 연기할 수 있음 | 비밀디자인제도에 의해 설정등록일로부터 3년이내에 비밀로 할 수 있음 | |||
권리 보호 기간 |
출원일로부터 25년 | 설정등록일로부터 20년 | |||
연차료 | 등록일 기준으로 매 5년마다 납부 | 4년차부터 매년 납부 | |||
심사~등록기간 | 5~6개월 (거절이유가 발생되지 않은 경우) |
1차 심사결과까지 평균 6개월 소요 |
[표 7] 영국 상표법과 한국 상표법의 비교 | |||||
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영국 | 한국 | ||||
상표종류 | • 보통 상표 • 증명 표장 • 단체 표장 |
• 상표 • 서비스표 • 업무표장 • 증명표장(지리적표시) • 단체표장(지리적표시) |
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등록요건 | • 식별력 • 동일, 유사한 상품/서비스류에서 등록하고자 하는 표장과 동일, 유사한 선행 상표가 없어야 함 |
• 보통명칭, 관용표장, 기술적표장 등은 제외됨 • 식별력이 있어야 함 |
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부등록 사유 | • 동일, 유사한 상품/서비스류에서 선등록상표와 동일, 유사한 표장 • 상품의 특성을 나타내는 표장 • 당업계에서 상용화, 관습화된 용어 • 식별력이 없는 단어 • 공공정책 또는 도덕에 반하는 표장 • 법령이나 규정에 어긋나는 표장 • 공중을 기만하는 표장 • 영국 왕실을 나타내는 표장 • 영국 국기, 국가, 국제기구 및 문장 • 국제적인 보호 표시 |
• 동일, 유사한 상품/서비스류에서
선등록상표와 동일, 유사한 표장 • 국기, 국장 등과 동일, 유사한 표장 • 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 표장 • 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 표장 • 주지, 저명한 표장과 동일, 유사한 표장 • 품질오인, 수요자 기만의 표장 • 부정한 목적의 표장br |
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출원~심사 절차 | 출원➜심사➜등록결정➜공고(이의신청)➜등록증 발행 | 출원➜심사➜출원공고결정(이의신청)➜등록결정➜등록증 발행 | |||
심사 특징 | 식별력만 심사하며, 선행상표를 거절이유로 인용할 수 없음. 단, 선행상표검색은 계속 하되 선행상표 발견시 선행상표권자에게 이를 통지하여 추후 이의신청의 기회를 제공 | 등록요건과 부등록요건을 모두 심사하고, 선행상표를 거절이유로 인용할 수 있음. 선행상표 발견시 선행상표권자에게 이를 통지하지 않음 | |||
빠른 심사 방법 | 가속심사제도 이용시 10일 내에 심사 결과 받게 됨 | 우선심사 | |||
이의신청 | 공고 후 3개월 | 공고 후 2개월 | |||
심사~등록 기간 | 출원일로부터 25년 | 설정등록일로부터 20년 | |||
연차료 | 6개월 (이의신청이 제기되지 않는 경우) | 1차 심사결과까지 평균 6개월 소요 |
영국에서 특허는 5년 동안 지속됨. 그 후에도 계속 유효하려면 매년 갱신이 필요하며, 최대 20년까지 갱신이 가능함.
영국에서 특허 등록을 받을 수 있는 사항은 다음의 요건을 충족해야 함.
(ⅰ) 신규성 있는 것. 전 세계 어디에서도 공개되지 않은 것이어야 함. (예를 들어 출판물에 포함 된 내용은등록 불가)
(ⅱ) 창의적인 것. (예를 들어 이미 존재하는 창작물은 등록 불가)
(ⅲ) 만들어서 사용할 수 있는 것. 기술적인 프로세스를 통해 수행할 수 있는 방법
컴퓨터 소프트웨어의 경우 기술적 목적을 지닌 소프트웨어만 특허를 받을 수 있음. 예를 들어, 무인 자동차를제어하는 소프트웨어는 특허를 받을 수 있지만 체스 게임 앱은 특허를 받을 수 없음. 신청인의 발명품이소프트웨어인 경우 특허를 받을 수 있는지 여부에 대해 변리사 등 전문가의 조언이 필요할 수 있음.
영국에서 특허로 등록 받을 수 없는 사항은 다음과 같음.
부동록 사유 | |||||
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문학, 연극, 음악 또는 예술 작품 | |||||
사업을 하는 방법, 게임을 하는 방법, 생각하는 방법 | |||||
의학적 치료 또는 진단 방법 | |||||
발견, 과학 이론 또는 수학적 방법 | |||||
정보가 제시되는 방식 | |||||
동물 교배 또는 다양한 식물과 같은 ‘본질적인 생물학적’ 과정 | |||||
‘비기술적’ 목적을 가진 소프트웨어 |
발명자, 발명자의 고용인, 해당 발명을 상속받거나 구입한 자는 해당 발명에 대해 출원을 할 수 있음.
특허 출원을 하려면 특허청 서식 1호 <특허등록출원서>를 기재하고, 도면과 상세한 설명, 청구항이 첨부된 명세서를 제출함. 출원서를 접수한 특허청은 출원일과 출원번호가 부여되었음을 알려주는 출원번호통지서를 송부함.
출원인은 출원일로부터 12개월 내에 반드시 Search Report를 특허청에 신청해야 하며, 특허청은 4개월 내에 Search Report를 송부함. 해당 출원은 출원일로부터 18개월 경과시 Search Report와 함께 특허청 공보를 통해 공개되어 제3자에게 특허 정보의 열람이 가능하게 됨.
특허 출원을 하려면 아래 표 8의 구비서류를 제출하여야 함.
수수료는 영국 파운드화로 납부해야 하며, 수수료 전액은 수수료 납부에 관한 서식의 제출과 함께 납부해야 하며, 출원번호, 출원인 성명, 수수료 납부의 유형을 표시해야 함
[표 8] 특허출원 구비서류 | |||||
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항목 | 내용 | ||||
특허등록출원서 | 발명의 명칭, 출원인, 발명자, 대리인에 관한 인적 사항, 우선권 정보, 분할 출원 정보, 발명자 진술, 수수료에 관하여 기재하도록 함. | ||||
명세서 | 명세서는 ‘발명의 상세한 설명’, ‘도면’, ‘청구항’, ‘요약서’로 이루어짐. | ||||
위임장 | 변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 함. | ||||
발명자 진술서 | 출원인이 발명자가 아닌 경우 제출해야 하는 서식으로, 출원인이 발명자로부터 어떻게 발명을 양도(예를 들어, 직무발명, 계약, 양도 등) 받았는지를 진술하여야 함. 발명자 진술서는 출원일 또는 우선일로부터 16개월 내에 제출하여야 함. |
출원인은 출원 후 12개월 이전까지 청구항 또는 요약서 등 출원명세서에 대해 보정을 할 수 있음. 12개월 이후에는 보정이 허용되지 않음.
분할 출원은 출원일로부터 54개월의 기한 내에 언제든지 가능함. 상기 54개월은 출원에 대한 심사 결과 등록 또는 거절이 결정되어야 하는 최종 기한임.
영국은 파리조약에 의한 출원이 아닌 PCT 국제출원의 국내단계 진입을 통한 출원도 가능함. 영국 국내단계 진입 출원의 요건과 절차를 다음과 같이 간략하게 살펴봄.
PCT 제22조(3) 및 PCT 제39조(1)(b)에 따라 우선일로부터 31개월 내에 진입할 수 있음. 진입시 필요한 국제출원의 번역문 언어는 영어임.
국내단계를 개시할 때, 출원수수료를 납부한 직후 방식심사가 진행되며, 기한 내에 Search Report를 신청해야 함. 국제사무국이 국제출원을 영어로 공개하지 않은 경우, 영국 특허청은 출원인이 제출한 영어 번역문을 직권으로 공개함. 출원인은 번역문 공개를 위해 서면 신청서를 제출하고 공개료를 납부해야 함 공개 신청은 국내단계 개시 후 언제든지 제출할 수 있지만, 국내단계를 개시할 때 공개를 신청하는 것이 바람직함.
특허청의 명시적인 요구가 있을 경우, 출원인은 그러한 요구로부터 2개월 내에 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 포함된 인용문헌 또는 인용문헌 일부에 대한 영어 번역문을 제출해야 함 번역문 제출을 위한 서식은 없으며, 특허청이 합당하다고 생각하는 경우 이러한 2개월 기한은 연장될 수 있음.
출원인은 보정을 할 수 있으나, 명세서에 신규사항(new matter)이 추가되어서는 안됨. 출원인은 출원서류나 출원과 관련하여 제출된 서류에 포함된 번역문 또는 사본의 오류나 특허청의 실수에 대한 정정을 언제라도 신청할 수 있음.
Search Report는 출원된 발명의 선행기술을 조사하는 것으로, 조사된 선행기술을 바탕으로 특허 등록의 요건인 신규성, 진보성을 판단하기 위한 리포트임. Search Report 신청을 접수하게 되면 특허청은 선행기술 조사에 착수하여 그 결과를 선행문헌 사본과 함께 출원인에게 송부하며, Search Report 발행은 Search Report 신청 후 4개월 내에 이루어짐. Search Report 신청은 늦어도 출원일로부터 12개월 안에 이루어져야 하며, 신청하지 않은 경우 해당 출원은 취하 간주됨. 해당 출원이 우선권을 수반한 경우, Search Report 신청 기한은 영국 출원일로부터 2개월 또는 우선일로부터 12개월 중 더 늦은 날까지 가능함.
방식 심사는 해당 출원이 공개를 위한 형식적인 요건에 결격 사유가 있는지를 심사하는 것이며, 결격 사유가 있을 경우 출원인은 이에 대해 반드시 보정을 하여야 함. 만약 그러한 결격 사유가 치유되지 않으면 특허청은 해당 출원의 공개 절차를 이행할 수 없고, 해당 출원은 취하 간주됨.
방식 심사는 출원 수수료가 납부되어야 착수되며 1개월 내에 완료됨. 따라서, 출원 수수료가 Search Report 신청료와 함께 납부될 경우, 특허청은 방식 심사를 완료한 후 선행기술 조사에 착수함.
발명이 특허로 등록되려면 다음과 같은 요건에 부합하여야 함.
① 신규성 (Novelty)
발명이 종래 기술의 일부를 형성하지 않는다면 그 발명은 신규한 것으로 간주됨. 종래 기술이란, 해당 발명의 우선일 이전에 서면이나 구두 또는 임의의 다른 방식으로(영국 내에서든 아니든 간에) 공공에 이용가능하게 된 모든 것(제품, 방법, 이들에 대한 정보, 그 밖의 어느 것이든)을 포함.
② 진보성 (Inventive Step)
종래 기술의 일부를 형성하는 것에 관해 해당 기술 분야에 숙련된 자에게 자명한 것이 아니라면 진보성이 있는 것으로 간주함.
③ 산업상 이용가능성 (Industrial Application)
농업을 포함한 임의의 산업에서 사용하거나 이루어질 수 있는 경우 산업상 이용가능성이 있는 출원으로 간주함.
즉, 발명은 새로운 것이어야 하며, 진보성이 있어야 하고, 산업상 이용 가능한 것이어야 함.
특허 출원 후, 출원인은 출원일로부터 12개월 내에 반드시 Search Report를 특허청에 요청해야 하며, 특허청은 Search Report 신청서 접수 후 1개월 내에 방식 심사를 완료하며, 4개월 내에 해당 발명에 대해 Search를 수행한 후 출원인에게 결과물인 Search Report를 송부함.
출원인이 출원 취하를 요청하지 않는 한, 해당 출원은 출원일로부터 18개월 경과시 Search Report와 함께 공개됨.
출원인은 공개일로부터 6개월 내에 반드시 소정의 요금과 더불어 심사청구를 하여야 함. 특허청은 심사청구 요청이 접수된 출원을 심사하여, 특허 등록 결격사유가 발견된 경우 1차 심사보고서를 출원인에게 송부함. 출원인은 심사관이 제기한 거절이유에 대해 답변서를 제출할 수 있으며, 특허청은 추가 심사보고서를 송부할 수 있음. 반면, 심사 결과 등록 요건이 충족될 경우 특허청은 등록 허여된 특허에 대한 등록증을 출원인에게 송부함.
일반적으로 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되며, 출원일로부터 54개월의 기한 내에 해당 출원의 등록 또는 거절이 결정되어야 함.
출원인은 공개일로부터 6개월 내에 반드시 심사청구서를 해야 하며, 심사청구를 하지 않을 경우 해당 출원은 취하 간주됨.
Search Report 요청시 심사청구도 함께 할 수 있음. 만약 출원인이 Search Report 신청서과 심사청구서를 같은 날에 제출한 경우, 특허청은 출원인이 별도의 의사 표현을 하지 않는 한, 출원인이 Search 및 심사 통합 청구(combined search and examination)를 원하는 것으로 간주함.
Search 및 심사 통합 청구는 선행기술조사와 동시에 실체심사가 이루어짐을 의미하며, 이 경우 출원인은 선행기술 결과인 Search Report와 심사결과보고서를 함게 받게 됨.
[표 9] Search 및 심사 통합 청구의 장점 및 단점 | |
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장점 | 단점 |
1) 특허 등록 시기를 앞당길 수 있음 2) 출원 공개 이전에 명세서, 특히 청구항을 보정할 기회 3) 심사 결과 특허 등록이 어려운 발명으로 드러난 경우, 공개 이전에 취하할 수 있음 |
1) Search Report에 인용된 문헌에 비추어 보아 출원된 발명이 신규성을 충족하지 못하는 경우, 이미 진행된 심사청구에 대한 수수료는 환불을 요구할 수 없음. 2) 심사 시기에 공개 준비 과정 중에 있는 관련문헌은 선행기술 검색에서 발견되지 않음. 3) 신규성이나 진보성에 관련된 문헌일 경우 나중에 특허 등록을 막는 중대한 거절이유가 될 수 있음. |
Search 및 심사 통합 청구 후, 출원인은 특허청에게 선행기술조사와 심사에 대해 별도로 진행할 것을 서면으로 요청할 수 있음. Search 결과, 특허 등록이 힘든 것으로 판단이 되고, 심사보고서가 아직 작성되기 이전이라면, 출원인은 심사청구를 취하하고 납부한 심사청구료를 환불 받을 수 있음.
특허청은 심사청구 요청이 접수된 순서대로 출원을 심사하며, 단 공개 후 3개월까지는 해당 출원에 대해 등록을 허용하지 않음. 이는 공개된 출원에 대해 제3자의 의견 또는 정보 제공이 접수될 수 있으며, 이러한 의견은 해당 출원과 유사한 선행 특허의 존재 확인에 도움이 되기 때문임.
심사 결과, 해당 출원이 등록 요건을 충족하지 못할 경우, 등록 거절 이유를 설명하는 심사보고서를 출원인에게 송부함. 출원인은 심사관이 제기한 거절이유에 동의하지 않는다면, 거절이유가 부당함을 주장하는 답변서를 4개월 내에 제출할 수 있음. 답변서에 대한 재심 결과 특허청은 추가 심사보고서를 송부할 수 있고, 이러한 답변과 재심은 해당 출원이 등록 또는 거절될 때까지 계속 될 수 있음. 보통 심사청구 후 1차 심사보고서 접수까지는 12개월 이상의 기간이 소요됨.
① Search Report의 조기 신청
특허청은 보통 Search Report 신청일로부터 4개월 내에 선행기술조사를 완료함. 만약 출원인이 특정 기한 내에 Search Report가 완료되기를 원한다면, 특허청에게 해당 이유를 알려주고 조속한 리포트 송부를 부탁할 수 있음. 특허청은 해당 이유가 설득력이 있다면 최선을 다해 기한을 맞추도록 함.
또한, 출원인은 출원과 동시에 또는 출원 직후에 Search Report를 요청함으로써 특허청의 Search Report 작성 시기를 앞당길 수 있음.
② 조기 공개
조기 공개로 심사를 앞당길 수 있지만, 조기 공개로 인한 불이익이 있을 수 있으므로 사전에 전문가의 충분한 자문이 요구됨.
③ 조기 심사
특허청에 조기 심사를 요청하려면 출원인은 조기 심사를 받아야 할 이유를 제시하여야 함. 출원인이 설명한 이유가 타당하다면, 특허청은 해당 출원의 심사에 착수하여 8주 내에 심사를 완료함.
④ 특허심사 하이웨이
영국 특허청은, 한국, 미국 및 일본 등과 특허심사 하이웨이(PPH: The Patent Prosecution Highway)를 시행하기로 합의하였음. 영국 또는 한국, 미국, 일본의 특허심사 결과가 인정되면, 출원인은 상대 청에 출원한 특허에 대해 PPH를 신청하여 우선 심사 혜택을 받을 수 있음.
심사 결과 1977년 특허법 및 특허 2007년 시행규칙에 의한 등록 요건이 충족될 경우, 특허청은 등록을 허여 최종 명세서를 공고 공보에 게재하고, 공고 후 특허 등록증을 출원인에게 송부함. 별도의 등록료 납부는 없음.
일반적으로 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되지만, 특허법에 의하여 출원일로부터 54개월의 기한 내에는 반드시 해당 출원에 대해 등록 또는 거절이 결정되어야 함.
특허는 유형의 재산권과 마찬가지로 재산권의 일종이기 때문에, 일반적으로 특허의 소유자는 그 특허를 사용하는 방식에 대하여 결정할 수 있음. 특허권으로부터 이익을 얻는 가장 통상적인 방식은 다음과 같음.
① 특허권자 스스로 특허 발명을 제조하는 것.
② 제조자에게 하청을 주고 그 제품의 판매로부터 수익을 취하는 것.
③ 일시불(one-off payment)을 받고 특허권를 완전히 판매(양도)하는 것.
④ 타인에게 실시료를 대가로 특허권의 실시권을 설정하는 것.
계류중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 공동 소유권자는 다른 공동 소유자의 동의 없이 아래와 같은 권한을 행할 수 없음.
① 계류중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 실시권 허락
② 계류중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 양도
③ 계류중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 지분 저당 설정
④ 특허 명세서 보정
⑤ 특허권 회복 신청
특허권자는 특허청에 서식 28호를 사용하여 특허권자의 특허 하의 실시권이 ‘권리로서’ 이용가능하다는 것을 특허 등록부상에 등재되도록 신청할 수 있음. 이것은 특허권자가 타인이 그 발명의 실시권을 설정하는 것을 거절할 수 없다는 것을 의미함.
특허권을 ‘Licences of Right’로 등록한 후, 특허권으로부터 이익을 얻기 위해 노력하는 동안 계속해서 저비용으로 연차료를 납부할 수 있도록 하기 위하여 연차료는 정상 금액의 절반으로 됨. 특허권자는 나중에 특허청 서식 30호를 사용하여 ‘Licences of Right’ 설정등록을 취소할 수 있지만, 이 등록을 청구하지 않았을 경우에 납부했어야 할 연차료분을 납부하여야 함.
특허권의 존속 기간은 특허권자 또는 대리인에 의한 소정의 갱신료의 납부를 조건으로 특허 출원일로부터 20년간 존속됨.
소정의 갱신료가 납부되지 않은 경우에는, 특허권은 해당 기간의 만료 시에 실효함. 다만, 등록관은 추가 수수료의 납부 및 신청에 의하여 납부 기간의 만료 시부터 6월이 넘지 않는 연장 기간을 부여할 수 있음.
특허․디자인․상표권을 소유한 특허권자가 사망하였다면, 반드시 영국 특허청 등록부에 특허권자의 사망 사실을 기록해야 함 등록부에 사망 기록이 등재되지 않을 경우, 고인의 특허권을 상속 받은 자는 추후 발생할 수 있는 특허 판매 또는 침해 발생에 대한 특허청의 통지를 받지 못함으로써 자산에 불이익을 당할 수 있으며 침해자에게 즉각적인 금지명령을 가할 수 있는 기회를 놓칠 수 있음. 또한, 미등록시에는 등록부에 사망이 등재된 날 이전에 발생된 침해에 대해서는 손해배상금을 청구 할 수 없음.
실시권이란, 특허권자가 특허권을 계속 소유하면서, 실시료를 대가로 하여 특허권자의 특허 제품이나 방법을 이용하거나 판매할 수 있는 권리를 특허권자가 타인에게 이전하는 계약. 이는 특허권자가 아이디어를 스스로 제조하고 매매할 지식이나 자원이 있지 않으면 매우 유용할 수 있음.
실시권 계약서는, 특허권을 이용하는 대가로 특허를 이용하는 자(‘실시권자’)에 의하여 특허권자(‘실시권설정자’)에게 행해져야 할 지급 즉 실시료를 포함하여, 특허를 이용하는 것에 적용되는 조건을 명시하여야 함. 실시권 계약서는 또한 실시권자가 특허권자의 제품을 판매할 지역과 이용분야 및 그 실시권의 유효기간을 나타내야만 함.
실시권은 다음과 같은 형태로 사용될 수 있음.
• 독점적(exclusive): 단독 실시권자가 특허를 이용할 수 있는 권리를 가짐.
• 단독(sole): 단독 실시권자 및 특허 소유자가 특허를 이용할 수 있는 권리를 가짐.
• 비-독점적(non-exclusive): 여러 명의 실시권자가 특허를 이용할 수 있는 권리를 가짐.
• 재실시권(sublicense): 실시권자가 타인이나 기업에게 특허를 사용할 권리에 대한 실시권을 설정함.
특허권자는 실시권 계약서가 법적으로 구속력 있는 문서이기 때문에 모든 면에 대하여 적용된다는 점을 명심하여야 함.
일단 실시권 계약이 체결되면, 특허권자나 실시권자는 가능한 한 신속하게 특허청에 설정하여야 하며 특허청은 그 실시권 약정을 특허등록부(Register of Patents)에 등재함. 특허권자는 어떤 종류의 실시권을 설정하였는지를 기재한 특허청 서식 21호를 제출하여야 함. 특허권자가 이 양식에 서명하면, 특허청은 실시권 계약의 증거로 추가 증거 자료는 요구하지 않을 것.
실시권 계약 체결시에는 각각 특정한 조건과 상황이 있으므로, 정해진 통일화된 계약서 양식이란 것은 없음. 단, 많은 실시권 계약들이 필요한 조항이 빠진 채 체결되는 실수가 종종 있으므로, 특허권자는 계약 조항의 불분명으로 인한 추후 분쟁을 막기 위해서는 다음과 같은 조항들이 계약서에 빠지지 않도록 하는 것이 바람직함.
[표 10] 실시권 계약 체결시 유의할 사항들 | |||||
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유의 사항 | |||||
• 라이센스 양도 기간, 라이센스가 독점인지 아닌지, 또한 양도가 가능한 라이센스인지의 여부 • 판매금이 계약 체결과 동시에 지불하는 일시불 로열티인지 경상(running) 로열티인지의 여부 • 판매 및 대여되는 품목 당 지불하는 로열티 금액을 고정가로 또는, 제조업자의 거래 가격에 따라 정해진 퍼센트로 계산될 것인지의 여부 • 연간 최소 로열티 금액 보장에 합의하며, 이러한 최소한의 로열티가 1년이라도 발생되지 않거나 연체가 된다면 해당 라이센스 계약을 종료하는데 합의 • 로열티 지불 날짜 (일반적으로 4분기 또는 2분기 마다 특허권자에게 지불) • 특허 유지료의 납부 책임 (특허권자 또는 실시권자) • 라이센스 체결에 소요되는 비용은 누가 부담할 것인지의 여부 • 침해가 발생한 경우, 특허권자 또는 실시권자 중 누가 소송 비용을 부담할 것인지의 여부. • 실시권자는 특허의 유효 여부에 대하여 이의를 제기해서는 안됨. • 실시권자가 자의적 또는 타의적으로든 파산한 경우, 라이센스 계약을 종료한다는 조항 • 실시권자는 반드시 모든 물품에 해당 특허 번호를 표기해야 할 의무 조항 |
영국 특허법 제48조는, 특허권의 허여일자로부터 3년의 만료 이후에는 언제라도 누구든지 특허 하의 강제실시권을 특허청에 신청할 수 있다고 규정함.
강제실시권은 누구든지 특허 하의 강제실시권을 신청할 수 있으며, 강제 실시권이 요구될 특허권의 허여 후 3년이 경과한 이후라면 언제든지 이뤄질 수 있음.
영국 특허청에 강제실시권을 신청하기 이전에, 강제실시권 신청자는 특허 하의 실시권을 위해 특허권자에게 합당한 접근을 해야 함
- 특허 출원과 검색 및 심사 시 납부해야 할 특허청 요금은 아래와 같음:
- 이중 출원료는 출원 이후 납부가 가능하나, 늦어도 출원일로부터 12개월 내에는 납부되야 함.
[표 11] 영국 특허 출원 및 심사 비용 | |||||
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특허 출원 관납료 | |||||
*단위: £(GBP) | ₩(KRW) | ||||
기본 출원료 (단독 디자인 출원) | 60 | 96,290 | |||
서치 리포트(Search report) 신청료 | 150 | 240,720 | |||
심사 청구료 | 100 | 160,480 |
※ 참고사항
- 환율 : 1GBP = 1604.8KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림
- 영국 특허청 관납료 자세히 보기 :
https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees
- 일단 등록된 특허는 갱신을 통해 출원일로부터 20년간 권리를 유지할 수 있음
- 갱신수수료, 즉 연차료는 연차에 따라 다르고, 매년 납부하여야 함
- 첫 연차료 기일은 출원일 기준으로 4년째 되는 그달의 마지막 날 예를 들어 출원일이 2023년 4월 15일이라면, 첫 연차료는 2027년 4월 30일까지 납부되어야 함
[표 12] 영국 특허 등록 및 연차료 | |||||
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연차 | 특허 등록 관납료 | *단위: £(GBP) | ₩(KRW) | ||
등록후 5년차 | 70 | 112,340 | |||
등록후 6년차 | 90 | 144,430 | |||
등록후 7년차 | 110 | 176,530 | |||
등록후 8년차 | 130 | 208,620 | |||
등록후 9년차 | 150 | 240,720 | |||
등록후 10년차 | 170 | 272,820 | |||
등록후 11년차 | 190 | 304,910 | |||
등록후 12년차 | 220 | 353,060 | |||
등록후 13년차 | 260 | 417,250 | |||
등록후 14년차 | 300 | 481,440 | |||
등록후 15년차 | 360 | 577,730 | |||
등록후 16년차 | 420 | 674,020 | |||
등록후 17년차 | 470 | 754,260 | |||
등록후 18년차 | 520 | 834,500 | |||
등록후 19년차 | 570 | 914,740 | |||
등록후 20년차 | 610 | 978,930 |
※ 참고사항
- 환율 : 1GBP = 1604.8KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림
• 2021년 1월 1일 이후에는 더 이상 EU 상표와 디자인에 EU공동체 관련법이 아닌 해당 영국법이 적용
• 2021년 1월 1일부로 권리자의 별도조치 없이 영국 내 권리(국제등록도 영국 국내 권리로 전환됨)가자동으로 생성됨.
• 기존 유럽에서 사용한 등록번호와 다른 별도의 영국 등록번호가 생성됨. 따로 영국의 등록증이 발급되지 않으므로 권리의 세부사항은 영국지식재산청(UKIPO) 홈페이지에서 확인이 필요함.
• 더 이상 영국 내에서 보호받기를 원하지 않는다면 2021년 1월 1일 이후에 자동승계 되는 상표나 디자인에 대하여 영국지식재산청에 적용예외(Opt-out)를 신청 하실 수 있음. 이때 자동승계 된 권리의적용예외는 '21년 1월 1일로 소급하여 소멸함.
[표 13] 브렉시트 이후 달라지는 디자인 제도 예시 *출처 : 특허청 | |||
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기존 | 변경 | ||
등록공동체디자인 Registered Community Design |
RCD 004048098-004 | 재등록 디자인 Re-registered UK Design |
UKD 9004048098-004 |
헤이그협정을 통한 국제디자인 International Design |
DM/069040 | 재등록 국제디자인 Re-registered UK International Design |
UKID 80694000010000 |
• 영국에서는 EU 디자이너가 EU국가에서 실시하는 디자인에 대하여 등록을 받지 않더라도, 3차원 물품형태와 구성에 대해서는 15년 동안, 일반 공중이 이용 가능하도록 최초로 공개된 2차원·3차원의미등록 디자인에 대해서는 3년 동안 보호가 가능함.
• 그러나 2021년 1월 1일 이후에는 영국이나 적격국가* 디자이너에 의한 영국이나 적격국가에서의 공개로 상기 요건이 변경됨. 즉, 새롭게 창작된 디자인에 대하여 영국 또는 적격국가가 아닌 EU 국가에서 공개 하게 되면 영국에서는 더 이상 미등록디자인으로 보호받을 수 없습니다. 영국법에 따른미등록디자인으로써 보호받으려면 반드시 영국 또는 적격국가에서 공개하여야 합니다.
*적격국가 : UK와 미등록디자인의 상호 보호 합의국 (영국령, 뉴질랜드, 홍콩 등)
*출처 : 특허청
영국 특허법에서 언급하는 디자인이란, 물품 또는 물품 일부의 외관에 부여되는 권리임. 디자인은 그러한 물품의 기능 또는 작동에는 상관이 없으며, 물품의 독창적인 특성으로부터 초래된 외관에만 관여함.독창적인 특성은 선, 윤곽, 색, 형상, 질감 또는 소재로 나타날 수 있음.
디자인의 종류에는 미등록 디자인권(Design Right), 유럽공동체 등록디자인 (RCD: RegisteredCommunity Design), 유럽공동체 미등록디자인 (Unregistered Community Design) 등이 있음.
이와 같은 디자인으로 등록되기 위해서는 아래와 같은 요건이 충족되어야 함.
(ⅰ) 신규성(new) : 대중에게 이미 알려진 어떠한 디자인과도 동일해서는 안 된다. 한마디로, 출 원된 디자인은 ‘데자뷰(deja vu)' 같은 느낌을 주어서는 안 됨.
(ⅱ) 개별적 특징 (individual in character) : 디자인이 당업자(informed user)1)에게 주는 전체적인 인상은이전의 어떠한 디자인과도 달라야 함. 개별적 특징의 정도를 결정할 때, 디자이너의 자유로 운 창작성이 고려되어야 함.
다음과 같은 디자인은 등록될 수 없음
[표 14] 영국의 디자인 부등록 사유 | |
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부등록 사유 | 예시 |
디자인이 대중에게 최초 공개된 날로부터 12개월이 경과되었을 경우 | |
오로지 제품의 기능적인 작용으로만 이루어진 디자인 | |
정상 사용시 보이지 않는 복잡한 제품의 부품으로 이루어진 디자인 | 차량 엔진의 스패어 부품 또는 컴퓨터에 내장된 부품 등 |
공공질서나 도덕에 반하는 디자인 | |
국가 상징, 국기, 국제적인 인장이 포함된 디자인 |
디자인이 시장성 등의 평가를 목적으로 대중에게 공개되었다면, 해당 디자인은 공개된 시점부터 1년까지는 미등록 디자인권으로 보호를 받음. 만약 등록디자인으로의 보호를 원한다면, 최초 공개 시점부터 12개월 내에 등록디자인 출원을 하여야 함.
디자인의 창작자, 창작자의 고용인(직무 발명), 또는 계약에 의해 창작된 디자인을 구입한 자는 해당 디자인에 대해 출원을 할 수 있음.
등록디자인 출원을 하려면, 서식 ‘DF2A'을 작성한 후 출원 수수료와 디자인 도면 (또는 사진)을 동봉하여 특허청에 제출함. 출원 수수료는 출원시에 납부되어야 하며, 추후 납부는 허용되지 않음. 일단 신청이 이루어지면 접수 확인과 함께 1주일 내에 출원번호통지서가 송부됨.
하나의 출원서에 복수개의 디자인 출원이 가능함.
① 서식 DF2A <디자인등록출원서>
출원인, 대리인, 등록하려는 디자인 개수, 수수료에 관하여 기재하도록 함.
※ 서식 DF2B <디자인추가등록출원서>
이미 출원된 디자인에 추가하고 싶은 디자인이 있는 경우에는 서식 DF2B로 출원서를 작성하여야 함.
② 도면 또는 사진 1부
③ 위임장
변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 함.
일반적으로 출원서 접수 후 3개월 내에 특허청의 심사가 이루어짐. 심사 결과 거절이유가 발견되지 않으면 등록결정서를, 거절이유가 발견되면 심사리포트를 출원인에게 송부. 출원인은 심사리포트에 기재된 거절이유에 대한 답변서를 2개월 내에 제출하여야 함. 특허청의 거절이유를 극복하지 못하거나, 답변서를 제출하지 못한 경우 해당 출원은 거절이 되고 이에 대한 불복심판이 접수되지 않는 한, 해당 출원은 취하 간주됨.
제출된 답변서를 통해 거절이유가 극복이 된 경우, 해당 디자인은 공고 공보에 게재되며, 출원인에게 등록증이 송부됨.
일반적으로 디자인 출원에서 심사 및 등록까지는 5~6개월 정도의 기간이 소요되며, 거절이유가 발견된 경우는 그 이상의 기간이 소요됨.
2006년 10월부터 시행된 디자인 개정법의 심사기준에 따라, 2006년 10월 1일부터 출원된 디자인에 대해서는 선행디자인과의 유사 여부에 대한 심사(신규성)를 하지 않음. 특허와 달리, 선행기술 검색도 이루어지지 않음. 이로써 디자인 등록 심사는 거의 형식 심사에 다름이 없게 되었고, 등록까지의 기간도 단축됨. 등록된 디자인과 유사한 선행디자인의 소유자은 추후 해당 디자인의 공고시 무효 소송을 제기할 수 있음.
심사관의 거절 이유가 타당하지 않다고 판단될 경우, 출원인은 거절이유의 부당함에 대해 심사관을 설득하거나 또는 기타 다른 방법으로 거절이유를 극복하여야 함. 특허청은 이러한 극복에 필요한 기간을 최고 12개월까지 허용.
출원인은 전화 또는 서면으로 심사관에게 의견을 피력할 수 있으며, 심사관은 디자인의 보정 등의 방법으로 거절이유 해소를 제안할 수 있음.
또한, 출원인은 디자인 등록부의 상급 심사관인 심판관(hearing officer)에게 심리(hearing)를 요청할 수 있음. 출원인은 심리를 통해 자신의 의견을 피력할 수 있으며, 해당 건의 등록결정 유무는 본 심리에서 결정됨.
디자인 출원에 대한 심사 결과 등록결정이 내려진 디자인은 등록일로부터 약 3주 후 특허디자인 공보에 게재되고 등록증이 발행됨. 별도의 등록료 납부는 없음.
등록에 따른 디자인의 공고를 원하지 않을 경우, 특허청에 소정의 요금을 납부함으로써 최고 1년까지 공고를 지연시킬 수 있음.
일단 디자인 출원이 공고 결정되면, 특허청은 공고 공보 게재 후 출원과 관련된 모든 서류의 열람이 가능하도록 관련 서류의 전자화 작업에 착수함. 이러한 서류에는 출원인이 그 동안 제출했던 증거 또는 전시 자료도 포함됨. 만약 출원인이 제3자에게 공개되기를 원치 않는 정보가 있다면 해당 자료의 제출시 또는 제출 후 14일 이내에 해당 자료에 대한 비공개를 요청해야 함 요청 이유가 타당하다면 특허청은 비공개 요청에 따라 해당 자료는 공개하지 않음.
등록디자인권자는 자신의 디자인권을 타인에게 양도, 판매하거나, 타인이 사용하도록 실시권을 줄 수 있음. 또한, 해당 디자인 등록을 취소할 수 있음.
등록디자인이란 물품의 외관을 보호하기 위해 부여되는 권리.
등록디자인은 제품의 형상, 제품에 부착된 장식 또는 이 둘의 조합(예를 들어, 특별한 문양이 새겨진 찻주전자)의 형태가 될 수 있음.
등록디자인의 보호 지역은 영국과 맨섬(Isle of Man)이며, 5년 단위로 권리 갱신을 통해 최고 25년까지 보호될 수 있음. 등록디자인은 자동적으로 부여되는 권리가 아니므로 특허청에 소정의 요금을 납부하여 등록 신청을 하여야 함. 마케팅 등의 목적으로 디자인이 공개되었다 하더라도 1년의 출원 유예 기간을 가질 수 있음. 즉, 공개된 시점부터 1년 내에 특허청에 출원을 하면 등록디자인으로 보호를 받을 수 있게 됨.
영국의 ‘1988년 저작권, 디자인 및 특허법’은 타인에 의한 디자인 복제를 허용하지 않음. 미등록 디자인권은 이러한 무단복제에 대한 배타적인 권리로, 디자인 등록을 하지 않더라도 자동으로 부여되는 권리. 그러나, 미등록 디자인권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되며, 카펫 디자인 또는 벽지와 같은 2D 패턴 또는 제품의 표면 장식은 보호가 되지 않는 불완전한 권리. 또한 ‘독점적인 상업적 이용’의 확대 및 보호 기간 연장을 위해서는 등록디자인으로 출원하여 등록을 받는 것이 중요. 영국의 미등록 디자인권은 디자인을 만든 날로부터 15년간 보호를 받을 수 있음.
유럽공동체 등록디자인은 모든 유럽연합 회원국에서 보호를 받음. 영국의 등록디자인과 마찬가지로 5년 단위로 권리 갱신을 하여 최고 25년까지 권리를 보호 받을 수 있음. 유럽공동체 등록디자인은 유럽상표청(OHIM)을 통해 신청이 이루어짐.
유럽공동체 미등록디자인은 디자인 복제로부터 창작자를 보호하기 위한 권리. 영국의 미등록 디자인권과 달리, 모든 제품에 대해 보호가 가능하며, 디자인이 만들어진 날로부터 3년간 모든 유럽연합국에서 보호를 받을 수 있음. 영국의 미등록 디자인권과 마찬가지로 자동적으로 부여되는 권리.
[표 13] 영국 특허 출원 및 심사 비용 | |||||
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등록디자인 | 미등록 디자인권 | ||||
보호 방법 | 특허청 등록을 통하여 | 자동적으로 부여되는 권리 | |||
보호 기간 | 출원일로부터 25년 | 디자인이 처음 만들어진 날로부터 15년 또는 마케팅 된 날로부터 10년 | |||
보호 형태 | 독점권 부여 | 타인의 무단복제에 대한 배타적 권리 | |||
권리 갱신 | 5년마다 권리 갱신이 요구됨 | 없음 | |||
보호 대상 | 디자인의 전체적인 모습 | 3D 형상만 보호 | |||
독창성 | 반드시 새로운 것이어야 하며(즉, 기존의 디자인과 동일하거나 유사하지 않아야 함), 개별적 특징이 있어야 함 | 반드시 모방이 아닌 순수 창작물이야 하며 일상적인 흔한 디자인이 아니어야 함 | |||
비용 | 등록 신청시 60파운드 납부 | 없음 | |||
권리 주장 | 침해시 디자인이 무단복제 되었음을 증명할 필요가 없음 | 침해시 디자인이 무단복제 되었음을 직접 증명해야 함 | |||
판매 가능 | 가능 | 가능 | |||
해외에서의 보호 | 해외에서도 권리 보호 가능 | 영국에서만 보호 인정 |
[표 14] 영국 디자인 출원 및 심사 비용 | |||||
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특허 출원 관납료 | |||||
*단위: £(GBP) | ₩(KRW) | ||||
기본 출원료 (단독 디자인 출원) | 60 | 96,290 | |||
추가 디자인 1개당 | 40 | 64,190 | |||
다류 출원 | 40 | 64,190 |
※ 참고사항
- 환율 : 1GBP = 1604.8KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림
- 출원 수수료는 어떠한 이유에서든 환불이 되지 않음
- 영국 특허청 관납료 자세히 보기 :
https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees
- 등록 디자인의 권리 보호 기간은 출원일로부터 25년으로, 5년마다 갱신 수수료(연차료)를 납부하여야 권리가 유지됨
- 정상 기한 내에 연차료가 납부되지 못한 경우, 6개월의 유예기간 동안 납부할 수 있음. 이 경우 유예기간 중 첫 1개월은 가산료가 없지만, 이후에는 1개월마다 24파운드의 가산료를 추가로 납부하여야 함. 이 추납 기간 내에도 연차료가 납부되지 않을 경우 해당 디자인등록권은 소멸 됨
- 연차료는 등록일을 기준으로 5년마다 납부해야 하며, 특허청의 연차료 금액은 아래와 같음
[표 15] 영국 특허 등록 및 연차료 | ||
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회차 (연차) | 특허 관납료 | *단위: £(GBP) | ₩(KRW) |
등록후 1~5년차 | 70 | 112,340 |
등록후 6~10년차 | 90 | 144,430 |
등록후 11~15년차 | 110 | 176,530 |
등록후 16~20년차 | 130 | 208,620 |
등록후 21~25년차 | 140 | 224,670 |
※ 참고사항
- 환율 : 1GBP = 1604.8KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림
영국이 유럽연합을 탈퇴하는 브렉시트를 감행하면서, 기존 EU지식재산청(EUIPO) 제도권 밖으로 이탈하게됨. 결과적으로는 이같은 결정에 크게 영향을 받지 않음. 법 적용 측면에서 보면, 브렉시트 이후 영국에서는 더 이상 유럽연합 상표와 디자인에 EU공동체 관련법이아닌 해당 영국법이 적용됨. 따라서 유럽 상표의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않음.
(EU상표, 등록공동체디자인, EU를 지정한 국제등록)
• 2021년 1월 1일부로 권리자의 별도조치 없이 영국 내 권리(국제등록도 영국 국내 권리로 전환됨)가 자동으로 생성됨.
• 기존 유럽에서 사용한 등록번호와 다른 별도의 영국 등록번호가 생성됨. 따로 영국의 등록증이 발급되지않으므로 권리의 세부사항은 영국지식재산청(UKIPO) 홈페이지에서 확인이 필요함.
• 더 이상 영국 내에서 보호받기를 원하지 않을 경우 2021년 1월 1일 이후에 자동승계 되는 상표나 디자인에대하여 영국지식재산청에 적용예외(Opt-out)를 신청 할 수 있음. 이때 자동승계 된 권리의 적용예외는'21년 1월 1일로 소급하여 소멸함.
[표 18] 브렉시트 이후 달라지는 상표 제도 예시 | |||
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기존 | 변경 | ||
EU상표 | 000025197 | UK상표 Comparable UK trade mark |
UK00900025197 |
마드리드의정서를 통한 국제상표 |
017867542 | UK상표 Comparable UK trade mark |
UK00817867542 |
• 영국 내 권리는 영국지식재산청의 통지에 따라 납부기간 내에 영국지식재산청으로 갱신해야 함.
영국의 특허법상 상표는 증명표장과 단체표장으로 나뉨. 이와 같은 상표로 등록되려면 아래의 요건에 충족되어야 함.
(ⅰ)등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 식별력이 있어야 함.
(ⅱ)등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 또는 이와 유사한 부문에서 등록하고자 하는 표장과 동일하거나유사한 선행 등록 상표가 없어야 함.
다음과 같은 표장은 상표로 등록될 수 없음.
[표 19] 영국 상표 부등록 사유 및 예시 | |
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부등록 사유 | 예시 |
모욕적인 내용 | 욕설, 선정적 이미지 |
당업계에서 관련된 상품이나 서비스를 설명하는 단어 | ‘cotton’이란 단어는 면직물 회사의 상표가 될 수 없음 |
상품 또는 서비스의 품질을 오인하게 만드는 단어나 문구가 내재 되어 있어서는 안 됨 | 유기농이 아닌 상품에 '유기농'이란 단어를 사용 |
공공이 사용하여 지극히 일반적인 말 | '우리가 선도합니다' |
법령이나 규정에 어긋나는 표장 | 불법마약사용을 조장하는 단어 |
신청자가 상품 또는 서비스와 관련된 일반적인 표장 | 사과를 판매하는 경우 사과 모양을 상표로 등록할 수 없음 |
영국 왕실, 여왕, 왕가 깃발로 구성되거나 이와 유사한 표장 | |
영국 국기, 국가, 국제기구 또는 조약의 국기 및 문장 | |
국제적인 보호 표시 | 적십자, 올림픽 심벌 |
등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 또는 이와 유사한 부문에서 선등록상표와 동일 또는 유사한 표장
(동일한 상표라도 보호받고자 하는 상품과 서비스 부분이 아주 다르 다면 등록이 가능함 이외에도, 일반인에게 상표로 보이지 않는 아래와 것으로만 이루어진 상표 또한 거절이 될 수 있음) |
과자류와 자동차류 |
이상한 활자체로 된 표장 | |
색채로만 이루어진 표장 | |
철자법이 틀린 단어로 이루어진 표장 | 'xtra', 'fone' 등 |
인터넷 도메인명으로 이루어진 표장 | '.com', 'co.uk' 등 |
상표란 타인의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 식별력을 가진 임의의 표시(표장)을 의미함. 상표는 문자(사람 이름 포함), 로고, 도안, 숫자 또는 이들의 조합으로 구성될 수 있음.
광대한 상품과 서비스를 대상으로 한 ‘보통’ 상표는 표장의 소유권자와 해당 상품 또는 서비스를 연관시키는 기능을 함. 그러나 이러한 보통 상표의 기능을 갖지 않는 상표가 있는데, 이를 ‘증명 표장’ 또는 ‘단체 표장’이라고 함.
① 증명 표장
증명표장은 표장이 사용된 상품 또는 서비스가 표장의 소유자에 의해 상품의 태생, 재료, 제조방식 또는 서비스의 수행, 품질, 정밀도 또는 다른 특성에 대해 증명되는 특정 표장을 말함. 주로 민간 단체, 정부 기관, 기술 협회 등과 같은 기관에서 증명 표장을 등록하여 사용함. 단체 표장처럼 출원인이 법인 또는 협회이어야 한다는 규정은 없으나, 주로 상품 또는 서비스의 품질과 수준을 모니터링 하는 단체나 협회에 의해 많이 사용됨.
② 단체 표장
표장의 소유자가 1명이 아닌 협회 구성원 전체가 직접 사용하기 위한 표장으로, 구성원의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 표장. 단체 또는 협회만이 단체 표장의 출원인 자격을 갖음.
증명 표장과 단체 표장을 등록 하려면 해당 표장의 사용에 관한 정관을 제출하여야 함. 보통 상표의 상표권자 마찬가지로 증명 표장과 단체 표장의 소유자도 침해에 대해 법적으로 대응할 권리를 갖음.
상표 출원을 하려면 특허청 서식 TM3 양식을 기재하여 서면으로 제출하거나 온라인으로 출원서를 송부함. 출원과 동시에 출원 수수료를 납부하지 않은 경우, 특허청은 출원인에게 요금 지불을 요청하게 되며, 출원인은 요청일로부터 2개월 내에 납부하여야 함. 출원 수수료를 납부하지 않으면 해당 출원은 취하 간주됨. 출원번호통지서는 출원서 접수 후 약 6일 뒤 발행됨.
① 서식 TM3 <상표등록출원서>
출원인, 대리인, 우선권 정보, 수수료, 상표명, 지정상품 리스트, 표장의 색채․3차원․소리 유무 등 에 관하여 기재하도록 함.
② 위임장
변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 함.
출원인은 등록하고자 하는 표장을 어떤 상품 또는 서비스에서 사용하고자 하는지를 정해야 함 이렇게 지정된 상품을 ‘지정상품’이라고 함. 이러한 지정상품 또는 서비스업은 동일 또는 유사한 분야별로 분류되어 있는데, 이를 ‘상품 분류’라고 함. 출원인은 상표 출원시 사용하기를 원하는 지정상품 또는 서비스업 목록과 이에 해당하는 상품 분류를 기재하여야 함.
대부분의 국가와 마찬가지로 영국은 니스국제분류를 채택함. 현재 니스 12판까지 발간된 국제분류는 총 45개 분류의 상품(Goods) 및 서비스업(Services)로 이루어짐. 분류 구분은 아래와 같음.
•상품 (1-34류)
•서비스업 (35-45류)
마드리드 협정이 가지고 있는 여러 문제점을 해결하고 탄력적인 국제등록제도를 창설할 목적으로 마련된 제도로, 마드리드 의정서는 1989년 6월 27일 채택되고 1995년 12월 1일에 발표, 1996년 4월 1일부터 시행에 들어감.
마드리드 의정서의 공식명칭은 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)’이며, 영국은 1995년 12월에 가입. 마드리드 의정서 가입국의 상표 등록권자는 WIPO를 통해 마드리드 의정서 가입국을 대상으로 국제 상표 등록을 신청할 수 있으며,
이때 영국을 지정국 관청으로 “지정”하게 되면 해당 국제 상표는 영국 특허청에 제출된 자국민의 상표 심사와 동일한 기준으로 등록 여부에 대한 심사를 받게 됨. 지정국 관청에서 국제출원을 심사하고 심사 결과 거절이유를 발견한 경우에는 국제등록일부터 12개월(18개월까지 연장 선언 가능) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 하고, 국제사무국에 대한 거절통지가 없을 때에는 지정국은 그 지정국에 등록된 것과 동일한 효력을 당해 표장에 부여하여야 함.
마드리드 의정서는 ‘다국가 1출원 시스템으로’, 1개의 언어로 작성된 1개의 국제출원을 1개의 본국관청에 제출하고 1회의 수수료를 납부함으로써 1개의 번호로 된 1개의 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받으며, 1번의 갱신절차에 의하여 갱신을 하는 특징을 가지고 있음.
[표 16] 마드리드 의정서 vs 개별국 출원 절차의 비교 | |||||
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통상의 개별국 출원 절차 | 마드리드 체제에 의한 출원절차 | ||||
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∙ 각국별 언어로 출원서 작성 ∙ 각국별 출원절차 |
∙ 영어 또는 불어로 출원서 작성 ∙ 1의 출원절차 |
심사관은 상표 출원에 대한 심사가 완료되면 심사 결과를 출원인에게 통지하고,
심사 결과 등록이 될 수 없는 상표에 대해서는 거절이유를 설명하는 심사리포트를 출원인에게 송부함.
출원인은 심사관의 거절이유가 설득력이 없다고 생각되면, 답변서를 통해 충분한 해명과 등록 이유를 주장하고,
특허청의 거절이유를 극복하지 못하거나, 답변서를 제출하지 못한 경우 해당 출원은 거절이 되고 이에 대한 항소가 접수되지 않는 한, 해당 출원은 취하 간주됨.
반면, 심사 결과 부등록 사유가 발견되지 않거나, 출원인이 답변서를 통해 거절이유를 극복한다면, 특허청은 해당 출원의 등록을 결정하고, 이의신청을 위해 상표 공보에 해당 출원을 공개함.
공고일로부터 3개월의 이의신청 기간에, 어떠한 이의신청도 접수되지 않는다면, 특허청은 해당 출원의 등록증을 발행함.
일반적으로 상표 출원에서 심사 및 등록까지는 6개월 정도의 기간이 소요되며, 거절이유가 발견되거나 이의신청이 접수된 경우는 그 이상의 기간이 소요됨.
2007년 10월 1일자로 시행된 상표 개정법의 심사기준에 따라, 심사관은 2007년 10월 1일부터 출원된 상표에 대해서는 절대적 거절이유(absolute grounds)만을 고려하여, 즉 상표의 식별력(distinctive)과 상표로 적합한지만을 기준으로 상표 출원을 심사할 뿐 더 이상 선행 상표를 이유로 한 출원상표의 등록 여부에 대해서는 심사를 하지 않기로 함. 즉특허청의 심사 절차는 ‘Search-거절’ 단계가 아닌
‘Search-통지’ 단계로 변경됨. 신규 출원에 대해서는 이전과 동일한 수준의 선행 상표 검색이 이루어지고, 혼동을 초래할 만한 선행 상표가 발견된 경우 특허청은 선행상표권자에게 신규 상표 출원의 존재를 통지하게 됨.
이러한 심사 기준 개정은 선상표의 존재를 이유로 한 출원상표의 등록 거절을 심사단계에서 하지 않고 이의신청과 등록 무효 신청 단계에서 하고 있는 유럽공동체상표의 심사 규칙과 일치시키기 위한 것.
특허청은 이전과 마찬가지로 신규 출원과 상업적으로 마찰을 빚을 우려가 있는 선행 상표(영국 상표, 유럽공동체 상표, 국제상표(마드리드 의정서))에 대한 검색은 계속 하지만, 개정된 심사 기준에 따라 이를 거절이유로 인용할 수는 없음. 단, 신규 출원과 아주 유사하여 추후 충돌의 소지가 있는 선행 상표가 검색된 경우, 특허청은 심사리포트를 통해 선행 상표의 존재를 출원인에게 알려줌.
출원인은 심사리포트 접수 후 2개월 내에 추후 진행 여부에 대해 답변을 해야 함 출원인이 그대로 진행할 것을 요청하면, 특허청은 해당 상표를 공고하게 되고, 선행상표권자들은 출원인의 신규 상표가 자신들의 상표와 유사하다고 판단되면 이의신청을 할 수 있음. 만약 답변이 없을 경우, 특허청은 출원인이 선행 상표에 상관없이 상표 공고를 원하는 것으로 간주할 것.
상기 2개월의 답변 기한은 충분한 이유가 있는 경우에 한해서만 연장이 가능함. 예를 들어, 출원인이 선행 상표 검색시 드러난 선행상표권자와 상표 사용 동의 등을 구하는데 시간이 필요한 경우(단, 현실적으로 합의 가능성이 보여야 함), 특허청은 답변 기한을 연장해줄 수 있음.
출원인은 선행 상표가 발견된 경우 추후 진행에 대해 신중하게 고려해야 함 왜냐하면 출원인의 상표가 공고되면, 선행상표권자들은 특허청으로부터 출원인의 상표 공고를 통지받게 되고, 이들이 이의신청을 제기하여 결과적으로 출원인의 상표가 등록이 되지 못한다면, 수천 파운드에 해당하는 이의신청 비용만 발생되기 때문임.
선행 상표가 검색된 경우 출원인이 취할 수 있는 조치는 다음 중 하나가 될 것.
첫째, 출원인은 선행 상표와 충돌이 되는 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스를 삭제 보정함으로써, 상표 공고 이전에 자신의 상표 권리를 축소시킬 수 있음. 출원인이 생각하기에 선행 상표가 자신의 상표와 충돌하지 않는다면, 이러한 의견을 심사관에게 설명할 수 있으며, 심사관은 출원인의 의견이 타당하다고 생각되면 선행 상표권자에게 추후 통지를 하지 않을 것.
둘째, 선행 상표가 자신의 상표와 충돌이 되지만 추후 자신의 상표가 이의신청을 당하지 않기를 원한다면, 출원인은 선행상표권자에게 직접 자신의 상표 등록을 허용해줄 수 있는지를 알아볼 수 있음.
이 경우, 선행상표권자는 출원인의 상표 사용에 대한 일정 의무, 상표 허용에 따른 보상 등을 요청할 수 있음(이러한 합의에 따른 비용이 추후 일어날 수 있는 이의신청시 출원인이 패소하여 물게 되는 이의신청 비용 보다는 적을 것). 선행상표권자와의 합의 가능성이 높다면, 출원인은 답변 기한 연장을 특허청에게 요청할 수 있음.
셋째, 출원인은 자신의 상표 출원을 취하할 수 있음.
2008년 4월 6일부터 상표 가속심사제도(fast track examination)이 시행됨. 영국 특허청이 상표 등록 절차의 능률을 높이기 위해 도입한 제도로, 출원료와 함께 추가수수료 300파운드를 내면, 영국 특허청은 해당 출원 건을 심사하여 10일 내에 상표 출원인 또는 해당 대리인에게 심사 결과를 통지하게 됨. 가속심사 이후의 절차는 일반 심사 이후의 절차와 동일하므로, 3개월간의 이의신청 규정은 여전히 적용됨.
가속심사청구는 1출원(즉, 1개의 상표) 당 청구하여야 하므로, 출원인이 더 넓은 보호 범위를 갖기 위해 실질적으로 표장이 크게 다르지 않은 일련의 상표들을 출원하는 경우에는 출원건마다 심사비를 지불해야 하므로 비용면에서 경제적이지 않음. 또한, 가속심사결과 시기가 일반 심사의 30일 보다 2주 정도 밖에 빠르지 않음.
특허청의 심사 결과 거절이유가 발견되면, 심사관은 출원인에게 심사리포트를 송부하고 이에 대해 출원인은 2개월의 답변 기한이 주어짐. 심사관의 거절 이유가 타당하지 않다고 판단될 경우, 출원인은 거절이유의 부당함에 대해 심사관을 설득하거나 또는 다른 방법으로 거절이유를 극복하여야 함.
출원인은 전화 또는 서면으로 심사관에게 의견을 피력할 수 있으며, 심사관은 직접적인 거절이유 해소 방법을 제안할 수 있음.
또한, 출원인은 상표 등록부의 상급 심사관인 심판관에게 심리를 요청할 수 있음. 출원인은 심리를 통해 자신의 의견을 피력할 수 있으며, 해당 건의 등록결정 유무는 본 심리에서 결정됨.
상표 출원 후 표장을 변경하거나 지정상품 또는 서비스업을 추가하는 보정은 허용되지 않음. 따라서, 출원 전에 충분한 고려가 요구됨.
다류 출원에 대한 심사 결과 일부 지정상품 또는 상품 분류에 대해 등록 거절이 된 경우, 출원인은 등록 허여된 지정상품 또는 상품류를 대상으로 한 분할 출원을 할 수 있음.
시리즈 상표 출원 또한, 시리즈 상표 중 공고 결정을 받은 일부 상표를 대상으로 분할 출원을 할 수 있음. 분할 출원에 속하지 않는 상품 또는 일부 상표는 원출원에 그대로 남게 되어 추후 절차를 밟게 됨.
분할 출원시 특허청 요금은 100파운드.
상표 공보에 게재된 상표는 3개월의 이의신청 기간을 갖게 됨. 이 기간 동안 어떠한 이의신청도 제기되지 않는다면, 해당 상표는 등록 절차를 밟게 됨. 반면, 이의신청이 접수되면 특허청은 출원인에게 이의신청이 접수되었음을 통지하고 아래와 같은 이의신청 절차가 진행됨.
(1) 이의신청의 근거
① 상표법 제3조에 따른 절대적 거절 이유에 해당되는 상표인 경우(식별력)
공고된 상표가 등록되어서는 안 된다고 생각하는 자는 누구든 이러한 의견을 특허청에 서면으로 알릴 수 있음. 예를 들어, 특허청 심사관은 자신이 등록결정한 상표가 어떤 특정 업체 또는 분야에서는 식별력이 없는 상표임을 모를 수 있기 때문임.
② 상표법 제5조에 따른 선행 상표가 존재하는 경우
공고된 상표가 자신의 상표와 동일 또는 유사하여 소비자에게 혼동을 초래할것이라고 생각하는 자는 누구든 이러한 의견을 특허청에 알릴 수 있음. 선행 상표를 근거로 한 이의신청의 경우는 반드시 해당 선행 상표권자만이 출원인에게 이의신청을 제기할 수 있음.
이때, 선행 상표는 아래의 상표 중의 하나를 말함.
• 영국에 등록 또는 출원된 상표
• 영국이 지정되어 영국내에서 보호되는 국제등록상표(‘마드리드’ 상표)
• 유럽공동체상표 출원 또는 등록
• 이의신청인이 common law를 근거로 주장하는 미등록상표권리(unregistered rights)
(2) 이의신청 절차
이의신청인은 이의신청을 제기하기 전에 반드시 출원인과 접촉하여 이의신청의 이유를 미리 알려야 하는데, 이러한 사전 고지는 이의신청이 시작되기 전에 출원인으로 하여금 자신의 출원을 취하하거나,
자신의 상품 또는 서비스를 보정하여 선행 상표와의 충돌을 없애기 위함. 만약 이의신청인이 이러한 사전 고지 없이 이의신청을 제기하고 이후 출원인이 대응을 포기, 상표 출원을 취하한다면, 이의신청인은 승소시 받을 수 있는 소송 비용을 보상받지 못하게 됨.
(3) 이의신청 서류
이의신청인은 특허청 서식 TM7과 청구의 이유를 작성하여 특허청에 제출함으로써 이의신청을 청구할 수 있음. 이에 대한 반소장은 서식 TM8을 이용하여 제출.
(1) 심리(Hearings)
상표법 제37조에 따라, 심사과정에서 상표의 등록 거절을 통지 받은 출원인 또는 대리인은 심판관(Hearing Officer) 앞에서 직접 당해 사건에 대하여 진술하는 심리(Hearing)를 요청할 수 있음. 심판관은 제출된 자료와 출원인과의 심리를 근거로,
상표등록부의 거절 통지의 유지 또는 취하를 결정. 이때 심리를 담당하는 심판관은 상표 출원 심사관과는 관계가 없으며, 최초 심사 결정에 관여하지 않은 심사관. 거절 통지가 취하되고 해당 상표에 대한 거절 이유가 극복이 된 경우, 해당 상표는 상표 공보(Trade Marks Journal)을 통해 공고됨.
(2) 심결취소 소송
심리 심판관이 상표등록부의 거절결정을 유지하는 심결을 내릴 경우, 출원인은 서식 TM5를 이용하여 특허청에게 거절결정에 대한 이유를 설명하는 ‘심결이유진술서(statement of reasons for decision)’를 요청할 수 있음. 심결이유진술서는 특허청의 심결문 송부일로부터 반드시 1개월 이내에 청구되어야 함.
그 다음 출원인은 특허청의 심결에 대하여 고등 법원에 소를 제기하거나, 또는 지정된 ‘항소심판관(Appointed Person)’에게 직접 항소할 수 있음. 특허청 심결에 대한 항소를 고등법원에 제기하는 경우, 고등법원의 판결에 대하여 허가를 얻어 대법원에 상고할 수 있음. 그러나 항소심판관의 결정은 최종심으로 이들의 심결에 대하여 항소할 수 없음.
다만, 당사자들은 고등법원의 허가를 얻어 항소심판관의 결정에 대한 법적 재검토(Judicial Review)를 받을 수 있음.
(1) 상표의 무효심판
등록이 될 수 없는 상표가 등록되었다고 생각하는 자는 누구든지 해당 상표 등록의 무효를 주장할 수 있음(이를 ‘무효(invalidation)’라고 함). 상표권자는 무효가 제기된 상표에 대해 항변할 것인지 포기할 것인지 결정하여야 함. 상표권자는 상표권 전부를 포기할 수 있고, 또는 권리를 일부 상품과 서비스로 제한할 수 있음.
(2) 상표의 취소심판
상표가 등록된 후 5년 이내에 상표가 사용되지 않았거나, 최소 5년 동안 사용이 중단되었다면, 누구든 해당 상표의 등록 취소를 주장할 수 있음(이를 ‘취소(revocation)'라고 함).
만약 상표권자가 상표를 사용하지 않고 있었다면, 해당 상표 등록은 취소될 것. 그렇지 않은 경우, 상표권자는 해당 상표가 보호되는 상품과 서비스 부문에서 해당 상표가 사용되고 있음을 증명해야 함 또는, 사용 증거 제출이 가능한 상품과 서비스로 상표 권리를 제한할 수 있음.
(1) 등록 절차
3개월의 공고 기간 동안 이의신청이 제기되지 않을 경우, 심사관은 해당 출원을 상표 등록부에 등재하고 출원인에게 등록증을 송부. 별도의 등록료 납부는 없음.
(2) 권리 보호 기간
상표권은 등록일로부터 10년간 보호되며, 상표권 존속 기간은 무한정 갱신이 가능함.
(3) 등록의 요건
상표로 등록되려면 아래의 요건에 충족되어야:
• 등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 식별력이 있어야 함
• 등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 또는 이와 유사한 부문에서 등록하고자 하는 표장과 동일하거나 유사한 선행 등록 상표가 없어야 함
(4) 부등록 사유
다음과 같은 표장은 상표로 등록될 수 없음.
• 상품 또는 서비스를 설명하거나, 상품 또는 서비스의 특성을 나타내는 표장
(예를 들어, 상품 또는 서비스의 품질, 용량, 목적, 가치, 지리적 기원)
• 당업계에서 상용화 또는 관습화된 용어
• 식별력이 없는 단어
(예를 들어, 광고 슬로건)
• 공공 정책 또는 공중 도덕에 반하는 표장
(예를 들어, 금기시되는 단어, 불경스러운 말)
• 법령이나 규정에 어긋나는 표장
(예를 들어, 불법마약사용을 조장하는 단어)
• 공중을 기만하는 표장
(예를 들어, 상품 또는 서비스의 품질을 오인하게 만드는 단어나 문구가 내재되어 있어서는 안 됨)
• 영국 왕실, 여왕, 왕가 깃발로 구성되거나 이와 유사한 표장
• 영국 국기, 국가, 국제기구 또는 조약의 국기 및 문장
• 국제적인 보호 표시
(예를 들어, 적십자, 올림픽 심벌)
• 등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 또는 이와 유사한 부문에서 선등록 상표와 동일 또는 유사한 표장
(동일한 상표라도 보호받고자 하는 상품과 서비스 부분이 아주 다르다면 등록이 가능함. 예를 들어 과자류와 자동차류)
이외에도, 일반인에게 상표로 보이지 않는 아래와 것으로만 이루어진 상표 또한 거절이 될 수 있음.
• 이상한 활자체로 된 표장
• 색채로만 이루어진 표장
• 철자법이 틀린 단어로 이루어진 표장 (예를 들어, ‘xtra', 'fone' 등)
• ‘.com', 'co.uk' 등의 인터넷 도메인명으로 이루어진 표장
[표 17] 등록이 불가능한 상표 例 | |
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상표 | 등록 거절 이유 |
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대부분의 상인과 업체들이 1주일 7일 내내 상품과 서비스를 제공한다고 광고하고 있음. |
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식품 또는 음식업계에서 이 두 단어는 순전히 음식의 품질을 나타내는 상표가 됨. |
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대중에게 직접 판매되는 상품 또는 서비스라는 의미의 ‘직접’은 업계에서 널리 쓰이는 말임. |
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업계에서 흔히 쓰이는 이러한 문구는 식별력이 없음. |
심사관의 심사 진행 후 상표의 등록이 결정되면, 해당 상표는 상표 공보(Trade Marks Journal)에 게재됨. 공보에는 출원인의 이름과 주소 등 출원서에 기재된 모든 정보가 실리게 됨. 만약 집 주소가 공개되는 것을 원하지 않는다면, 출원인은 공고 전에 사서함 주소 또는 다른 주소를 특허청에 제공하여 대체할 수 있음. 상표 공보는 특허청 웹사이트를 통해 매주 금요일 마다 공고됨.
상표 출원이 공고 결정되면, 특허청은 공고 공보 게재 후 출원과 관련된 모든 서류의 열람이 가능하도록 관련 서류의 전자화 작업에 착수. 이러한 서류에는 출원인이 그 동안 제출했던 증거 또는 전시 자료도 포함됨. 만약 출원인이 제3자에게 공개되기를 원치 않는 정보가 있다면 해당 자료의 제출시 또는 제출 후 14일 이내에 해당 자료에 대한 비공개를 요청해야 함 요청 이유가 타당하다면 특허청은 비공개 요청에 따라 해당 자료는 공개하지 않음.
상표권자는 다음과 같은 권리를 행사할 수 있음:
• 자신의 상표가 등록 상표임을 표시할 수 있음.
• 타인에게 자신의 상표를 사용하도록 사용권을 줄 수 있음.
• 타인에게 자신의 상표를 판매(법률적인 용어로 '양도‘에 해당)할 수 있음.
• 등록 상표로 보호되는 상품 또는 서비스와 비슷한 상품 또는 서비스 부문에서 등록 상표와 유사한 상표를 사용하여 혼동을 야기한 침해자를 기소할 수 있음.
‘TM’이라는 표시는 단지 표장이 상표로 사용된다는 것을 나타낼 뿐이지, 이 표장이 실제로 등록되어 있다는 것을 표시하는 것은 아님. 상표가 등록된 것으로 나타내기 위해서는 부호 ® 이나 약어 'RTM’(Registered Trade Mark: 등록상표)를 사용할 수 있음. 만약 표장이 어느 국가에서도 등록되어 있지 않았다면 부호 ® 이나 약어 'RTM’의 사용은 영국법(1994년 상표법 제95조)에 저촉될 것.
심사 비용은 별도로 없으며, 상기 출원 요금에 심사 비용이 포함됨. 출원 수수료는 출원 후 2개월 내에 납부가 가능하며, 어떠한 이유에서든 환불은 되지 않음.
[표 18] 영국 상표 출원 비용 | ||
---|---|---|
특허 출원 관납료 | ||
*단위: £(GBP) | ₩(KRW) | |
기본 출원료 (1개류 1출원) | 200 | 320,960 |
분류 추가 (1개류당) | 50 | 80,240 |
※ 참고사항
- 환율 : 1GBP = 1604.8KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림
- 영국 특허청 관납료 자세히 보기 :
https://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees/patent-forms-and-fees
- 상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전 6개월 이내에 갱신 출원서(특허청 서식 TM11)을 작성하여 제출하여야 함
[표 19] 영국 상표 갱신 비용 | ||
---|---|---|
특허 출원 관납료 | ||
*단위: £(GBP) | ₩(KRW) | |
갱신 출원료 (1개류 1출원) | 200 | 320,960 |
분류 추가 (1개류당) | 50 | 80,240 |
※ 참고사항
- 환율 : 1GBP = 1604.8KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림
(1) 많은 EU 국가들과 다르게 영국에는 부정경쟁을 다루는 특정 법이 없음.
부정경쟁 행위 중, 특히 타인의 유사 또는 모방 행위에 대처하기 위해서는 지식재산권(상표, 디자인, 저작권) 또는 사칭통용(passing off) 관련법에 의존해야 함. 2008년 5월 26일자로 시행된 ‘부정거래로부터의 소비자 보호 규정’은 유사 또는 모방과 같은 부정거래에 대처하기 위한 규정임. 이 규정에 의거하여, 부정 거래와 마케팅으로부터 유럽 소비자 보호를 목표로 하는 ‘부정 상거래 지침’ (UCP Directive: Unfair Commercial Practices Directive)이 시행됨. ‘부정 상거래 지침’은 소비자로 하여금 다른 제조업자가 만든 제품을 원 제조업자에 의해 만들어진 제품인 것처럼 호도하는 마케팅 또는 거래를 금하는 유럽 연합의 규정임. 그러나 이 지침은 회원국에서의 법 집행에 대해 정확히 규정하고 있지 않아 영국은 소송권이 없어 ‘부정 상거래 지침’ 위반으로는 개인 소송을 제기할 수 없음. 분쟁 해결을 위한 절차는 공정거래청(OFT: Office of Fair Trading)과 지방 기관인 TSS(Trading Standards Services)을 통해 가능함.
(2) 부정경쟁의 범위
‘부정경쟁(Unfair competition)’이란 경쟁자로부터 불공정한 이익을 취하거나 타부정한 방법으로 타인의 사업을 방해하는 비즈니스 행위를 의미하며, 다음과 같은 경우 부정경쟁 행위로 볼 수 있음.
• 지배적 위치의 남용
• 국가 원조 (국가 원조의 결과로 기업이 부정경쟁 이득을 챙기게 된 경우)
• 공모 행위 (기업들이 새로운 경쟁업체를 보이콧 하는데 동의하는 등의 행위)
• 상표 침해 (경쟁업체의 상표 도용)
• 사칭통용(Passing off) (경쟁업체의 제품인 것처럼 소비자를 속이는 행위)
• 특허 또는 등록디자인 침해 (등록권자의 허가 없이 타인의 특허를 무단사용)
• 저작권 및 미등록 디자인권 침해 (창작자의 창작물을 원작자의 허가 없이 복제 사용)
• 기밀에 해당되는 정보의 남용
• 비교 광고 등 소비자를 혼란케하는 광고 행위
• 인터넷 도메인명의 남용
(3) 사칭통용
'사칭통용(Passing off)'이란 타인의 미등록상표를 자신의 상품이나 서비스를 나타내기 위하여 사용하는 것을 의미함.
미등록상표권자는 사칭통용을 방지하기 위하여 민사소송을 청구할 수 있지만, 이를 증명하기 전에 몇 가지 고려해야 할 사항이 있음. 미등록상표권자는 다음과 같은 사항을 증명하여야 함.
• 자신이 해당 표장이 부착된 상품이나 서비스를 사용하여 거래한다는 점
• 자신의 상표를 공중이 자신이 생산하는 상품 또는 자신이 제공하는 서비스와 결부시킨다는 점
• 자신은 그 상품과 서비스에 대한 명성을 얻고 있으며 따라서 그 명칭에 대하여 신용(goodwill)을 얻고 있다는 점
• 기만의 가능성이 존재한다는 점
• 누군가 자신의 상표를 사칭통용하고 있는 결과로 자신의 신용에 대해 심각한 손실을 받고 있거나 또는 받을 염려가 있다는 점
사칭통용을 증명하는 것은 매우 어렵고 경비가 많이 들 수 있으므로, 만약 가능하다면 상표를 등록하는 것이 유리할 수 있음. 만약 미등록 상표가 등록되어 있다면, 이것은 상표 권리에 대한 ‘침해’가 될 것이므로 사칭통용에 대한 법적 소송을 청구하는 것이 더 쉽게 될 수 있음.
(4) 부정경쟁 분쟁 조정 기관
① 공정거래청
영국의 공정거래청(OFT: Office of Fair Trading)은 부정경쟁 분쟁을 다루는 주요 집행 기관이며, 공정거래청에 제소하는 데에는 비용이 들지 않음. 제소 후 침해로 결정이 나면, 경쟁항소법원을 통해 손해배상 청구를 할 수 있음. 항소법원은 공정거래청의 결정에 불복할 경우 항소 심리를 하는 곳.
② 경쟁항소법원
경쟁항소법원(CAT: Competition Appeal Tribunal)은 영국의 경쟁법 관련 기관의 결정에 대한 항소, 1998년 경쟁법 제81조 및 제82조하의 손해배상청구, 2003년 통신법하의 전자통신규정 결정에 대한 항소, 2002년 기업법하에 공정거래청,경쟁위원회, 장관의 합병 및 시장조사 결정에 대한 재고 신청을 담당함.
경쟁항소법원의 판결에 대한 항소는 영국과 웨일즈의 항소법원(Court of Appeal), 북아일랜드의 항소법원, 스코틀랜드의 최고민사법원(Court of Session)에 할 수 있으며, 항소법원 판결에 대한 상고는 대법원(House of Lords)에 함.
경쟁항소법원은 각 사건의 판결문과 심리 절차를 법원 웹사이트를 통해 공고하고 있으므로 누구든 열람이 가능함.
③ 기타 집행 기관
공정거래청은 법률에 규정된 일정 비즈니스 부문과 관련된 제소에 대해서는 관할 기관들에 이관하여야 함. 이러한 기관으로는 CAA(항공 관련), Ofreg/Utility Regulator(북아일랜드의 전기, 가스 및 수도 관련), Ofcom(텔레콤 및 미디어 관련), Ofgem(영국의 전기 및 가스 관련), Ofwat(영국과 웨일즈의 수도 및 하수 관련) 및 ORR (영국의 철도 관련) 등이 있음. br
유럽 위원회는 유럽 연합에 영향을 미치는 문제에 대해서는 직접 다룰 수 있으며, 국가 원조에 대해서는 독점적인 권한을 갖음.
저작권은 창작의 노력에 의해 생성된 예술 작품 또는 창작물을 보호하기 위한 권리로, 신고나 등록 없이 창작을 하는 순간 자연 발생되는 권리. 따라서, 음반, 영화, 방송, 어문 저작물 또는 예술 작품은 저작권으로 보호를 받을 수 있음.
저작물의 창작 년도와 저작자의 이름 옆에 © 라는 기호를 기재함으로써 타인에게 저작권 보호를 받고 있음을 나타낼 수 있음.
저작권은 아이디어 자체가 아닌 아이디어의 표현과 관련된 지식재산권. 저작권은 그러한 아이디어를 표출한 아이템을 보호하며, 표출 과정은 보호하지 않음.
저작권은 신고나 등록을 하지 않아도 자동적으로 부여되는 권리. 즉, 작품을 창작하거나 음악을 녹음하는 순간 자연 발생되는 권리.
음반, 문학, 희곡, 영화, TV 및 라디오 방송, 사진, 소프트웨어 code (알고리즘은 제외), 컴퓨터 프로그램, 웹사이트, 비디오, 데이터베이스, 지도, 로고 등이 있음. 이러한 아이템의 이름, 기능 또는 디자인은 저작권 보호 대상이 아님.
저작권을 보호하고 타인에게 저작권 보호물임을 알려주기 위해서는, 저작물의 창작 년도와 저작자의 이름 옆에 © 라는 기호를 반드시 기재하여야 함. 날짜가 기재된 저작물을 은행 또는 공증인에게 위탁하여 만일에 있을 수 있는 무단 복제와 같은 저작권 침해를 사전에 막을 수 있음.
저작권자는 자신의 저작물을 타인에게 양도하거나 판매할 수 있으며 또는 사용할 수 있는 사용권을 줄 수 있음.
저작권 보호 기간은 저작물에 따라 다르게 적용. 문학, 음악, 희곡의 경우 원작자 생존 기간 동안 그리고 사후 70년 동안 보호됨. 영화의 경우, 감독, 영화 음악 작곡자, 각본가 중 가장 늦게 고인이 된 자를 기준으로 사후 70년간, TV 및 라디오 프로그램은 첫 방송일로부터 50년간 보호된다. 음반은 50년 동안 저작권 보호를 받을 수 있음. 책 또는 신문과 같은 출판 편집에서의 타이포그래피 레이아웃은 만든 날로부터 25년간 보호됨.
(1) 개요
영국의 저작권법과 관련하여 주의해야 할 주요 사항 중 하나는 저작권법의 변화임. 많은 국가에서 상업용 텍스트 및 데이터 마이닝에 대해 저작권 예외를 적용하여 기업이 수년 동안 국내법에 따라 저작권 침해없이 저작물에 대한 기계 학습 분석(machine learning analysis)을 수행하여 왔음.
2022년 영국 정부는 기존의 비상업적 예외와 유사하게 연장선상에서의 도입을 고려하여 광범위한 협의를 진행했지만 최종적으로 진행하지 않기로 결정하며, 이는 영국에서 AI를 활용할 수 있는 저작물 및 데이터 처리를 위한 가장 엄격한 입법 프레임워크를 만들게 되었음.
(i) 영국에서는 연구자가 비상업적 텍스트 및 데이터 마이닝 연구를 수행할 수 있는 법적 예외가 있지만 이는 상업적 연구에 적용되지 않음.
(ii) 일본에서는 저작권자의 이익이 부당하게 침해되지 않는 한 정보 분석 목적으로 수행되는 머신러닝을 예외로 함.
(iii) 싱가포르에서는 텍스트 및 데이터 마이닝 예외는 컴퓨팅 데이터 분석 또는 준비 활동을 목적으로 저작물의 사본을 만들 수 있도록 허용하며 상업적 목적과 비상업적 목적을 구분하지 않으며 수익자 측면에서 제한을 두지 않음.
(iv) 최근 EU의 디지털 싱글 마켓 2019/790 저작권 지침을 통해 EU 회원국들은 텍스트 및 데이터 마이닝 활동과 관련하여 두 가지 예외를 시행하고 있음
o 첫 번째는 "과학적 연구, 텍스트 및 데이터 마이닝 또는 합법적 접근이 가능한 다른 주제를 수행하기 위해 연구 조직 및 문화 유산 기관에서 만든 복제 및 추출"을 명시적으로 허용함.
o 두 번째는 "적절한 방식으로 권리자가 명시적으로 유보한" 것이 아니라면 텍스트 및 데이터 마이닝을 위해 "법적으로 접근 가능한 저작물"의 복제 및 추출을 허용함. 여기서 권리자의 명시적 예약을 허용하는 조항은 예를 들어 라이센스 조건에 따라 저작권 소유자가 예외를 부인할 수 있음을 의미함.
(v) 미국에서는 공정 이용 원칙(저작권 저작물에 대한 기계 학습에 대한 예외를 특별히 규정하고 있지는 않지만)이 일반적으로 더 광범위하게 적용됨. Rights Guild Inc., et al. v. Google, Inc. 721 F.3d 132 (제2차 Cir. 2015. 10. 16); 804 F.3d 202 판결에 따라 정보를 추출하기 위해 저작물을 복제하는 행위는 미국 저작권에 의해 금지되지 않는다고 판결하였음.
(1) 지난 몇 년 동안 영업비밀(Trade Secrets)과 관련하여 영국에서 가장 중요한 발전은 2018년 영업비밀 규정(Trade Secrets Regulation)의 도입이었고, 이 규정은 EU 법률(미공개 노하우 및 비즈니스 정보(영업 비밀) 보호에 관한 2016년 6월 8일 유럽 의회 및 이사회의 지침(EU) 2016/943)에서 유래되었으며 영국에서 브렉시트 전 시행되었음.
(2) 영업 비밀 규정이 도입되기 전에는 영국에서 기밀 정보(Confidentiality Information)와 영업 비밀(Trade Secrets)이 관습법(예: 판례법)을 통해 개발된 공평한 원칙인 비밀 유지법(Law of confidentiality)에 의해 보호되었음. 영업비밀 규정이 추가되면서 기밀 정보와 영업비밀에 대한 두 가지 별개의 병행 체제가 탄생하게 되었음.
(1) 비밀유지의 형평성 원칙에 따라, 형평성은 수령인의 양심에 따라 작용하여 한 사람으로부터 다른 사람에게 공개된 비밀 또는 기밀 정보를 무단으로 사용하거나 공개하는 것을 방지하며, 공개자가 수신자에게 정보를 비밀로 유지하도록 명시적으로 지시하거나 수신자가 통신을 둘러싼 상황을 통해 합리적으로 이해할 때, 공개자는 수신자가 정보를 비밀로 유지하기를 원함.
(2) 비밀 유지법 시행과 관련하여 Coco v AN Clark (Engineers) Ltd [1968] FSR 415의 고전적인 사례에서 세 가지 법적 테스트가 확립되었음.
① 정보에는 필요한 수준의 신뢰도가 있어야 함.
② 정보는 비밀 유지 의무가 있는 상황에서 전달되어야 함.
③ 해당 정보는 권리 보유자에게 손해를 끼치는 무단 사용이 있어야 함. 특정 목적으로만 정보를 공개하는 경우 이를 다른 목적으로 사용하는 것은 무단 사용이 됨.
(1) 영업비밀 규정의 법적 체제에 따라, 영업비밀 보유자는 해당 정보가 "영업비밀"의 법적 정의에 해당함을 입증해야 함. 영업비밀의 법적 정의는 다음의 요건을 만족해야 함.
(a) 해당 정보의 종류를 일반적으로 다루는 집단 내 사람들 사이에 일반적으로 알려져 있거나 쉽게 접근할 수 없거나 본체 또는 구성 요소의 정확한 구성 및 조립이 어려울 것
(b) 비밀로써 상업적 가치가 있을 것
(c) 해당 정보를 합법적으로 통제하는 사람이 상황에 따라 해당 정보를 비밀로 유지하기 위해 합리적인 조치를 취했을 것
(2) 비밀유지법에 따르면 무엇이 기밀 정보나 영업 비밀에 해당하는지에 대한 엄격한 정의가 없었음. 그러나, 영업비밀 규정 도입으로 인한 가장 중요한 발전 중 하나는, 이러한 정의와 이 새로운 정의에 따라 영업비밀 소유자가 영업비밀의 비밀을 유지하기 위해 "합리적인 조치"를 취했음을 입증해야 하는 새로운 요건이 추가되었다는 점임. 예를 들어 영업비밀 식별, 영업비밀 등록부 생성 및 유지, 필요한 보호 조치(물리적 및 계약적 모두)를 구현하고, 기밀 문제에 대한 직원 인식 제고, 기밀 정보 정책을 구현하고, 오용이나 남용이 발생할 경우 즉시 시행할 수 있는 조치 계획을 수립하여야 함.
[표 20] 비밀유지법과 영업비밀 규정의 비교 | ||
---|---|---|
규정/구제책 | 비밀유지법 | 영업비밀 규정 |
영업비밀의 정의 | No | Yes (제2조) |
정보를 비밀로 유지하기 위해 "합리적인 조치"를 취했음을 | No | Yes (제2조) |
보여주는 명시적 요구 사항 | ||
임시 금지명령 (Interim injunction) | Yes | Yes (제14~15조) |
명령 (injunction) | Yes | Yes (제14~15조) |
기타 보호 조치: 시장에서 침해물을 회수/침해 제품의 침해 품질을 박탈/침해물품을 파기하거나 시장에서 회수 | Yes | Yes (제14~15조) |
보상(Compensation) | No | Yes (제16조) |
손해 (Damages) | Yes | Yes (제17조) |
이익계정 (An account of profits) | Yes | Yes (제17조) |
제한 기간 (Limitation period) | Yes (공평한 구제책을 찾지 않는 경우) No (공평한 구제책을 찾는 경우) |
Yes (제4~9조) |
소송절차상 비밀유지 | Possible | Yes (제10조) |
판결의 기밀성 | Possible | Yes (제18조) |
청구인이 조치를 취할 수 있는 구체적인 날짜 | N/A | Yes (제19조) (2018년 6월 9일 이후) |
판례 | Yes | 아직 거의 없음 |
(1) 식물 육종가 권리(PBR) 또는 식물 품종 권리(Plant Variety Rights, 이하 ‘PVR’)
식물 육종가 권리(PBR) 또는 식물 품종 권리(PVR)는 새로운 식물 품종을 보호하는 지적 재산의 한 형태임.
(2) 브렉시트 이후의 변화
브렉시트 이전에는 영국 식물 육종가 권리(UK PBR) 또는 EU 전역 공동체 식물 품종 권리(CPVR)를 통해 영국에서 새로운 품종을 보호하는 것이 가능했으나, 브렉시트 이후 영국에서 새로운 품종에 대한 보호를 받기를 원하는 육종가는 영국 PBR만 사용할 수 있음.
(3) 영국 식물육종가 권리의 신청 절차
2021년 1월 1일부터 영국에서 새로운 품종에 대한 보호를 받고자 하는 육종가는 영국 PBR을 신청해야 하며, 이는 CPVO(Community Plant Variety Office)에 제출해야 하는 별도의 CPVR 신청과 함께 수행할 수 있음.
영국 PBR 신청은 동물 및 식물 보건국(APHA)에 이루어져야 하며, 영국 PBR 신청 요건은 CPVR 요건과 유사하며 다음과 같음.
- 서명된 신청서
- 기술 설문지 작성 완료
- 위임장(저희가 귀하를 대신할 경우, 영국 주소가 있는 경우 직접 신청할 수 있음)
- 사육자에 의한 권리 양도(귀하가 사육자가 아닌 경우)
- 마케팅 동의(유전자 변형 식물의 경우)와 같은 승인을 보여주는 모든 문서
- 신청서에 수입 식물 재료가 필요한 경우 관세가 적용될 수도 있음
(4) 보류 중인 CPVR 애플리케이션을 영국 PBR 애플리케이션으로 전환 가능 여부
2020년 12월 31일 현재 보류 중인 CPVR 신청이 있는 경우 영국 PBR로 전환할 수 있음. CPVR을 영국 PBR로 전환하는 마감일은 2021년 6월 30일이며, 이 날짜 이전에 작성된 영국 신청에는 EU 신청과 동일한 제출일이 부여됨. 2021년 6월 30일 마감일을 놓친 경우 식물 품종은 EU 신청 날짜와 동일한 날짜로 소급 적용되지 않음.
CPVR이 부여된 경우 영국 등록을 확인하여 영국 PBR이 해당 CPVR에서 올바르게 기록되었는지 확인하는 것이 좋음. 그러나 이러한 전환된 CPVR 권리에 대한 영국 주소는 2024년 1월 1일 이후까지 필요하지 않으며, 전환된 영국 권리의 기간은 CPVR이 부여된 날짜부터 계산됨.
(5) 영국은 해외에서 실시되는 구별성, 균일성 및 안정성(DUS) 테스트를 허용하는지 여부
영국은 품종 목록 및 식물 육종가의 권리에 대한 대부분의 종에 대한 EU 보고서를 허용하지만, 영국 DUS 테스트와 품질이 비슷한 경우에만 허용됨. 예외는 농업, 편의 시설 및 야채 종이며, EU 보고서는 2020년 1월 31일 이전에 테스트가 시작된 경우에만 허용됨.
DUS 테스트가 다른 국가에서 진행 중이거나 완료된 경우 보고서를 구매하는 것이 가능할 수도 있으나, 보고서를 구입할 수 없거나 보고서가 허용되지 않는 경우 영국 DUS 보고서를 준비해야 함. 향후 EU는 영국 DUS 테스트를 허용하지 않을 것입니다.
(6) PBR에 대한 갱신 수수료
대부분의 영국 PBR에 대한 갱신 수수료는 2006년에 폐지되었으므로 대부분의 영국 PBR에 대해서는 연간 갱신 수수료를 지불할 수 없음. 영국에서는 여전히 소수의 식물 품종(예: 감자, 허브, 스웨덴 및 관상용 종)에만 연간 유지 관리 비용을 지불해야 함. CPVR에는 계속해서 연간 갱신 수수료가 필요함.
(7) 내 품종을 국가 목록에 추가하는 방법
새로운 식물 품종이 영국에서 판매되려면 영국의 국가 목록에 추가되어야 함.
브렉시트 이전에 식물 품종 권리 및 종자 사무국은 공통 목록(Common Catalogue)으로 알려진 유럽 위원회의 목록에 새로운 품종을 추가했고, 이는 새로운 품종이 EU 전역에서 판매될 수 있음을 의미하였음. 그러나 이제 영국 국가 목록은 공통 목록에서 삭제되었고, 따라서 영국 국가 목록에 신품종을 별도로 등록해야 할 필요가 있음.
(8) EU에서 식물 품종 보호를 받는 방법
CPVR을 취득하기 위한 신청 절차에는 변화가 없으나 귀하가 영국에 거주하는 경우(EU에 주소가 없음) CPVR을 신청하거나 권리가 부여된 후 갱신 수수료를 지불하려면 EU 대리인이 필요함.
[표 21] IP 소송 관련 통계 (2018~2023) | |||||
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Year | Patents | Trade marks | Passing off | Designs | Copyright |
2018 | 146 | 150 | 30 | 31 | 44 |
2019 | 149 | 158 | 23 | 24 | 57 |
2020 | 123 | 155 | 32 | 17 | 53 |
2021 | 164 | 135 | 31 | 27 | 56 |
2022 | 162 | 143 | 16 | 18 | 41 |
2023 | 83 | 119 | 24 | 11 | 27 |
[표 22] 2023년 특허소송 관련 기술분야 및 당사자 관련 직접통계(Directed Statistics) | ||||||||||
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Year | Patents | 한국 관련 사건(*) | A | B | C | D | E | F | G | H |
2023 | 58 | 3 | 28 | 13 | 18 | 2 | 5 | 1 | 8 | 18 |
* 한국 당사자 사건
(1) Celltrion Inc.(셀트리온 주식회사) v Novartis AG(노바티스 AG) and Genentech, Inc(제넨텍 주식회사) (Case number: HP-2023-000024. Filed 31/07/2023)
(2) Celltrion Inc.(셀트리온 주식회사) v Janssen Biotech, Inc.(얀신 주식회사) (Case number: HP-2023-000026. Filed 09/08/2023)
(3) Seoul Semiconductor Co., Ltd(서울반도체) v General Electric Company and LG Electronics UK Ltd (Case number: HP-2023-000028. Filed 03/10/2023)
영국 법제도와 관련하여 가장 특이한 점은 무엇보다 의회주권의원리가 그대로 영국 사법제도에 반영되어 결국 의회가 사법 기능까지 담당을 하게 되는 것. 영국 역시 법원이 존재하고 이들 법원이 제정법의 해석자로서 주요한 지위를 향유하고 있으나, 최종심으로서의 지위를 상원이 차지하고 있음(영국 대법관은 의회 상원의원 신분).
영국의 1심법원은 치안법원, 가정법원, 청소년법원, 영국카운티법원이 있으며, 2심법원은 영국항소법원, 고등법원, 형사법원이 있음. 영국고등법원과 항소법원은 한국고등법원과 달리 런던 한곳에만 설치되어 있음. 1심법원과 2심법원은 영국 법무부에 속해 있으며, 3심 재판은 영국 상원에 속해있는 영국 대법원에서 진행.
지식재산권 관련 분쟁 발생시, 권리별 그리고 분쟁의 성격에 따라 적절한 기관을 선택하여 절차를 진행하여야 함.
(1) 특허
• 법원(1심법원, 항소법원, 대법원) ➜ 특허 침해 소송, 무효 소송, 비침해
• 특허청 ➜ 타인의 출원에 대해 observation 제출, 이의신청 절차 진행 ➜ 특허 침해 또는 유효성에 대한 ‘소견서’ 발행, 직무 발명 분쟁
(2) 디자인
• 법원(1심법원, 항소법원, 대법원) ➜ 등록․미등록 디자인 침해 소송 / 무효 소송(등록디자인)
• 특허청 ➜ 무효 소송(등록디자인)
• OHIM ➜ 무효 소송(유럽등록디자인의 경우)
(3) 상표
• 법원(1심법원, 항소법원, 대법원) ➜ 상표 침해 소송, 취소/무효 소송 /passing-off 관련 소송, 저작권 소송
• 특허청(상표등록부) ➜ 이의신청, 상표 취소/무효
• OHIM ➜ 이의신청, 상표 취소(유럽상표의 경우)
(1) 영국의 지재권 심급 체계는 3심제로서 1심(Hight Court), 2심 항소법원(Court of Appeal), 상고심을 담당하는 대법원(House of Lords)로 이루어짐.
• 1심 법원은 원칙적으로 5,000 파운드 (약 천 만원) 이상의 중요 사건을 담당하며, 민사 소액 사건은 주로 지방 법원(County Court)에서 관할.
• 2심 항소 법원은 3인 합의 재판부를 원칙으로 하고, 소액사건의 항소는 항소 허가가 있는 경우만 가능함. 항소 법원의 심리 방식은 1심 법원의 소송기록과 변호사의 변론만 듣고 심리하는 재심(Re-hearing) 방식을 채택함. 새로운 증인 또는 증거 제출은 원칙적으로 불가능하며, 따라서 사실관계의 입증이 이루어지는 1심 재판이 절대적으로 중요.
• 최종 상고심은 의회 (Parliament) 상원 (House of Lords)에 설치되고, 상원의원 중 Lord Chancellor (대법관에 해당)를 임명하여, 3인 또는 5인의 합의체를 구성하여 최종심을 수행.
(2) 한편, 영국은 하나의 통일된 사법제도를 가지고 있지 아니함. 잉글랜드와 웨일즈는 통일된 사법제도를 가지고 있으나, 스코틀랜드와 북아일랜드는 각각 고유한 사법제도를 가지고 있어 영국에는 3개의 다른 사법제도가 존재. 따라서, 특허, 디자인 및 상표 등과 관련된 지식재산권과 관련된 심리(hearing)가 스코틀랜드에서 개최되어 심결이 이루어지는 경우 당사자는 특허청 심결에 대하여 Outer Court of Session에 항소를 제기해야 하면, Outer Court of Session의 판결에 대해서는 Inner Court of Session에 항소를 제기해야 함
(3) 특허 법원
특허 법원(Patents Court)은 민사 사건 1심 관할 법원(High Court)의 형평법부에 속하며, Chancery Division 소속 특별 법원으로 1978년에 설립.
특허와 디자인 사건을 취급하며 상표 사건은 취급하지 않음. 모든 종류의 특허청 처분 불복 사건 및 특허 침해 소송과 관련한 손해배상 청구 및 침해 금지(injunction) 청구(claim) 등을 관할. 특허사건에 대한 전문성에도 불구하고, 소송 절차의 복잡함, 소송 기간의 장기화 및 고비용 등의 문제점이 있음.
특허법원의 판사는 House of Lords의 Judicial Committee (대법원 기능)가 50여명의 특허 전문 법정 변호사 중에서 임명. 기술전문가의 증언이 필요할 경우, 참고인으로 출석시켜 증언을 청취.
(4) 특허 지방 법원
특허 지방 법원(Patents County Court)는 특허 소송의 신속화와 저가의 소송 비용에 의하여 중소기업 등 경제적 약자의 권리구제를 목적으로 1991년에 설립됨. 특허 법원과 같이 특허와 디자인의 무효 및 침해 소송 사건을 취급하지만, 특허청의 심결 취소 소송은 취급하지 않음.
특허 지방 법원 판사는 특허 소송 경력을 갖춘 법정 변호사 중 1인이 임명됨.
소송 문건 작성 및 변론 등 전 과정에 걸쳐 특허 변호사에 의한 단독 대리를 허용하고 있어 소송의 비용을 낮추는 효과가 있음. 법정 변호사와 공동 대리를 하는 경우도 있으나, 소액 사건의 경우 대부분 특허 변호사가 단독 대리로 진행.
(5) 통합 특허법원(UPC ; Unified Patent Court)
영국은 2018년 4월 26일 통합특허법원협정(Unified Patent Court Agreement)을 비준. 영국은 유럽연합 탈퇴 후 통합특허법원과 일원화된 특허시스템을 유지할 계획이며, 통합특허법원과 일원화된 특허 계획은 유럽 전역의 혁신적인 제품의 보호를 단순화하는 중요한 수단임.
통합특허법원에 관한 협정은 국제 조약으로, 국제법원은 계약 국가의 특허분쟁에 대한 관할권을 갖음. 향후 일원화된 특허시스템을 포함하여 통합특허법원은 현재의 정부 체제하에서 부여된 특허에 대한 민간 당사자 간의 국경을 넘어서는 분쟁에서 유일한 판단을 내리게 됨.
(1) 소송 이전
민사 소송 또는 침해 소송을 제기하기 이전에 취할 수 있는 분쟁 해결 방법은 다음과 같음.
■ 특허청 오피니언 제도
영국특허청은 특허침해 소송과 관련하여 신속하고 효과적인 분쟁해결을 위한 대안적 분쟁 해결절차로 2005년 10월 1일부터 특허 침해 및 유효성에 대한 공적 견해를 발행하는 ‘오피니언 제도(Opinion Service)’를 시행하고 있음. 영국 법원에서 진행되는 높은 소송 비용과 소송 기간의 장기화에 대한 염려로 인하여 마련되었음.
■ 오피니언 제도 실시
오피니언 제도는 특허 관련 침해 및 유효성 여부 판단에 대해 영국 특허청으로부터 직접 소견을 들을 수 있는 혁신적인 민원 서비스임. 즉, 특허권자의 특허침해 여부에 대한 소견 제시 요청에 따라 법적 구속력이 없는 소견서를 제시함으로써 특허권자들이 특허침해 소송에서 합리적인 해결을 할 수 있도록 지원하는 서비스임. 따라서, ‘특허청 오피니언’을 통해 특허 소송 중이거나 소송 가능성이 있는 기업 및 개인은 분쟁 해결에 도움이 될 수 있는 독립적인 의견을 신속하고 저렴하게 제공받을 수 있음. 또한 현재 분쟁에 관련된 당사자는 특허소송으로 인한 비용이 발생되기 전에 자신들의 주장의 타당성을 사전에 검증받을 수 있게 됨.
■ 오피니언 요청 대상
• 어떤 특정 행위가 특허 침해에 해당되는가?
• 영국 특허에서 설명되는 발명이 신규(novel)에 속하는가 아니면 진보성(inventive)에 속하는가? (불충족성과 같은 무효나 신규성 추가와 같은 다른 근거는 제외)
신청인은 특허 침해 여부 및 특허의 효력에 대하여 오피니언을 요청할 수 있음. 특허침해에 대하여는 현존하거나 과거에 이루어진 특정행위뿐만 아니라 장래에 발생할 특정행위가 특허침해를 구성하는지에 대하여도 오피니언을 요청할 수 있음. 그러나 특허 효력에 대해서는 영국 특허법에 신규성 및 진보성에 대해서만 오피니언을 요청할 수 있다고 명문으로 규정하고 있어 산업상이용가능성, 실시가능요건 등 다른 무효사유로 오피니언을 요청할 수는 없음.
오피니언의 신청 대상은 특허의 존속 여부를 불문하고, 1977년 특허법 하에 특허된 영국 특허와 영국을 지정국으로 하는 유럽특허의 청구범위에 기재된 특허발명임.
■ 오피니언 신청인과 신청 시기
영국 특허법 섹션 74A(1)는 특허권 소유자 또는 그 외 누구든지 특허 청장에게 오피니언 발행을 요청할 수 있다고 규정. 따라서, 특허권 소유자 외에 그 특허에 대하여 독점권을 가지고 있는 자뿐만 아니라 법률상 이해관계가 없는 제3자도 오피니언을 요청할 수 있음.
또한, 영국 특허법에 따라, 특허의 존속기간뿐만 아니라 당해 권리가 소멸한 경우에도 오피니언을 요청할 수 있음.
■ 오피니언 결과에 대한 불복과 법적 구속력
특허법의 규정에 따라, 오피니언은 법적 구속력은 없음. 즉, 오피니언 결과로 인하여 특허가 취소되거나 오피니언 결과를 이용하여 손해배상 등 법적 구제절차를 청구할 수 없음.
특허청 심사관의 심리 결과 침해사항이 없다거나 그 특허가 무효하다는 오피니언이 발행될 경우, 특허권자는 이 오피니언 발행일로부터 3개월 내에 수수료를 납부하여 오피니언의 재검토를 요청할 수 있음. 여기서도 제3자는 오피니언 발표 4주 내에 이 요청과 관련해서 제출할 수 있음. 이 재검토의 결과 또한 구속력이 없고, 오피니언과 마찬가지로 현재 검토 중인 사안에 기초하여 누구든 법정 소송을 제기하는 걸 막을 수는 없음.
■ 오피니언 제도의 이용
오피니언 제도는 ①특허사무소에서 얻는 소견보다 더 중립적이고 공적인 결과를 얻을 수 있으며, ②비용이 매우 저렴하며, ③빠른 기한(최단 3개월) 내에 결과를 얻을 수 있으며, ④절차가 간단하며, ⑤특허침해문제와 특허의 효력문제를 동시에 다툴 수 있다는 장점이 있음.
또한, 오피니언 제도는 다음과 같은 부문에 활용될 수 있음.
• 특허권 침해 또는 비침해의 확인(실시행위의 계속, 중지)
• 실시권 계약, 권리 양도 교섭에의 활용
• 중재기관에 분쟁조정의뢰를 위한 기초자료로 활용
• 경찰 고소의 근거자료,
• 경고장의 증거, 경고장에 대한 반론의 증거
• 법적소송을 위한 기초자료로 활용
영국에서는 소송 비용이 다른 유럽국가에 비해 더 많이 소요되므로, 소송에 앞서 제기하려는 소송이 타당한지, 소송을 할 경우 승소 가능성이 있는지, 또는 당사자와 중재 또는 합의의 여지는 없는지를 고려해보아야 할 것.
아래의 절차는, 소송 이전과 소송 과정에 취할 수 있는 조치와 사항에 대해 정리한 것.
[표 23] 소송 전 취할 수 있는 절차 | |
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침해 발생 |
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↓ | |
나의 특허가 법적으로 유효한지 확인 (특허권자의 경우) 특허가 청구인의 소유가 맞는지, 법적으로 유효한지 확인 (침해자의 경우) |
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↓ | |
침해자의 정체, 침해품의 제조(업자), 경로(수입업자), 판매(유통업자)에 대해 조사 | |
↓ | |
변리사와 상담 • 침해 진위 여부와 침해 범위 확인 (특허권자인 경우) • 상대방의 특허를 침해하지 않는다는 견해 피력 (침해자의 경우) |
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↓ | |
상대방의 특허를 침해하지 않는다고 생각되면 법원에 • 침해 진위 여부와 침해 범위 확인 (특허권자인 경우) • ‘비침해 선언(declaration of non-infringement)’ 제출 (침해자의 경우) |
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↓ | |
영국 특허청의 ‘오피니언 제도(opinions service)’를 통해 침해 사항, 특허의 유효성 여부에 대한 특허청 심사관의 소견 요청 • 심사관의 오피니언(소견서)는 특허청 웹사이트를 통해 공개적으로 실림 • 이에 대해 관련 당사자는 의견을 달을 수 있음 • 오피니언에 대한 법적 구속력은 없으나, 심사관의 의견을 바탕으로 중재의 여지, 승소 가능성, 추후 소송 착수 결정에 대해 도움을 받을 수 있음 |
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↓ | |
영국 특허청의 지재권 소송 중재서비스를 통해 침해자와 합의 노력 • 중재는 소송 이전 또는 소송 중에도 가능 • 소송을 제기하기 이전에 분쟁을 해결하려는 어떠한 시도나 노력도 없이 영국 법원에 소를 제기한 당사자들에게는 이 점이 심결시 불리하게 작용 • 분쟁 합의는 ‘대체적 분쟁해결(ADR)’ 지침을 기준으로 함 |
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↓ | |
분쟁해결을 위한 CPR 파트 36의 청약 • CPR 파트 36의 규정에 따라 분쟁해결을 위해, ‘비용을 제외한 기득권을 침해하지 않는’ 서면을 이용 • 재판으로 진행되기 전 피고에게 재정적 압박을 가할 수 있는 수단 |
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↓ | |
소송 착수 결정 • 항변 및 반소 자료 준비, 증인 확보 • 소송과 관련된 문서 또는 이메일 등의 내부 보안 유지 (직원에게 소송 예정 통지) • 상대방의 재정 상태 확인 (승소시 소송 비용 및 손해배상금 지불 능력) |
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↓ | |
소송 제기 (1심 법원) • 일단 소송을 제기하면 소송 취하 불가 (단, 중재에 의한 합의 체결시에는 가능) - 소송 취하시 상대방 소송 비용을 지불 • 중간금지명령(interlocutory action) 이용하여 재판 기간 동안 또는 재판 종결전까지 침해자의 침해 행위 금지 요청 |
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↓ 12-18개월 | |
1심 판결 • 손해배상금 재정 - 특허권자의 특허가 영국에서 실시되고 있지 않은 경우, 원고인 특허권자의 손해배상 청구는 로열티 지불로만 계산됨 |
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↓ | |
소송 제기 (항소 법원) |
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↓ 12개월 | |
2심 판결 |
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↓ 상고 | |
대법원 |
민사 소송에서 승소한 자에게 법원은 아래와 같은 구제 절차를 제공함.
• 금지명령(injunction)
- 침해자에게 침해 행위를 중단하는 명령
• (침해 물품의) 인도/폐기
- 특허권자의 요청에 따라 침해 물품을 폐기 또는 특허권자에게 인도
• 정보 제공 (침해 거래, 공급자, 고객에 관한)
• 손해배상액 청구
• 소송비 변상
이중, 위의 3가지는 재판 종결 이전 중간금지명령으로 가능한 절차.
계류중인 재판 과정 중에 긴급한 가금지명령(temporary injunction)이 필요하다면, 청구인은 법원의 중간금지명령(interlocutory action)를 이용할 수 있음.
이 제도는 침해를 받았거나 신제품의 시장 도입으로 인하여 침해가 발생될 것이라 믿는 특허권자의 특허 관련 소송에서 주로 이용됨. 법원은 접수 받은 중간명령을 고려하는 한편, 주장된 특허 침해 또는 무효와 관련된 기술 문제는 자세히 고려하지 않게 됨. 전문가의 소견이 요구되는 문제는 특히 더 고려하지 않음. 따라서, 특허권자는 침해 여부에 대해 추정적인 논증을 보여주어야 함.
중간금지명령은 이러한 기술적인 문제가 주요 쟁점이 아닌, 당사자 간의 ‘형편의 균형(balance of convenience)'에 의거하여 결정됨. ’형편의 균형‘에 관한 판정은 주로 상업적인 문제를 기준으로 함. 양 당사자들은 승소를 가정으로 재판이 끝나고 받게 될 단순한 손해배상금으로는 자신들이 입은 피해를 보상할 수 없음을 보여주어야 함. 법원은 양 당사자들이 내세운 사건을 가늠해보아, 재판 기간 동안 금지명령을 내릴 것인지를 결정. 만약 특허권자가 회복불가능하다고 주장하는 손해가 독점 판매의 상실과 관련된 것이라면, 법원이 특허권자의 편을 들어줄 가능성은 높지 않음. 가금지명령이 내려진 재판은 3~4개월 정도 앞당겨져 종결되기도 함.
(1) 손해배상의 형태
특허 및 미등록 디자인권 침해 소송에서 승소한 경우, 특허권자 또는 미등록 디자인권자는 손해배상액을 청구하거나 침해자가 얻은 이익을 계산하여 보상을 받을 수 있음. 영국에서 손해배상은 형벌 보다는 보상에 중점을 두고 있는데, 이는 특허권자에게 침해가 발생하기 이전의 상황으로 돌려놓는 것을 최우선으로 하고 있기 때문임.
현재까지 특허 및 미등록 디자인권 침해 소송에서 제조업자인 원고에게 재정된 손해배상의 형태는 다음과 같음.
․침해자인 피고의 침해 행위가 없었다면, 원고가 특허 제품 판매로 벌어들였을 이익의 보상
․피고의 침해 행위로 인하여 원고가 자신의 제품 가격을 인하하여 입은 손해의 보상
․피고인 침해자가 판매한 특허 제품에 대한 순수 판매 로열티의 계산
만약 원고의 특허가 영국에서 실시되고 있지 않는 경우(특허권자에 의해서든 실시권자에 의해서든), 원고에 대한 손해배상액은 로열티 지불로만 인정이 될 것. 왜냐하면 이런 경우는, 원고가 제공자로서 피고인 침해자에게 실시권을 허여할 수 있고, 침해자는 실시권자로서 침해품을 판매할 수 있다는 가정이 성립되기 때문임.
(2) 2차 손실
특허가 제품 및 서비스 판매와 연관되어 2차 손실(secondary loss)이 발생되었다면, 특허권자는 2차 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있음. 이러한 2차 손실에 대한 배상 청구는 사실에 입각하여야 하며, 특히, 2차 손실이 침해의 결과 그리고 침해로 예견이 가능한 결과임을 증명하여야 함. 이러한 ‘예견 가능’은 무엇으로 증명이 가능한지에 대해 논의가 없었으므로 다소 논란의 여지를 남겨 둠.
(3) 계속적인 손실
특허권자는 침해가 중단된 상황에서도 계속적으로 손해를 입을 수 있음. 이러한 손해는 침해로 인하여 특허권자가 낮춘 가격 하락의 효과와 유통 채널과 소비자 연결간의 시장 혼선이 계속됨으로써 발생됨. 즉, 침해가 없었더라면 가격 인하를 하지 않았을 것이므로, 특허권자는 이로 인한 손해배상을 청구할 수 있음. 또한, 침해자가 훨씬 낮은 가격으로 특허 제품을 판매하여 시장을 장악한 지역의 경우 침해 행위가 중단되었다 해도 시장 혼선이 당분간 지속될 것이기에 이에 대한 보상 청구할 수 있음. 계속적인 손실에 대한 보상 청구는 침해가 중단되었거나 피고가 특허권자의 제품 시장에서 철수한 것과는 무관하게 이루어질 수 있음.
(4) 연구비 보상
침해로 인하여 판매 손실을 입은 특허권자가 시장을 점유하기 위해 새로운 제품의 연구 개발을 수행하였다면, 연구 개발(R&D) 비용에 대한 보상도 청구가 가능함. 연구비 보상 청구가 인정이 되려면, 연구비로 돈을 사용한 절대적인 이유가 시장에 나와 있는 침해 물품 때문임을 보여주어야 함. 즉, 침해가 없었더라면 연구 개발 작업이 이루어지지 않았음을 증명하여야 함.
영국에서는 상표 또는 저작권 침해는 범죄로 간주되지만, 특허 침해는 민사 소송으로 간주됨. 따라서, 영국법에 따라, 상표 또는 저작권 침해로 고발당한 피고에 대해서는 형사 처벌이 가능하지만, 특허 침해자에 대해서는 형사처벌이 가능하지 않음. (단, 조직적인 대규모 범죄의 경우에는 예외)
디자인 침해 또한 형사 처벌 조항이 없어 형사 처벌을 할 수 없음. 물론, ‘사칭통용(passing-off)'에 근거한 처벌은 가능하지만, ’사칭통용'의 주요 조건은 소비자의 혼동으로, 중소기업 디자이너가 창작한 디자인을 유명 디자인 업체에서 고의로 모방한 경우 ‘사칭통용'를 증명할 방법이 없어 결국 형사 처벌이 힘듦.
2004년 3월 유럽 의회가 지식재산권 침해자에 대한 이전보다 더 강력한 형사처벌을 내용으로 한 IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive)를 승인. 영국은 특허 침해도 범죄로 규정하고 있는 이 지침서의 시행에 따라, 변리사회(CIPA) 등 여러 기관과 전문가의 자문을 구했으나, 자유 경쟁과 산업 발전에 저해가 된다는 의견이 많았음.
영국 지식재산청(UKIPO)은 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사의 인공지능 창작 기계 ‘DABUS’를 발명자로 기재한 2건의 특허 출원에 대해 영국 특허법(the Patents Act 1977) 제13(2)조의 요건을 충족시키지 않는다는 이유로 거절 결정을 내림
탈러 박사는 영국 고등법원(High Court)에 거절결정 불복소송을 제기하였으나 법원이 “특허를 위한 출원은 오직 인간만 가능하다(only a person could make an application for a patent)”라고 언급하며 DABUS의 발명자성을 인정하지 않았고,3) 이에 탈러 박사가 항소법원에 항소함
영국 항소법원은 DABUS는 발명자가 될 수 없다는 하급심 판결을 인용하였으나, 다음과 같이 판사 3인의 견해가 나뉨
(1) 다수의견
(Arnold) 탈러 박사는 영국 특허법 제13(2)조에서 요구하는 ‘(a) 발명자 식별 및 (b) 권리의 파생 표시’를 준수하지 않았으며 이에 따라 출원이 철회된 것으로 간주하는 것은 정당함
(Elisabeth Laing) Arnold 판사의 견해에 동의하며, 탈러 박사와 같이 해당 발명의 발명자가 사람이 아니라고 적극적으로 주장한 경우 특허법을 준수하지 않은 것이라고 덧붙임
(2) 소수의견
(Birss) 영국 법률에 따른 발명자는 해당 발명을 실제로 고안한 사람이며, 탈러 박사는 자신이 만들고, 소유하고, 관리한 창작 기계의 소유자이자 운영자로서 특허를 출원하고 권리를 받을 수 있으므로 법 제13(2)조의 요건을 충족함
언와이어드社와 화웨이·ZTE의 표준필수특허 실시료 관련 소송은 지난 2014년부터 지속됨
언와이어드社는 에릭슨(Erisson)社로부터 모바일 통신 관련 SEPs를 인수받았으며, 이 SEPs는 FRAND 선언의 적용을 받음. 언와이어드社는 2014년 중국의 화웨이·ZTE 및 구글과 삼성을 상대로 특허침해소송을 제기한 바 있으며, 구글·삼성과는 화해계약을 체결하며 분쟁을 종료하였으나 중국 기업들과는 분쟁을 지속함
2017년 영국 고등법원(High court)은 언와이어드社와 중국 기업들간의 소송에서 SEPs 실시료율(로열티)을 정하는 기준 등에 대해 판단함
영국 대법원은 국제통신표준에 관한 라이선스 조건을 밝힌 2017년 영국 고등법원 판결([2017] EWHC 711)에 불복한 화웨이社와 ZTE의 상고를 기각하고, 표준필수특허 라이선스 조건을 따르지 않은 화웨이社 및 ZTE에 내린 침해금지명령을 집행할 수 있다고 판시함
영국 대법원은 유럽전기통신표준기구(ESTI)의 지식재산권 정책에 따라 글로벌 특허포트폴리오 표준필수특허 실시료율 조항에 대해 영국 법원이 결정할 권한이 있다고 봄
동 판결은 관할권(jurisdiction), 재판적(suitable forum), 비차별성(non-discrimination), 경쟁법(competition), 구제(remedies)의 5개 쟁점에 대해 판시함
(1) 영국은 EU 회원국으로서 EU의 권리소진 제도가 적용되었으나 2020년 1월 31일 EU에서 정식으로 탈퇴하면서 영국의 이익에 가장 부합하는 병행 무역 제도의 틀을 마련하기 위하여 권리소진 제도 개정을 위한 논의를 진행하였고, 2022년 1월 18일 영국 지식재산청(UK Intellectual Property Office)은 EU 탈퇴 이후에도 현행 권리소진 제도를 잠정적으로 유지한다는 결정을 발표하였음.
(2) EU를 탈퇴하기 전까지 영국에는 ‘EEA 지역소진(EEA Regional Exhaustion Regime)’이 적용되었고, 이 제도는 EU 회원국 사이에서는 특허·상표·저작권 분야를 가리지 않고 권리소진을 인정하는 것으로 일반적인 국제 소진과는 구별되는 것임.
EU 회원국의 권리소진은 ‘지역소진(regional exhaustion)’으로 부르기도 한다. EU가 채택한 권리소진 제도에 따라 EEA 어느 곳에서나 시장에서 합법적으로 처음 출시된 상품에 대한 지식재산권은 나머지 EEA 국가에서 소진된 것으로 간주되기 때문에 이 상품을 EEA에서 EEA 가입국으로 병행 수입하고 EEA 가입국에서 다른 EEA 가입국으로 병행 수출할 수도 있었으나, EEA 가입국 이외의 제3국에서는 권리소진이 인정되지 않음. 유럽사법재판소는 EU의 권리소진 제도와 관련하여 EU 회원국은 자유롭게 국제 소진 제도(병행 상품을 한 국가에서 다른 국가로 이동할 수 있음)를 선택할 수 없고 EEA 지역소진 제도만을 채택할 수 있다고 판결하였음.
(1) 공식적으로 2020년 2월 1일부터 EU 비회원국이 된 영국은 ‘탈퇴 협정(The Withdrawal Agreement)’에 따라 2020년 12월 31일까지 과도기 기간동안 EU법의 적용을 받았고, 따라서 EEA의 어느 곳에서나 시장에서 합법적으로 처음 출시된 상품에 대한 지식재산권은 나머지 EEA 국가에서 소진된 것으로 간주되기 때문에 이 상품을 EEA 국가에서 영국으로 병행 수입하고 영국에서 EEA 국가로 병행 수출할 수 있었음.
(2) 그러나 영국은 EU 탈퇴에 관한 국내법의 적용에 따라 EEA 지역소진 제도에 일방적으로 참여하고 있으며, 일방적인 EEA 지역소진 제도의 적용 결과, EEA 국가에서 처음으로 출시된 상품에 대한 지식재산권은 영국에서 소진된 것으로 간주되어 권리자의 허락없이 영국으로 병행 수입될 수 있지만, 영국 시장에서 처음으로 출시된 상품에 대한 지식재산권은 EEA 국가에서 소진되지 않기 때문에 권리자는 이 상품이 EEA 국가로 병행 수입되는 것을 금지할 수 있게 됨.
(1) 영국 지식재산청은 의견 수렴 진행 과정에서 4가지 유형의 권리소진 제도(EEA 지역소진, 국내 소진, 국제 소진, 혼합 소진)를 제시하면서 응답자에게 선호하는 유형의 권리소진 제도를 선택하도록 하였음.
(2) 권리소진 제도의 4가지 유형
[표 24] 영국의 권리소진 제도 4가지 유형 | |||
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제도 유형 | 영국 내로의 병행 수입 | 영국 밖으로의 병행 수출 | |
1 | 일방적인 EEA 지역 소진 제도(UK+ 제도) | EEA 국가로부터 병행 수입은자동적으로 허용(약품의 경우에는 별도의 허가 필요)일방적인 EEA 지역 소진 제도(UK+ 제도) | 국제 소진을 허용하는 국가를 제외하고 자동적으로 허용되지 않음 |
2 | 국내 소진 제도 | 자동적으로 허용되지 않음 | 국제 소진을 허용하는 국가들을 제외하고 자동적으로 허용되지 않음 |
3 | 국제 소진 제도 | 모든 국가로부터 자동적으로 병행 수입이 가능(약품의 경우에는 별도의 허가 필요) | 국제 소진을 허용하는 국가들을 제외하고 자동적으로 허용되지 않음 |
4 | 혼합 소진 제도 | 병행 수입이 가능한지는 특정 지식재산권, 상품 또는 섹터의 결정에 따름 | 국제 소진을 허용하는 국가들을 제외하고 자동적으로 허용되지 않음 |
(1) 현행 영국의 권리소진 제도에 따른다면 영국의 소설가가 EEA 국가에서 소설을 출판한 경우 이 도서에 대한 배포권은 영국 및 EEA 국가 전체에서 소진되므로 영국의 유통업자는 저작권자의 동의가 없어도 EEA 국가로부터 이 책을 자유롭게 수입할 수 있으나 우리나라에 적법하게 출판된 동일한 소설은 권리자의 동의가 없이는 영국으로 수입될 수 없음.
(2) 우리나라의 소설이 번역되어 EEA로 수출된 경우 영국에서도 이 소설의 배포권은 소진되었기 때문에 영국의 유통업자는 자유롭게 이를 수입할 수 있으나 이 소설이 영국으로 먼저 수출된 경우라면 EEA 국가에서는 권리소진이 인정되지 않기 때문에 저작권자 또는 이용허락을 받은 자의 동의가 없다면 수입이 금지됨.
* 출처 : “EU 탈퇴 이후 영국의 권리소진 제도”, 한국저작권위원회, 송선미
영국의 이커머스 시장은 미국의 글로벌 업체인 아마존, 이베이가 상위권에 있음
Amazon, eBay와 같은 주요 해외 전자상거래 플랫폼은 주로 IP 보호 플랫폼(ex.IPP)과 소유자 권리 인증 프로그램(ex. VeRo Program)등 약관 내외에 지식재산정책을 두어 지식재산분쟁 예방을 위한 가이드라인을 제공하고 있음
Etsy는 수공예품 전문 거래 쇼핑몰이므로, 창작물에 대해 지식재산정책을 규정하여 엄격하고 적용하고 있음. 상표권과 저작권에 관한 사항이 주를 이루며, IP 침해 발생 시 신고제도를 운영하고 있으며, 이에 대해 이의제기를 할 수 있음. 미국 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA)의 삭제요청(Take down)통지와 반박(Counter)통지의 절차를 준수함
아마존은 글로벌 종합 전자상거래 업체로, 영국 이커머스 시장 점유율 1위
- 영국에서 유입되는 월 접속자 수가 미국, 일본, 독일에 이어 네 번째로 높음
- 1995년 미국에서 온라인 서점으로 시작한 아마존은 전자제품, 생활 용품, 의류 등 광범위한 카테고리를 보유하고 있으며 비디오 콘텐츠 스트리밍 서비스까지 사업 분야를 확장하고 있음
- 온라인 서점 서비스를 시작한 지 불과 몇 개월 만에 해외 배송에까지 확장, 도서에서부터 시작해 화장품/생필품/의류./소형전자제품/식품 등 제품 카테고리를 확대해 세상 모든 제품을 판매하는 ‘에브리싱 스토어(everything store)’로 진화
- 아마존 고유의 ‘최저가 알고리즘’에 의해 상시적으로 아마존 내에 판매되는 동일 상품의 가격뿐만 아니라 다른 쇼핑몰의 가격을 확인한 뒤 상품의 ‘최저가’를 변동하는 시스템을 특징으로 함
- 아마존의 경우 현지에 거주하고 있지 않더라도 일정 등록 절차를 거쳐 국내에서도 셀러(Seller)등록이 가능함
아마존은 지식재산권에 대해 미국의 연방법 및 디지털 밀레니엄 저작권법(The Digital Millennium Copyright Act, 이하 DMCA)에 근거한 상표·특허·저작권 규정을 따르고 있음아마존이 바라보는 미국의 지식재산권 개념 네 가지(상표, 디자인 특허, 특허, 저작권)에 대한 기본적인 내용은 다음과 같음
■ 상표(Trademark) : ‘상표’란 브랜드의 이름을 보호하고 제품이나 서비스를 타인의 것과 식별하여 소비자가 출처를 알 수 있게 하는 것으로, 아마존에서는 제품 상세 페이지의 브랜드명과 제품 포장 등에 이 상표가 표시됨. 아마존 셀러가 타인의 상표와 동일하거나 유사한 제품을 판매해 출처 판단에 혼동을 준다면 상표권 침해로 문제가 될 수 있음
■ 디자인 특허(Design Patent) : ‘디자인 특허’란 신규성 있고 독창적인 3D 제품의 ‘외관 디자인’을 보호하는 개념임. 디자인 특허는 특히 주의가 필요한데, 한국 기업들이나 한국 셀러들이 미국의 디자인 특허에 대해 잘못 알고 있는 경우가 많기 때문임. 한국의 ‘의장권’과 미국의 디자인 특허를 동일한 개념으로 여기기 쉬운데, 미국의 디자인 특허는 한국의 의장권과는 분명한 차이가 있다. 레이스 디자인이나 캐릭터 디자인 등의 2D 디자인을 모두 포함하는 한국의 의장권과는 달리, 미국의 디자인 특허는 2D 디자인이 아닌 3D, 즉 제품의 외관을 보호함. 따라서 미국에서는 캐릭터와 같은 2D 디자인은 디자인 특허가 아닌 ‘저작권’으로 보호되며, 상표의 로고는 ‘상표’로 보호됨
■ 특허(Patent) : 실용 특허(Utility Patent)라고도 불리는 ‘특허’는 유용하고 진보적이며 신규성 있는 ‘기술’을 보호함. 특정 제품의 작동 방식이나 사용 방법, 특정한 조성물이나 기계 등이 모두 이 특허에 해당한다고 할 수 있음
■ 저작권(Copyright) : ‘저작권’이란 저작자의 오리지널 창작물을 보호하는 개념으로 여기에는 사진, 그림, 글, 영상, 노래 등이 모두 포함됨. 아마존에서는 제품의 상세 페이지에 표시된 제품 사진 등의 이미지나 텍스트 또는 그림이나 노래·책 등은 제품 자체가 저작권의 보호 대상이기 때문에, 제3자가 이러한 이미지나 텍스트를 무단으로 복사해 사용한다면 저작권 침해로 문제가 될 수 있음
아마존은 셀러들의 저작권, 상표권, 특허권, 디자인권을 보호하고 있으며 IP 침해가 발생했을 경우 경고, 계정 일시 중지의 조치를 취할 수 있음
- 다음 링크에서 아마존 IP 정책에 관한 자세한 사항 알아보기 :
https://www.amazon.com/report/infringement/signin
아마존에서 모조품(counterfeit product)리포트 및 제거하기
- 지식재산권의 소유자 혹은 소유자로부터 통지 제출 권한을 얻은 대리인이라면, 아마존의 ‘온라인 침해 신고(Report Infringement)’ 기능을 이용해 상표·특허·저작권과 관련된 모든 침해 신고가 가능함
- 만약 타 셀러가 본인의 상표를 사용해 제품을 판매 중이라면 이 기능으로 신고할 수 있음
- 다음 링크에서 아마존 IP 침해 리포트 방법에 관한 자세한 사항 알아보기 :https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/U5SQCEKADDAQRLZ
① IP침해 리포트 작성 : 모조품이 미국 아마존에서 판매되고 있는 경우 amazon.com/report/infringement 접속-> Intellectual Property Infringement Report form 작성
② IP침해 유형 선택 : 모조품에 대한 신고는 Trademark concern → the product is counterfeit 선택. 저작권, 상표권 둘 다 침해당한 경우 개별로 리포트 하는 것이 권장됨. 또한 복수의 상표권이 침해당한 경우 각 상표권별로 리포트하는 것이 권장됨.
③ 브랜드명, 상표등록번호 입력, 빠른 절차 진행을 위하여 상표/저작권/특허에 관한 문서의 링크도 함께 첨부해야 함
④ 침해 상품 목록 작성 : 모조품에 대한 정보 입력시, ASIN(Amazon Standard Identification Number) 혹은 상품URL 기재할 수 있음. 50개까지 입력할 수 있으며, 같은 상품이라도 사이즈/색상 별로 ASIN이 다르기 때문에 기재한 상품과 ASIN이 일치하는지 확인해야 함. IP 침해 리포트를 제출할 때 해당 물품 ASIN을 모두 신고할지, 또는 특정 판매자만을 신고할 것인지 신고 범위를 선택할 수 있음
(※ 위 그림에 기재된 ASIN은 예시이며, 실제 IP침해 상품이 아님)
⑤ 개인정보 입력 : 침해자(판매자)와 연락할 수 있는 연락처 입력
⑥ 절차는 일반적으로 1~3영업일이 소요되며, 그 이후에도 아마존에서 확인 이메일을 받지 못한 경우 리포트를 재제출하는 것이 좋음
① 브랜드 레지스트리(Brand Registry)
- 아마존 브랜드 레지스트리는 ‘출원된 상표’를 보유한 셀러가 참여할 수 있는 아마존의 특별한 프로그램으로, 이 브랜드 레지스트리에 등록하면 많은 혜택이 주어짐
- 혜택 중에 하나로, 브랜드 레지스트리에 등록한 셀러에게 아마존은 더 강력한 지식재산권 보호 제도를 제공하며, 지식재산권 침해 발생 시 ‘Report a Violation(RAV)’ 기능을 통해 위반 신고가 가능함
- 브랜드 레지스트리에 등록하면 상표나 특허 등을 침해한 타 리스팅을 더 쉽게 검색할 수 있고 신고 역시 더 간단하며 여러모로 장점이 많음
- 따라서 본인 브랜드에 대해 상표권을 보유하고 있거나 상표를 출원한 셀러라면 반드시 고려해볼 만한 프로그램임
② IP 액셀러레이터 프로그램(IP Accelerator)
- 아마존의 IP(지식재산권) 액셀러레이터란 ‘정식 상표권 등록’을 위한 서비스를 제공하는 지식재산권 전문 로펌과 셀러들을 연결해주는 프로그램
- 이는 아마존이 브랜드 레지스트리 신청 요건으로 ‘등록된 상표’를 요구하던 시기에 특히 유용하게 활용된 프로그램으로, 이미 정해진 아마존 IP Accelerator 로펌을 통해 유사 상표 검색 등의 기본적인 서비스 또한 편리하게 이용할 수 있음
③ 프로젝트 제로(Project Zero)
- 아마존 프로젝트 제로는 머신 러닝 시스템을 통해 모조품을 식별하고 삭제할 수 있는 자동화된 지식재산권 보호 프로그램으로, 상표권을 가진 셀러들이 특별히 침해를 신고하거나 아마존에 연락하지 않아도 상표권을 보호받을 수 있는 툴
- 프로젝트 제로를 이용하기 위해서는, 앞서 살펴본 ‘브랜드 레지스트리’에 등록되어 있어야 하며 해당 브랜드는 상표로 정식 등록된 것이어야 한다는 요건이 있음
- 이외에도 ‘Report a Violation’ 기능을 사용한 경험이 있어야 하며, 최근 6개월 이내에 제출한 지식재산권 침해 신고에 대한 아마존의 인용률(인정 비율)이 90% 이상이어야 프로젝트 제로를 이용할 수 있음
④ 실용특허 중립평가 제도(Utility Patent Neutral Evaluation)
- 아마존은 상표 보호 프로그램뿐 아니라 실용(기술) 특허를 보호하기 위한 ‘실용 특허 중립평가 제도(Utility Patent Neutral Evaluation, 이하 UPNE)’ 또한 운영 중임
- 아마존에서 특허 침해가 의심되는 제품 리스팅을 발견할 경우, 해당 특허권자가 아마존에 신고하면 아마존이 해당 판매자에게 연락해 본 프로그램(UPNE) 참여 여부를 3주 이내에 결정하게 됨
- 판매자가 UPNE에 참여하지 않기로 결정한다면, 침해 의심 리스팅은 바로 삭제됨
- 판매자가 참여하기로 결정한다면 특허권자와 판매자 양측이 각각 4000달러의 참여 비용을 지급하며, 아마존이 지정하는 중립적인 제3의 평가자가 신속하게(보통 3~4개월 이내) 침해 여부를 판단함
- 침해가 맞는 것으로 판단되면 해당 리스팅이 삭제됨과 동시에 특허권자는 4000달러의 비용을 돌려받게 되며, 침해가 아닌 것으로 판단될 경우 반대로 판매자가 비용을 돌려받고 리스팅도 유지됨
- 현재는 ‘Invitation Only’로 아마존이 선정한 특정인들만 참여할 수 있는 이 제도는 법원 등에 특허 침해 소송을 제기해 분쟁을 해결하는 방식보다 비용과 시간이 훨씬 적게 들기 때문에 매우 효율적인 프로그램으로 평가받고 있음
이베이는 미국에서 설립된 글로벌 전자상거래 업체로, 영국 시장에서 2위를 차지
- 이베이는 1995년 AuctionWeb이란 이름으로 온라인 경매로 물건을 판매하는 전자상거래 플랫폼으로 출발하였으나, 2000년 바로구매(Buy It Now) 기능을 도입하여 경매 없이 바로 제품을 거래할 수 있는 전자상거래로 전환함 br
- 이베이는 경매 또는 바로구매 등의 다양한 판매방식을 제공함을 특징으로 함. 경매의 경우 판매자는 시작가격, 최소가격, 경매기간 등을 설정하여 관심 있는 사용자들의 입찰을 받을 수 있음
- 또한 이베이는 가격제안(Make Offer) 기능을 통해 사용자가 판매자에게 희망 판매 가격을 제시할 수 있게 하여, 판매가격의 협상을 비교적 용이하게 함
- 이베이는 판매자가 판매지역을 선택할 때 별도의 사전 등록 없이 전 세계를 대상으로 판매할 수 있게 함. 그러나 전 세계를 대상으로 판매할 경우 그에 따른 배송, 관세 및 지식재산권 등의 이슈를 사전에 점검할 필요가 있음
IP침해가 발생한 경우 지재권자가 IP 침해 사례를 파악하고 이베이에 신고할 수 있음
- 이베이 홈페이지에서 제공하는 침해청구 통지서(NOCI, Notice of Claimed Infrngement)양식을 작성하여 vero@ebay.com으로 제출해야 함
- 신고인의 연락처, 침해 지식재산권 유형, 침해의 성격에 대하여 기재해야함
- 해당 페이지에서 양식확인:
https://ir.ebaystatic.com/pictures/aw/pics/pdf/us/help/community/EN-NOCI.pdf
• 이베이 지식재산권 침해 유형 리스트
- https://www.ebay.com/help/policies/member-behavior-policies/encouraging-infringement-policy?id=4377
- 판매자가 eBay를 사용하여 다른 사람이 제3자의 지적 재산권을 침해하도록 조장하거나 활성화하는 것을 허용하지 않음
- eBay 정책을 따르지 않는 활동은 목록을 행정적으로 종료 또는 취소하고, 검색 결과에서 모든 목록을 숨기거나 강등하고, 판매자 등급을 낮추고, 구매 또는 판매 제한, 계정 정지와 같은 다양한 조치를 취함
이베이는 지식재산권 소유자들이 침해 주장 사례를 신고할 수 있도록 소유자 권리 인증 프로그램인 VeRO(Verified Rights Owner Program)을 제공하고, 이베이는 지재권자들이 VeRO 가입자 프로필을 만들도록 권장함
(https://www.ebay.com/help/policies/listing-policies/selling-policies/intellectual-property-vero-program?id=4349
- 이베이는 침해청구통지서(NOCI)를 받은 후, 관련 침해혐의자에게 신고당사자의 연락처를 제공하여 분쟁당사자들이 서로 간에 직접 문제를 해결하도록 함
- 또한 이베이는 침해신고서를 바탕으로 상품 리스팅을 재량으로 삭제하고, 침해혐의자에게 삭제 사실 및 삭제의 근거를 통지할 수 있음
이베이에서 IP침해가 발생한 경우 침해청구통지서(NOCI)를 vero@ebay.com에 제출하여 침해 신고를 해야 함
- 이베이는 상표권 및 저작권 침해에 있어서 구체적인 사유에 따른 코드를 부여하며, 다른 유형의 지식재산권은 “기타 침해”로 분류됨
- 올바르게 작성된 지재권자의 IP 침해 청구가 접수되면, 이베이는 대체로 침해콘텐츠를 삭제하고 있음
- 이베이는 침해혐의자에 신고자의 연락처, 삭제되었다는 사실 및 삭제의 근거를 알려주며 침해혐의자에게 분쟁의 직접 해결을위해 신고인과 연락할 것을 권장함
이베이는 상표 침해를 신고하기 위한 NOCI양식에 3개의 근거 코드(Reason Code)를 제공함
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코드 1.1은 위조품 등의 상표권 침해 품목에 적용함. 상표권자는 유효하고 집행 가능한 상표권을 소유하고 있음을 증명하기 위해 상표등록정보를 제공해야함
코드 2.1은 상표권자가 자신의 상표를 침해하는 컨텐츠 리스팅을 신고할 수 있게 해줌. 상표권자는 침해를 주장하는 상표의 등록정보를 제출해야함
코드 5.5는 상표를 침해하는 상점명 또는 사용자 ID에 대한 침해청구를 제출할 수 있게 해줌. 코드 5.5에 해당하는 민원을 접수하는 상표권자는 접수양식의 “제품번호(item number)”란에 침해인의 사용자ID 및 침해상점의 URL을 기재하고, 해당 상표에 대한 정보를 제공해야함
이베이의 NOCI는 저작권침해의 유형에 따라 4개의 코드를 부여함
- 코드3.1은 라이선스 계약을 위반한 소프트웨어 판매에 사용됨. 이베이는 미개봉 정품 소프트웨어 판매에 대한 신고는 처리하지 않고 있음
- 코드 3.2는 저작권을 침해한 위조 상품에 대한 것임
- 나머지 3개 코드는 콘텐츠 리스팅에 관련하여 발생하는 저작권 침해에 대한 것임. 코드 4.1은 저작권의 보호를 받는 텍스트의 불법 카피를 포함한 리스팅 신고, 코드 4.2는 이미지의 불법 복제가 포함된 리스팅 신고, 코드 4.3은 리스팅의 이미지와 텍스트 모두가 불법 복제된 경우 사용되는 코드임
특허권자는 NOCI양식의 코드 5.1을 이용하여 특허침해를 신고할 수 있음
- 이때 특허권자는 특허의 등록정보 뿐만 아니라 특허 침해를 확인한 법원 명령도 제공해야 함
엣시는 2005년 공예품, 골동품 및 공예품 재료 등의 판매를 중점으로 한 전자상거래 플랫포으로 시작하여, 다년간의 성장을 거쳐 현재 미국에서 다섯 번째로 큰 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있음
- 미국, 영국, 캐나다, 인도, 호주, 독일, 네덜란드에 서비스하고 있으며, 영국 트래픽이 2위(11%)를 차지함. 그 외 순위는 1위 미국(794%), 3위 캐나다(4%) 등
- 2020년 기준 엣시는 약 310만명의 셀러와 603만명의 소비자가 이용하고 있으며, 2015년 나스닥 상장 이후, 2020년 9월부터 S&P 500dp 편입되면서 시가 총액이 3배 이상 뛰기도 함
- 엣시는 다양한 분야의 제품을 다루고 있지만, 공예품, 골동품 전문 전자상거래 플랫폼으로 널리 알려져 있어 사용자들도 주로 공예품, 골동품, 공예품 재료 등을 구입하려 엣시를 방문하는 경우가 많음. 따라서 엣시의 색깔과 맞지 않는 제품을 판매할 경우 신중한 고려가 필요함
- 초창기 엣시는 판매자가 직접 수작업로 만든 제품만 수공예품으로 부를 수 있도록 하였으나 2013년부터 판매자가 제삼자나 외부 공장을 통해 만든 제품도 수공예품에 포함해 판매자가 수공예품이라는 명칭을 달고 판매할 수 있는 제품의 물량을 늘릴 수 있도록 하였으며, 2015년부터 엣시 생산 프로그램(Etsy Manufacturing)을 시작하여 판매자들이 사전 승인된 외부 생산업체들과 연계한 제품 생산을 허용함
- 따라서 생산업체들은 엣시에서 제품을 직접 판매하는 것 이외에도 엣시의 판매자들과 협력해 외부 생산업체로 사업을 운영할 기회를 타진하는 것도 고려할 수 있음
엣시는 코로나 특수를 타고 ‘수제 마스크’판매가 큰 반응을 일으켜, 2020년 2분기 엣시의 수제 마스크 판매액은 약 3억 4,600달러를 기록하며 신규 이용자도 1,200만명이 증가한 영향력을 보여줌
엣시에서는 지재권 권리자들이 자신의 권리에 대해 적극적으로 침해 사례를 적발하고 신고해야하며,
(신고 페이지 : https://www.etsy.com/legal/ip/report) 해당 페이지에는 사용자가 상표, 저작권, 위조,
특허 침해 및 기타를 포함한 모든 종류의 지식재산권 침해를 신고할 수 있는 양식을 제공함
수공예품 위주의 전자상거래 플랫폼인만큼, 엣시의 지식재산권 정책은 주로 상표와 저작권에 관한 것임
(상표권 침해 이슈) 상품 판매 페이지의 세부사항부터 제품 설명을 위해 판매자가 사용한 특정 언어에 이르기까지 엣시의 상점 전반에서 상표 관련 이슈를 찾아볼 수 있음
- 예를 들어, 엣시에 리스팅된 제품의 해시 태그에 상점 로고가 노출된 경우, 이는 상표법 보호의 대상이 됨
- 또한 상표가 새겨진 걸쇠나 버클, 상표가 결합된 직물 패턴, 엣시 내의 상점의 명칭과 로고 자체가 충분히 독특하여 구별되는 경우에도 상표권의 보호 대상이 됨
- 해당 빈티지 제품이 정품일 경우 판매자의 해당 브랜드 사용은 사실에 기반하고 있다는 점과 과거 정품을 구매하고 재판매하는 것이라는 점에서 타인의 상표에 대한 적법한 사용이 됨
- 상표권 침해 방지의 핵심은 구매자가 혼동할 수 있는 리스팅과 설명을 피하는 것으로, 만약 리스팅이 사실과 달리 해당 제품이 특정 브랜드와 연관이 되어있다고 암시할 경우 그 리스팅은 상표권 침해가 될 수 있음
(저작권 침해 이슈) 엣시의 플랫폼은 빈티지 및 수공예품 판매자를 주로 유치한다는 점에서, 엣시의 저작권 보호는 중요하게 여겨지며 판매자의 실제 상품은 저작권 보호의 대상이 됨
- 제품을 직접 제작하지 않은 판매자라고 하더라도 여전히 저작권의 보호를 받을 수 있음 (ex. 드레스를 판매하는 판매자가, 드레스 제품의 리스팅에 “의자 옆에 걸어놓은 빈티지 드레스”의 사진을 삽입한 경우 그 사진에 대한 저작권을 가질 수 있음)
- 특정한 경우 리스팅의 제품설명 또는 상점의 설명 및 정책 역시 원본 컨텐츠의 구성에 창의성이 가미되었기 때문에 저작권 보호의 대상이 됨
- 엣시는 판매자들에게 잠재적인 저작권 침해에 대한 내용 또한 고지하고 있음
- 먼저, 사진의 대상물이 저작권의 보호 대상이 아니더라도, 그 사진 자체는 저작권의 보호를 받을 수 있음을 명시하고 있음 (ex. 독창적이지 않은 금반지는 저작권의 보호 대상이 아니나, 조명과 각도 등의 창의성을 추가하여 촬영된 금반지의 사진은 보호될 수 있음)
- 따라서, 상점 페이지에 판매자가 직접 촬영하거나 소유하고 있지 않은 사진을 게시할 때, 저작권 침해 가능성이 있으므로 주의해야 함
- 또한 엣시는 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA)의 삭제요청(Take down)통지와 반박(Counter)통지의 절차를 준수함
엣시는 지식재산권 분쟁의 해결에 있어 불간섭주의 접근방식을 취하고 있어, 엣시가 침해신고서를 접수하면 그 신고서에 적부 판단 없이 바로 침해대상 리스팅을 삭제하거나 침해 자료에 대한 접근을 차단함
- 이어서 침해혐의자에게 리스팅삭제 또는 접근차단 조치가 시행되었다는 점을 통지함
- 엣시는 전자상거래 플랫폼으로서 어떤 제품이 판매 가능한지 여부를 지식재산권과 관련하여 판단하지 않는 입장을 취하고 있어, 진정한 IP 침해 여부를 가리는 것은 분쟁 당사자 간에 해결할 문제로 남겨짐
- 이러한 방식은 침해 컨텐츠를 신속하게 삭제할 수 있으며, 해당 양식이 침해 대상 상품 및 관련 컨텐츠의 지식재산권의 소유여부를 증빙하는 것 외에 별도로 증거 또는 정보를 요구하지 않는다는 점에서 지재권자인 신고자에게 유용함
- 또한 엣시는 반복적인 침해행위를 한 자에게 대하여 무거운 벌칙을 부과함. 엣시는 한 판매자가 여러 번 신고를 받은 경우 엣시가 해당 신고를 인용했는지 여부와 관계없이 해당 판매자가 가진 플랫폼상의 모든 계정과 상점을 취소할 수 있음
엣시의 모든 지식재산권 분쟁 신고는 엣시의 온라인 침해 통지 양식(https://www.etsy.com/legal/ip/report)을 이용하여 제출함
- 먼저 신고자인 지재권자는 문제된 지식재산권의 소유권이 자신에게 있다는 점을 표시해야 함
다음을 지재권자의 연락처 정보를 입력하고(이 정보는 침해자에게 제공함), 지식재산권의 유형을 선택해야 함
엣시는 저작권 상표권, 위조품, 특허에 대한 침해를 신고할 수 있도록 하고 있으며, 더불어 퍼블리시티권 등 그 외 다른 유형의 지식재산권 침해 신고도 할 수 있음
상표권자는 ① 등록된 상표의 소유권이 있는 경우 ② 계류 중인 출원을 가지고 있는 경우 ③ 상표권에 대한 다른 근거가 있음을 표시한 경우 상표 침해 신고를 제출할 수 있음
다만, 상표와 달리 계류 중인 특허출원을 이유로 IP 침해 신고를 허용하지 않음 (등록특허권자만 IP침해 신고 가능)
엣시의 저작권침해 신고는 디지털밀레니엄 저작권법(DMCA)이 그 관할을 담당하여 판매자는 엣시의 온라인 침해통지양식을 이용해 삭제요청통지(takedown notice)를 제출할 수 있음
- 저작권자는 아래와 같은 엣시의 지정 대리인(Etsy, Inc., Attn : Legal Department, 117 Adams Street, Brooklyn, NY 11201) 에게 삭제요청 통지를 우편발송하거나 이메일(legal@etsy)로 발송할 수 있음
엣시의 저작권 침해 신고양식은 아래와 같음
2022년 4월 엣시는 창작자 및 지식재산권 보유자가 IP침해를 보다 더 쉽게 신고할 수 있는 지식재산권 포털(Etsy Reporting Potral)을 출시함
- 포털 링크 : https://www.etsy.com/ipreporting
- 사용가이드 (YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=OD-x7QbpzOU
https://www.etsy.com/ipreporting에 브랜드에 관한 정보를 입력하여 가입한 다음, 상단의 ‘Intellectual Properties’탭을 클릭하여 보유하고 있는 지식재산권을 등록함
IP 침해신고를 하기 위해서는 상단의 “Reports”탭을 클릭하여 IP침해 상품과 관련된 자신의 IP를 선택한 뒤, IP 침해 상품의 리스팅을 클릭하여 리포트에 추가함
"Report”탭에서 처리 현황을 확인할 수 있으며, IP침해 신고의 내용이 유효할 경우 Etsy에서 후속조치에 대한 이메일을 보내줌
번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|
1 |
유효한 특허를 받을 가능성을 평가했는가?
→ 연구초기단계부터 규칙적으로 평가하는 것이 필요 |
|
2 |
특허 보호의 범위에 대해서 평가했는가?
→ 특허청구범위가 너무 좁으면 회피하기가 쉬움 → 특허청구범위가 너무 넓으면 자기특허가 무효가 될 수 있음 |
|
3 |
특허침해에 대해서 쉽게 알아낼 수 있는가?
→ 침해의 적발이 불가능할 경우 특허의 가치가 떨어짐 |
|
4 |
경쟁자가 활동하고 있는가?
→ 경쟁자가 동분야를 연구하고 있거나, 시장출시를 준비하고 있다면 가능한 빨리 출원하는 것이 필요 |
|
5 |
특허와 다른 지식재산권의 관계에 대해서 평가하였는가?
→ ex. 특허와 상표를 동시에 출원하는 것 검토 등 |
|
6 |
상업적 가능성과 수익이 ‘기술공개 및 특허비용 부담’을 정당화 하는가?
→ 특허보호비용(ex. 특허소송비용), 실질적 보호기간 검토 (기술수명과 관련) 검토 |
|
7 | 특허유지비용이 준비되어 있는가? (등록료, 연차료 등) | |
8 | 어떤 국가에서 출원할지를 결정하였는가? | |
9 |
경쟁자에게 미치는 영향에 대해서 평가하였는가?
→ 특허는 경쟁자에게 진입장벽으로 작용하기도 하지만 정보공개로 인해 경쟁자가 이를 활용할 가능성이 있음 |
|
10 |
상업화 의사가 없다면, 라이센싱 기회가 없는가?
→ 상업화 또는 라이센싱할 의향이 없을 경우 특허출원할 필요가 없음 |
|
11 |
발명이 공개되었는가? 상업적으로 사용되고 있는가?
→ 공개적으로 알려져서 혹은 사용되어서 특허받을 수 없는지 확인 필요 |
권리 | 번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|---|
특허 | 1 |
출원 전에 발명이 공개된 경우, 공개 후 12개월 안에 출원하였는가?
→ 멕시코의 공지 예외신청기간은 12개월임 |
|
2 |
선행특허조사를 수행하였는가?
→ 특허검색사이트 : https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf |
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3 | 빠른 심사가 필요한 경우 특허심사하이웨이(PPH)를 고려하였는가? | ||
상표 | 1 | 상표 출원서는 스페인어로 기재하였는가? | |
2 | 상표등록의 출원이 2인 이상의 공동출원인 경우, 해당 상표의 사용과 라이선스 허락 및 해당 상표권의 양도에 대한 출원인 사이의 합의서를 제출하였는가? | ||
3 | 한국에 상표출원을 하고 이를 기초로 멕시코에 상표출원을 하는 경우, 국내 상표출원일로부터 6개월 이내에 우선권 주장을 하였는가? | ||
4 |
출원인은 상표 등록 3년 차에 ‘실질적이고 효과적인 사용’에 관하여 증명할 필요가 있음을 고려하였는가?
→ 이를 이행하지 않는 경우 상표 등록은 자동적으로 소멸됨 → 실제로 멕시코에서 상표를 사용하거나 사용할 예정인 경우에만 출원하는 것이 바람직함 |
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디자인 | 1 | 디자인 출원서는 스페인어로 기재하였는가? | |
2 |
출원 전에 디자인이 공개된 경우, 공개 후 12개월 안에 출원하였는가?
→ 멕시코 디자인의 공지 예외신청기간은 12개월임 |
번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|
1 |
영업 비밀 관리 체계를 구비하였는가?
→ 영업 비밀 유출 시 법적으로 보호받을 정도로 관리 체계 구축이 필요함 |
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2 |
고용 정책 매뉴얼에 영업 비밀 관련 제재사항을 포함시켰는가?
→ ex. 기밀 정보의 무단 공개 금지 고용기간 창출된 발명 및 보호가 필요한 작업에 대한 권리의 양도 퇴사시 모든 회사의 정보 및 재산을 반환 |
|
3 | 회사 컴퓨터, 네트워크 및 클라우드 기반 저장소에 저장된 모든 영업비밀에 대해 엄격한 암호 보호 프로토콜이 설정하였는가? | |
4 | 권한을 가진 자만이 출입할 수 있는 통제구역이 있으며, 그 구역은 실제로 엄격하게 규제되고 있는가? | |
5 | 외부인(투자 파트너, 공급업체, 고객 등)에게 기밀 또는 독점정보를 공개하기 전에 비밀유지계약서(Non-disclosure agreement, NDA)에 서명하게 했는가? | |
6 |
비밀유지계약서(NDA)에 아래의 내용이 포함되어 있는가?
→ 비밀정보의 범위/정보 사용 용도/비밀유지 의무 내용/비밀정보 관련 권리 귀속/손해배상책임 |
|
7 | (현지 조립생산 수출) 현지 제조 생산 업체에 기술 제공을 할 경우, 영업 비밀 관련 사항에 대한 계약사항을 정확히 다루고 있는가? | |
8 | (현지 조립생산 수출) 현지 생산 기업은 제조 설비나 금형, 도면, 원재료의 속에 포함되어 있는 것 등의 제조 노하우의 가치를 확실히 인식하고 있는가? | |
9 | (현지인 관리) 현지인과 내부 직원들을 대상으로 영업비밀에 대한 정기적인 교육이 이루어지고 있는가? | |
10 | (현지인 관리) 영업비밀을 외부에 유출할 경우, 현지인과 내부 직원들은 어떤 처벌을 받을 수 있는지 알고 있는가? |
번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|
1 | (이전기술 범위 확정) 기술이전 대상기술을 명확화하고 있는가? | |
2 | (기술제공방식 특정) 실시권의 종류, 라이선싱의 범위 및 유효기간을 명확히 하였는가? | |
3 |
(기술보증 범위)
실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항을 규정하였는가?
→ ex. 특허유효성 보증, 제3자 권리 비침해보증, 등록보증 등은 금지 또는 지양되어야함 |
|
4 |
(기술제공 대가의 산정 및 지급)
기술료 산정기준과 지불방법에 대해 규정하고 있는가?
→ ex. 선급기술료, 정액기술료, 경상기술료 |
|
5 | (개량기술) 기술공급자의 개량기술과 기술도입자의 개량기술에 대한 귀속 처리방법을 정하였는가? | |
6 | (비밀유지의무 부과) 계약 실시 중 및 계약만료 이후 기밀유지에 대한 사항을 규정하고 있는가? | |
7 | (분쟁해결조항) 분쟁해결 방법을 특정하고, 기술제공자와 기술도입자의 의무를 나누어 규정하고 있는가? |
번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|
1 |
· 해외 전시회 참가 전 지식재산권의 사전 확보가 이루어졌는가?
→ 침해품에 대한 권리행사를 위해서 전시국 개최국에 지재권 등록이 되어 있어야함 |
|
2 |
· 전시회 참가 예정 국가 및 경쟁기업의 지식재산권 현황을 조사하였는가?
→ 전시회 참가 이전에, 자사 전시품이 타사의 지재권을 침해하였는지 여부를 확인해야함 (침해가능성이 높은 경우, 전시회 참가여부를 재고할 수 있음) → 자사의 권리침해 가능성이 있는 제품에 경고장 발송, 세관 통관 저지할 수 있음 |
|
3 |
· 지재권 침해 가능성이 있는 전시 물품 통관 시, 세관에 의한 지재권 침해 물품 검수가 될 수 있도록 조치를 취하였는가?
→ 세관 당국의 권한으로 지재권 침해혐의 품목에 대한 운송중단, 검사, 샘플수거, 모방제품 파기가 가능할 수 있음 |
|
4 |
· 해외 전시회 참가시 아래와 같은 서류를 준비하였는가?
→ 지식재산권 증명 서류 → 출품기업 및 담당직원의 자격 및 신원 확인 서류 → 타인의 침해 또는 비침해 주장에 대한 반작 자료 → 위임장 및 대리인 신분증명서 |
|
5 |
· 전시회 기간 중 지재권 침해로 인한 경고장 수령 시, 변호사(변리사) 선임 등을 통한 침해 사안을 확인하였는가?
→ 경고장 수령업체는 주어진 회신 기한 이내에 변호사 등을 선임하여 이에 답변을 해야 하며, 사실관계 확인을 위해 기한 연장을 요청해볼 수 있음 → IP-DESK가 설치된 지역에서는 IP-DESK에 도움을 요청할 수 있음 (바로가기 : https://www.kotra.or.kr/kp/subList/20000005984/subhome/supBiz/selectBizMntList.do?unitBizCd=DD0201) |
|
6 |
· 경고장 및 종료통지 선언문에 적힌 내용은 철저히 감수하였는가?
→ 지재권 소유자에게 유리한 진술이 기재되는 경우가 보편적이므로, 사실관계를 확인하여 사실이 아니거나 우리업체 측에 불리한 내용은 반드시 수정을 해야함 (양측 대리인간 협의를 통해 해당 내용이 수정 되어야 하며, 그 전에 상대방 대리인이 발송한 경고장에 절대로 서명을 해선 안됨) |
|
7 |
· 전시회 참가 후 타인의 지재권 침해 혹은 정보 유출가능성에 대비하였는가?
→ 참가기업은 부스 내방객의 신원을 확인해야하며, 팸플릿 등 홍보자료의 무분별한 배포 지양할 필요가 있음 |
|
8 |
· 전시회 출품 후 지재권 출원시, 신규성 상실에 대한 대비를 하였는가?
→ 전시회 종료 후 신규성 상실 예외 주장 출원을 통하여 신속한 권리 확보가 필요함 → 국가별 공지형태 및 공지예외 적용 기간을 체크할 것 (ex. 중국은 ‘중국정부가 주관한 국제박람회’로 제한되어 있음) |
번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|
1 | 판매하는 제품이 타인 및 타사의 지식재산권을 침해하는지 검토하였는가? | |
2 | 판매자가 직접 촬영하거나 소유하고 있지 않은 사진을 판매 페이지에 게시할 때 저작권 침해 가능성이 있는지 여부를 검토하였는가? | |
3 | 브랜드 레지스트리(아마존) 등 각 플랫폼이 제공하는 지재권 보호 프로그램을 활용하였는가? | |
4 | 전자상거래 플랫폼에서 지식재산 침해 피해를 당할 경우 해당 플랫폼 등록(가입)을 진행하였는가? | |
5 |
위조상품 모니터링을 시작 전 다음과 같은 사항을 점검하였는가?
→ 보유중인 지재권 유효기간 확인 → 지재권 등록증의 권리자 확인 (제3자가 권리 보유중일 경우 단속 위해서는 권리 위임을 받아야함) → 정식판매자 리스트 확보 (오인신고를 방지하기 위하여 온라인 정식 판매자 리스트 확보 필요) → 가품 여부를 판단하기 위해서는 정품의 정보가 잘 정리되어야 함 |
|
6 | 신고시 정품과 침해상품의 차이가 잘 보이도록 대조자료를 작성 및 제출하였는가? | |
7 |
각 전자상거래 플랫폼의 지식재산권 침해 신고링크를 숙지하였는가?
→ (아마존) https://www.amazon.com/report/infringement |
번호 | 세부 항목 | 체크 |
---|---|---|
1 |
침해물품 조사를 하였는가?
→ 특허권자가 유통 경로, 전시회, 판매 시장 등을 조사하거나 인터넷 조사를 통하여 정보를 입수하여 특허침해품에 대한 조사가 필요함 |
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2 | 전자상거래 플랫폼에서 권리침해행위가 발생하였을 경우, 플랫폼에 신고하였는가? | |
3 |
특허 침해여부를 확정하기 위하여 아래와 같은 사항을 조사하였는가?
→ 침해 특허의 심사 포대(File Wrapper) 청구항 해석 특허 유효성 확인 침해 제품의 기술 및 시장동향 |
|
4 |
침해행위를 확인하고 침해 사실을 입증하는 확실한 증거 확보 후 경고장 발송대상을 확정하였는가?
→ 경고장은 권리침해 행위가 비교적 경미하여 서면으로 제지할 가능성이 있는 경우, 가능한 빨리 침해를 제지하려고 하는 경우에 활용하는 것이 바람직함 → 증거를 확보하지 않은 상태에서 경고장을 발송할 경우 부정경쟁 행위로 인정될 가능성이 있어 주의해야함 |
|
5 |
경고장에 아래와 같은 사항을 기재하였는가?
→ 지재권번호/침해가 의심되는 제품/침해된 지재권 내용/지재권 침해의 법적 근거/협상의 여지/구체적인 요구사항/침해행위 중지 및 협상 없을 시 법적절차를 취한다는 내용/서면 응답 요청 시한 |
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6 |
특허소송 제기 여부 판단시 아래와 같은 사항을 고려하였는가?
→ 특허 권리범위/상대방의 의도/소송비용/사업상 중요도를 고려하여 특허소송 제기 여부를 결정하는 것이 바람직함 |
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7 | 특허침해 판단 결과 자사의 승산이 낮은 경우, 특허 전문가의 비침해의견서를 받아두어 실시로 인한 고의 침해를 부담하지 않도록 조치하였는가? |
(1) 개요
전 세계 정부는 코로나19에 대처하기 위해 백신을 확보하고 의료 기기 및 장비를 적절하게 공급해야 한다는 압력을 점점 더 받고 있었고, 수많은 제약회사와 연구소가 백신 및 기타 치료제 개발을 위한 자체 노력에 다시 초점을 맞추는 동시에 테스트 역량을 확대하기 위한 국가적 노력에 참여하였음. 한편, 제조업체들은 가능한 경우 인공호흡기, 개인보호장비(PPE) 등 필수품 생산으로 생산을 전환할 것을 촉구 받았고, 이로 인해 자신이 제조하는 제품의 원래 발명 개념에 대한 권리를 갖고 있는 특허권자가 해당 특허권을 주장할 위험이 따름.
이러한 우려를 반영하여 2020년 5월 20일 WHO는 국제기구 및 기타 관련 이해관계자에게 특허의 자발적 풀링 및 라이선싱을 위한 기존 메커니즘을 통해 협력할 것을 촉구하는 결의안을 채택하였음. 또한, 그러한 상황에서영국 정부는 'Crown Use Exemption'라는 거의 사용되지 않는 메커니즘을 발동할 수 있는 옵션이 있었음.
(2) 법률에 명시된 내용
영국 특허법은 “정부 부처와 정부 부처로부터 서면 승인을 받은 사람은 국왕의 서비스를 위해 특허 소유자의 동의 없이 특허 발명과 관련하여 영국에서 특정 행위를 할 수 있다”고 명시하고 있음. 또한, “왕의 서비스”에는 특정 약물과 의약품의 생산 또는 공급이 포함된다는 점을 명시하고 있으며, 법안은 긴급 상황 동안 사용될 수 있는 더 긴 목적 리스트를 명시하고 있음.
(3) 실제 프로세스
Crown Use가 적용되는 상황에서는 특허권자와 관련 정부 부서 간에 라이센스가 효과적으로 요청되었고, 그러나 법률에 명시된 바와 같이 특허권자(또는 해당되는 경우 독점 라이선스 수혜자)는 발생한 잠재적 이익 손실에 대해 여전히 로열티 및/또는 보상을 받을 자격이 있음. 이는 시장 가격으로 약품을 공급하는 계약을 체결하지 않았기 때문임.
로열티 요율을 포함한 라이센스 조건은 재무부(또는 분쟁이 있는 경우 법원)의 승인을 받아 정부와 특허권자 간에 합의됨. 이는 승인 시 라이센스가 부여되는 영국 또는 유럽(영국) 특허를 명시할 필요가 없고 수행되는 행위만 명시할 필요가 있다는 점에서 정부에 많은 자유를 제공함. 예를 들어, 여러 특허로 보호되는 장치의 경우 정부는 특정 지식을 요구하지 않거나 잠재적으로 침해된 각 특허를 식별하지 않고도 승인을 제공받을 수 있으며, 또한 정부 승인은 소급하여 부여될 수 있음.
(4) 과거 적용
과거에는 특히 의약품에 대한 크라운 사용이 가끔 제정되었고, 1960년대와 1970년대에 항생제 테트라사이클린의 제네릭 버전은 특허 보유자(화이자)의 동의 없이 이탈리아의 한 제조업체로부터 NHS 병원에서 사용하기 위해 구입되었음.
다행스럽게도 최근 2020년 고등 법원 판결(IPCom v Vodafone)에서 Crown Use 조항이 명확해졌으며 피고인 Vodafone은 Crown Use Defense를 주장했고, 이는 영국 정부와의 계약에 따라 제공되는 휴대폰 네트워크 서비스에 대한 Vodafone의 긴급 액세스와 관련이 있음. 법원은 “국왕의 봉사를 위하여”라는 표현이 반드시 국왕 자신에게 직접적으로 이익이 되어야 한다는 의미는 아니라는 점을 확인하고 폭넓게 해석했음.
(5) 강제실시권
1977년 특허법에 따라 규정된 강제실시권도 이론적으로는 프로세스 속도를 높이기 위해 사용될 수 있으나 실제로 이는 당사자가 UKIPO에 강제실시권을 신청하고 특허 발명이 영국에서 최대한 이용 가능하지 않음을 입증해야 하기 때문에 'Crown Use Exemption'보다 더 제한적인 경로가 될 수 있음.
또한, 신청자는 합리적인 조건으로 특허 소유자로부터 라이센스를 얻으려는 노력(합리적인 기간 동안)에도 실패해야 함.
2020년 3월 24일부터 2020년 7월 29일 사이의 마감일은 팬데믹으로 인해 2020년 7월 30일까지 연장되었음. 예를 들어, 시행, 기한 연장, 의약품 특허, 백신 특허, 제네릭 의약품 등에 적용됨.
[표 33] 대리인 선정 시 고려해야 할 항목 | |
---|---|
종류 | 내용 |
업무 및 커뮤니케이션 능력 |
사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가?
복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가? |
서비스 품질 |
고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가?
고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력 했는가? 오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가? |
비용 |
비용청구는 합리적이고 투명한가?
비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명 했는가? |
여기 수록된 로펌에 관한 정보는 대리인을 선임하는 데에 도움을 주기 위한 목적으로 수집된 것이며, 이하 기재되는 로펌을 추천하는 것은 아님
[표 34] IP RIDGE가 제공하는 현지 대리인 정보 | |||
---|---|---|---|
번호 | 로펌 | 홈페이지 | |
1 | Miller Sturt Kenyon Ltd. | www.mskpatents.com | matthewturner@mskpatents.com |
2 | Appleyard Lees European Patent & Trade Mark Attorneys | www.appleyardlees.com | ip@appleyardlees.com |
3 | Marks & Clerk | www.marks-clerk.com | london@marks-clerk.com |
4 | Powell Gilbert LLP | www.powellgilbert.com | info@powellgilbert.com |
5 | Abel & Imray | www.patentable.co.uk | ai@patentable.co.uk |
6 | Allen & Overy LLP | www.allenovery.com | information@allenovery.com |
7 | Ashurst LLP | www.ashurst.com | don.mccombie@ashurst.com |
8 | BOULT WADE TENNANT | www.boult.com | boult@boult.com |
9 | Kilburn & Strode | www.kilburnstrode.com | mail@kilburnstrode.com |
10 | Linklaters | www.linklaters.com | nemone.franks@linklaters.com |
- 대한변리사회에서 운영하는 IP RIDGE에서 한국에 IP서비스를 제공하기 희망하는 해외대리인 정보를 제공하고 있음 (해외대리인이 직접 등록 신청을 하고 대한변리사회의 심사를 거친 해외대리인 정보 제공)
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- 출원번호 또는 발행 번호를 검색창에 입력
- IP sum에서 이용할 수 있는 서비스는 다음과 같음
[표 35] 영국 특허청 홈페이지의 ‘IP sum’ 주요 기능 | |
---|---|
• 특허 현황 보기 | |
• 특허에 관한 최신 정보 확인 | |
• 공개된 특허 출원의 일부 문서에 액세스 | |
• 어떤 분류 및 검색 필드가 사용되었는지 확인 | |
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