PARTIII 특허·실용신안

제1절 주요제도 및 등록요건

1. 출원 현황 통계 ⁹

[그림 2] 칠레 특허출원 현황

[그림 3] 2022년 칠레 특허출원 기술분야별 분포도

2. 주요제도 및 등록요건

 발명(invention)이란 산업상 이용 가능한 기술적인 문제의 해결을 의미. 여기서 기술적인 문제의 해결은 물건(장치, 시스템, 유닛, 화합물, 구성물), 공정(방법, 공정, 일반적으로 단계를 말함) 또는 이 둘의 조합이 될 수 있음.
(1) 발명특허(invention patent)
 발명특허는 발명의 보호를 위해 국가가 출원인에게 부여하는 독점권. 즉, 특정한 지역에서 제한된 기한 내에 해당 발명을 독점적으로 사용함으로써, 타인이 특허권자의 허락 없이 특허권자의 발명을 복제하거나 사용 또는 판매하지 못하게 할 수 있는 법적인 증서. (2) 실용신안(utility model)
 물리적 개량을 통해 선행기술의 문제점을 개선하는 장치, 기구, 도구, 물건 또는 이것의 일부를 실용신안으로 간주. 실용신안은 대상의 외관 및 성능을 변경함으로써 이전에 없었던 기술적인 효과와 개선을 얻게 됨. 이러한 개념에 따라, 방법, 절차, 공정에 관한 발명은 실용신안이 될 수 없음.

(1) 신규성 (Novelty)
 발명이 특허로 등록을 받으려면 반드시 신규성의 요건을 갖추어야 함. 즉, 등록 출원된 발명은 전 세계에 걸쳐 새로운 것이어야 하며, 동일한 선행기술이 존재해서는 안 됨.
(2) 진보성 (Inventive Step)
 또한, 등록 출원된 발명은 출원 전 당업자32)가 선행기술을 바탕으로 용이하게 창작이 가능한 발명이어서는 안 됨. 즉, 선행기술들을 조합하는 등의 방법을 통해 출원된 발명을 용이하게 도출해 내는 것이 자명하다면 진보성이 결여된 것.
(3) 산업상 이용가능성 (Industrial Application)
 특허는 산업상 이용 가능한 기술이어야 한다는 조건을 충족시켜야 함.

 * 실용신안의 경우, 진보성에 대한 판단은 이루어지지 않음.
(1) 신규성 (Novelty)
 실용신안으로 등록 보호를 받기 위해서는 특허와 마찬가지로 반드시 신규성의 요건을 갖추어야 함. 즉, 등록 출원된 실용신안은 전 세계에 걸쳐 새로운 것이어야 하며, 동일한 선행기술이 존재해서는 안 됨.
(2) 산업상 이용가능성 (Industrial Application)
 실용신안은 산업상 이용가능성이 있어야 함.

 칠레 산업재산권법 N° 19.039 제37조 및 제38조에는 특허를 받을 수 없는 발명에 대해 다음과 같이 규정.
- 발견, 과학이론, 수학 공식.
- 식물 변종 및 동물 사육.
- 입증이 용이하거나 관리가 손쉬운 경제, 금융, 상업적인 방식, 시스템, 방법, 원리; 또는 순수한 정신적 또는 지적인 활동, 또는 도박성(소프트웨어)과 관련된 시스템 및 방법.
- 인체 및 동물에게 적용되는 진단 방법뿐만 아니라 인체 및 동물을 대상으로 한 외과적 또는 치료 처리 방법. (단, 이러한 방법의 실행을 위해 고안된 물건은 예외)
- 정해진 용도로 이미 알려지고 사용되고 있는 요소, 물건 또는 대상의 신규한 사용법, 신청 대상의 외형, 용적, 비율 및 물질의 변경. (단, 이와 같은 새로운 사용법, 신청 대상의 외형, 용적, 비율 및 물질의 변경으로 인하여, 이전에 해결책이 없던 기술적 문제에 대한 해결책을 유도할 경우에는 특허가 될 수 있다.)
- 생명체, 생물학적 방법, 자연에 존재하는 생물학적인 물질 또는 게놈 또는 생식질을 포함하는 분리될 수 있는 물질.
- 법, 공공질서, 국가안보 또는 도덕에 위반되는 발명.

 출원에 앞서 발명의 내용이 출원 12개월 전에 출원인에 의하여 공개된 경우라도(즉, 출원인의 권한으로 또는 출원인의 원인 제공으로, 출원인 또는 그의 양수인이 당한 부당한 법규 또는 남용으로 인한 공개), 출원 전 공개된 내용은 신규성 및 진보성 요건의 대상으로 고려되지 않음.

 칠레 지식재산권법 시행규칙에 따라, 출원인은 심사관의 1차 심사리포트 발행 전까지 분할 출원을 할 수 있음. 단, 분할 출원서의 내용은 출원시의 발명의 권리 범위를 벗어나거나 더 확대된 범위로의 분할은 허용되지 않음.
 발명의 실시 예가 1개 이상 있는 출원의 경우, 분할 출원이 요구될 것임.

제2절 출원 및 심사절차

1. 특허 출원 절차

(1) 특허와 실용신안 등록 출원서를 산업재산권부에 제출하려면 아래와 같은 서류와 정보가 필요함.

(2) 출원 언어
발명의 명칭, 요약서, 발명의 상세한 설명, 청구항 및 도면이 포함된 명세서는 스페인어로 제출하여야 함. 출원이 긴급히 요구된다면, 스페인어가 아닌 외국어로 작성된 원출원서로 대체 출원이 가능함.

(3) 위임장 및 양도증
 위임장은 칠레 특허 변리사에게 출원 절차를 위임하는 출원인의 친필 서명이 기재되어야 함, 신청인 국가에 주재하는 칠레 영사관의 인증을 받은 서류여야함.
 양도증은 출원인과 발명자가 동일하지 않을 경우 발명자가 자신의 발명을 출원인에게 양도하였다는 내용으로 작성되어야 함, 출원인과 발명자 양자 모두의 서명이 들어가야 함. 위임장과 마찬가지로 칠레 영사관의 인증을 받은 서류여야 함.

2. 특허 심사 절차

(1) 출원 및 방식심사
출원서가 산업재산권부(DPI)에 제출되면, 산업재산권부는 특허 출원의 결격 사유에 대한 방식심사를 진행하고 심사결과를 출원인에게 송부. 심사관의 방식심사 결과, 출원 결격 사유가 발견되면, 출원인은 이에 대한 답변서를 60일 내에 제출하여 결격 사유를 치유할 수 있음. 답변 내용이 심사관에 의해 받아들여지지 않은 경우, 해당 출원은 취하 간주됨.

(2) 이의 신청
방식심사를 통과한 특허 출원은 60일 내에 특허 공보를 통해 발명의 요약서가 공개되어 일반인들의 열람이 가능함. 공개 이후 45일 동안 제3자의 이의신청이 가능. 이의신청이 접수되면 출원인은 이의신청인의 의견에 대한 답변서를 45일 내에 제출해야 하며, 필요한 증거 자료 제출을 위해 45일의 기간이 추가될 수 있음.

(3) 실질 심사
 공고 후 이의신청이 제기되지 않을 경우, 출원인은 해당 출원에 대한 심사청구료를 납부하여야 함. 심사청구료가 납부된 날로부터 60일 내에 제1차 심사리포트가 송부됨. 심사 결과, 특허 출원이 기술의 첨단성, 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성의 특허 요건을 충족할 경우, 출원인은 권리존속 기간 중 10년에 해당되는 특허유지료(연차료)를 납부하여 특허 등록증을 발급 받음.
 실체심사 결과, 특허 출원이 거절된 경우 출원인은 이에 대한 답변서를 60일내에 제출할 수 있음. 심사관은 제출된 답변서를 심사하여 재차 심사리포트를 발행. 최종 심사리포트에서도 거절이 될 경우, 출원인은 최종 거절통지일로부터 15일 내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소할 수 있음.
 등록까지 아무런 제지를 받지 않은 한, 일반적으로 특허 출원의 심사 및 등록까지는 약 30개월 정도 소요. 그렇지 않은 경우에는(이의신청으로 인한 분쟁 또는 사건의 복잡함 등) 60개월 이상 소요될 수 있음.

 방식심사를 통과한 특허 출원은 특허 공보를 통해 공고됨. 공고 후 이의신청이 제기되지 않을 경우, 출원인은 심사청구료를 납부하여 심사관의 실체심사를 받아야 함.

 칠레 지식재산권법 시행규칙 제49조에 따라, 출원인은 심사관의 1차 심사리포트 발행 전까지 즉, 신규성 심사 이전까지 출원 명세서에 대해 자진 보정을 할 수 있음. 이때의 보정은 출원시의 발명의 권리 범위를 벗어나거나 더 확대된 범위의 보정은 허용되지 않음.

 실체심사 결과, 특허 출원이 거절된 경우 출원인은 이에 대한 답변서를 60일내에 제출할 수 있음. 심사관은 제출된 답변서를 심사하여 재차 심사리포트를 발행. 최종 심사리포트에서도 거절이 될 경우, 출원인은 최종 거절통지일로부터 15일 내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소할 수 있음. 심판 결과 원 결정이 유지되고 출원인이 이에 불복하고자 할 경우, 대법원에 원판결 파기 청구(cassation recourse)를 할 수 있음.

3. 이의신청/등록/심판 절차

 누구든 특허 출원이 특허 공보(Official Gazette))에 공고된 날로부터 45일 이내에 이의신청을 할 수 있음. 이러한 규정은 실용신안과 디자인 출원에도 동일하게 적용됨.
 이의신청 통지를 받은 출원인은 45일 이내에 답변서를 제출할 수 있음. 답변서 이외에 확실한 증거자료가 발견된 경우, 45일 간의 제출 기한이 주어짐. 이러한 제출 기한은 사건에 따라 추가로 45일 연장이 가능.
 이의신청 절차는 칠레 산업재산권부에서 관할하며, 산업재산권부는 이의신청에대한 심사 결과 제1심 판결을 내림. 1심 판결까지는 약 9개월 정도 소요.
 이의신청인 및 출원인 양자 모두 산업재산권부의 판결에 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 판결문 통지일로부터 15일 이내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소하여야 함. 법원은 항소에 대한 심리를 진행하게 되며, 최종 판결까지는 약 1-2년이 기간이 소요.
 주어진 상기 법정 기한 일수는 근무 일자만을 인정하므로, 토요일과 일요일은 기한에 포함되지 않음.

[그림 4] 특허 이의신청 절차

 실체심사 결과 등록 허여된 특허 출원에 대해 출원인은 권리존속 기간 중 첫번째 10년에 해당되는 특허유지료(연차료)를 60일 내에 납부하여야 함. 실용신안 출원의 경우는 실용신안 권리존속 기간 중 첫 번째 5년에 해당되는 유지료를 납부하여야 함.
 특허유지료가 납부되지 않을 경우 해당 출원은 포기한 것으로 간주됨. 등록증 발급까지는 허여일로부터 약 2개월 정도 소요됨.

[그림 5] 특허․실용신안 등록 절차

 특허는 출원일로부터 20년간 보호되며, 실용신안은 출원일로부터 10년간 권리가 유지됨. 특허권의 사용 지역은 칠레 내이며, 발명에 대해 다른 국가에서도 동일한 독점권을 사용하고 싶다면 이들 나라에 정해진 법규에 따라 등록 절차를 밟아야 함. 특허권 사용 기간의 만료시, 권리 갱신은 허용되지 않으며 해당 특허는 공유 영역(public domain)에 속하는 기술이 됨.

 특허권자는 특허 대상인 물품 또는 물품의 포장에 ‘Patente de Invención(발명 특허)' 또는 ’‘P.I.'라는 표시를 할 수 있음. 이러한 특허 표시에 소홀할 경우, 특허권자는 침해를 당할 수 있음. (특허 유효성에는 영향을 미치지 않지만, 침해자에 대하여 법적으로 형사소송을 제기할 수가 없음.)

 특허 허여시 정당하지 않은 행정상의 지연이 있었다면, 특허 소유자는 특허가 허여된 후 6개월 내에 추가 보호 기간을 청구할 수 있음. 추가 보호기간 청구는 출원의 심사가 출원일로부터 기산하여 5년 이상 계속되거나, 또는 심사청구일로부터 기산하여 3년 이상 계속되는 경우(양 기간 중 더 늦은 경우)에 가능.
 두 가지 경우에 있어서, 추가 보호는 정당하지 않은 지연에 상당하는 기간이 정상적인 보호 기간에 부가하여 허여됨.
 단, 다음의 경우는 정당하지 않은 지연이 아닌 것으로 간주.
- 이의신청 또는 어떤 법적 청구로 인한 지연
- 출원의 심사 과정에서 요구되는 국내 또는 국제 기관의 조사보고서 또는 심사보고서를 기다리는 기간
- 출원인의 태만 또는 조치

(1) 특허 등록 취소의 근거

등록된 특허가 다음과 같은 경우라면, 누구든 해당 특허의 등록을 취소시키는 무효심판을 청구할 수 있음.
- 특허권자가 발명자의 법적 양수인이 아닌 경우
- 심사관이 오판으로 특허 허여되었을 경우
- 특허요건에 대한 규정을 위반하여 특허권이 허여되었을 경우
취소는 전체 등록 또는 하나 또는 그 이상의 청구항에 대해 요구될 수 있음.

(2) 무효심판 청구 기한

특허 무효심판은 특허 등록일로부터 5년 내에 청구할 수 있음.

(3) 무효심판 절차

 공식적으로 무효 통지를 받은 특허권자는 45일 이내에 답변서를 제출하여야 함. 무효심판 청구의 이유 또는 이에 대한 답변서 제출에는, 최소한 1인 이상의 특허 전문가의 의견이 기재된 리포트가 요구됨. 심판 청구인 또는 특허권자는 상기 리포트가 부당하다고 판단될 경우, 제2의 전문가 리포트를 요구할 수 있음.
 제2의 전문가 리포트는 무효심판 청구인과 특허권자 양자 모두에게 통지되며, 이들은 리포트를 통지받은 날로부터 20일 이내에 상기 전문가 의견에 대한 소견서를 제출할 수 있음. 기타 확실한 증거자료가 발견된 경우, 45일간의 제출 기한이 주어짐. 이러한 제출 기한은 사건에 따라 추가로 45일 연장이 가능.
 모든 증거 자료가 제출된 후, 칠레 산업재산권 부는 제1심 판결을 내림.
 무효심판 청구인 및 특허권자 양자 모두 산업재산권 부의 판결에 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 판결문 통지일로부터 15일 이내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소하여야 함. 법원은 항소에 대해 심리를 진행.
 일반적으로, 제1심 판결까지는 대략 24개월 내지 30개월이 소요, TPI에 항소한 경우, 최종 심결까지는 2~3년의 기간이 더 걸릴 것으로 예상.

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

산업재산권 소유자는 다음과 같은 권리를 행사할 수 있음: - 자신의 산업재산권 권리를 사용하여 제조, 생산, 판매할 수 있음. - 타인에게 자신의 산업재산권 권리를 사용하도록(사용권) 또는 실시하도록(실시권) 할 수 있음. - 타인에게 자신의 산업재산권 권리를 판매(법률적인 용어로 '양도‘에 해당)할 수 있음. - 자신의 산업재산권 권리를 사용하거나 이용하여 부당한 이득을 취하는 자를 상대로 형사 처벌을 할 수 있음.

2. 효력 및 활용

- 산업재산권의 양도, 사용권 또는 실시권 계약은 반드시 산업재산권부에 설정등록을 하여야만 그 효력이 발생됨.
- 양도 설정 시에는 공증 받은 양도증이 필요하며, 외국 기업의 경우 자국에 주재하는 칠레 영사관의 인증을 받은 후 제출하여야 함.
특허의 경우는 등록을 위해 계류 중인 출원 또는 분할된 출원에 대한 양도가 가능하며, 상표의 경우 표장을 이루는 특이한 부호의 요소들 또는 문자들의 어느 것도 부분적으로 또는 개별적으로 분리하여 양도될 수 없음.

(1) 신청 사유
강제실시권은 다음과 같은 경우에 신청될 수 있음:
- 특허권자가 독점금지 법원(Antitrust Court)의 최종 판결에 따라, 특허의 사용 또는 이용과 직접적으로 관련하여 자유 경쟁에 반하여 선언된 실시 또는 행위를 당했을 때.
- 권한 있는 기관에 의한 실시권의 허여가, 공중 위생, 국가 보안, 비상업적인 공익적인 사용, 국가적 위치의 이유로 또는 다른 긴급 사태의 이유로 정당화될 때.
- 강제 실시권의 목적이 선행 특허를 침해하지 않고는 이용될 수 없는 후속 특허의 이용일 때.

(2) 입증
강제실시권을 신청하는 자는 특허권자로부터 정당한 거래 기간 및 조건으로 계약상의 실시권을 획득하려는 노력을 하였음에도 그러한 노력이 정당한 기간 내에 성공하지 못했음을 입증해야 함.

(3) 승인 절차
강제실시권의 허여 신청은 재판 행위를 구성하며, 민사 소송법 제254조에 나타나는 모든 요건을 포함하여야 하며, 이는 아래의 기관들에 의해 승낙되어야 함.
- 산업재산권법 제51조 제1호의 경우, 법 N° 19,911에서 예견된 절차에 따르는 독점 방지 법원.
- 제51조 제2호의 경우, 이 법에 제정된 특허의 취소 절차에 따른 산업재산권부의 청장.
- 제51조 제3호의 경우, 민사 소송법의 표준에 따르는 그리고, 약식 수속에 따르는 민사 법원의 재판관

- 기술사용계약은 중앙은행에 등록해야 하며, 기술사용료 지급조항은 중앙은행 외환거래 위원회의

- 심의통과가 필요함. 이외의 특별한 규제는 없으며 외국 모기업 및 칠레 소재 자회사간의 계약을 포함한 모든 형태의 기술 사용 계약을 허용.

기술사용료는 기술사용계약으로 발생한 순 매출액에서 세금을 공제한 액수에대해 상표권 사용의 경우 1%, 상표권 및 제조 공정권 사용의 경우 3%, 특허권 및 Know-How 사용의 경우 5%까지 인정. 외국인의 기술 이전 수입에 대해 30%의 Royalty Tax, 국외제공 특정기술 서비스에는 20% 세율을 적용.

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

2. 등록·연차료

PARTIV 산업 디자인(Industrial Design)

제1절 주요제도 및 등록요건

1. 출원현황 통계 ¹⁰

[그림 6] 칠레 산업 디자인 출원 현황

[그림 7] 2022년 칠레 산업 디자인 로카르노 클래스 비율

2. 주요제도 및 등록요건 ¹¹

산업 디자인(“디자인”이라 함)이란 기하학적인 형상 또는 장식으로 물건 또는 물건에 독창적이고 신규한 외관을 제공하는 것.

디자인은, 산업적 물품이나 수물 건의 3차원 형상으로 이루어지며, 이러한 외관은 형상, 장식 또는 이들의 조합에 의해 유사 물품이나 수물 건과 구별이 되어야 함.

또한 2005년 발효된 개정법에 따라, 신규성에 부합하는 경우, 2차원 표면상에 현상된 도면, 선, 색채의 조합 또는 배열로 이루어진 산업도면(industrial drawings)도 산업디자인으로 보호받을 수 있음.

기하학적인 형상 또는 장식의 특징으로 인하여 특별한 외관이 시각적으로 감지된다면, 그 디자인은 등록이 될 수 있음. 즉, 외관에 특별한 시각적 효과를 가져오기 위해서는 독창적이고 새롭고 차별화된 디자인이어야 함.

즉, 디자인은 산업적인 응용을 하게 하는 종래기술을 해결하려는 기술적인 측면 또는 기능적인 특징은 포함하지 않음. “심미성”은, 보는 사람에게 더 매력 있고 더 호소력 있는 새로운 창작의 개발이라면, 충분한 것으로 고려됨.

(1) 디자인으로 등록 보호가 되지 않는 대상은 다음과 같음.
- 직물, 옷감 (단, 등록 요건인 신규성에 부합하는 경우 산업도면으로 보호받을 수 있음)
- 부피가 없이 선으로만 이루어진 2차원 물체
- 문학 작품

(2) 산업 도면 및 디자인의 외관이 전적으로 디자인 창작자에 의한 기여가 없이 기술적 또는 기능적인 외관으로만 구성되면 등록받을 수 없음. 또한, 디자인을 적용한 물건이 기계적으로 조립되거나 전체의 부분을 형성하는 다른 물건에 연결될 수 있게 하는 데 정확한 재생이 필요한 물건이나 그러한 의류들은 등록받을 수 없음.
단, 이러한 규정은 물건들의 조립이나 다중 연결 또는 모듈의 시스템 내에서의 물건들의 연결을 허용하도록 정해진 형태의 디자인을 갖는 물건에는 적용되지 않음.

(1) Law N° 19.996에 따라, 모든 종류의 2차원 도면과 디자인도 ‘산업도면’의 형태로 등록 보호를 받을 수 있음.

(2) 산업도면(industrial drawings)은 ‘주어진 물건에 새로운 외관이 부여되도록 물건의 표면에 장식되는 2차원의 모양, 선, 색채의 배열 또는 조합’으로 보호되는 디자인을 의미함.
단, 이러한 직물, 의류 또는 물건의 표면에 새겨진 조각이나 도면 또는 그래픽 패턴은 반드시 신규성의 등록 요건을 충족하여야 함.

(3) 이러한 새로운 디자인의 보호는 비산업적인 디자인에 속했던 의류, 도자기, 타일, 냅킨, 카드 등의 인쇄물을 만드는 업체에게 타업체의 디자인 침해를 막을 수 있는 법적인 근거를 마련함.

제2절 출원 및 심사절차

1. 디자인 출원시 준비 사항

(1) 디자인 등록 출원서를 산업재산권부에 제출하려면 아래와 같은 서류와 정보가 필요함:

- 창작자의 이름, 주소, 국적
- 출원인의 이름, 주소, 국적
- 명세서 (디자인이 사용될 물품과 도면에 대한 기술)
- 도면 (사시도 및 6방향 즉, 전방, 후방, 좌측, 우측, 평면, 저면 도면)
- 견본 또는 모형 (해당되는 경우에 한하여)
- 위임장
- 양도증 (출원인 ∦ 창작자)
- 우선권 번호 및 일자 (우선권 주장 출원의 경우)
- 우선권 증명 서류

(2) 위임장 및 양도증

위임장은 칠레 특허 변리사에게 출원 절차를 위임하는 출원인의 친필 서명이 기재되어야 하며, 신청인 국가에 주재하는 칠레 영사관의 인증을 받은 서류여야 함. 양도증은 출원인과 창작자가 동일하지 않을 경우 창작자가 자신의 디자인을 출원인에게 양도하였다는 내용으로 작성되어야 하며, 출원인과 창작자 양자 모두의 서명이 들어가야 함. 위임장과 마찬가지로 칠레 영사관의 인증을 받은 서류여야 함.

2. 심사 절차

[그림 8] 디자인 출원/등록 절차

디자인 출원에 대한 심사관의 방식심사 결과, 출원 결격 사유가 발견되면, 출원인은 이에 대한 답변서를 60일 내에 제출할 수 있음. 답변 내용이 심사관에 의해 받아들여지지 않은 경우, 해당 출원은 취하 간주.

반면, 방식심사를 통과한 디자인 출원은 특허 공보를 통해 공개되어 일반인들의 열람이 가능. 공개 이후 45일 동안 제3자의 이의신청이 가능. 이의신청이 접수되면 출원인은 이의신청인의 의견에 대한 답변서를 45일 내에 제출해야 하며, 필요한 증거 자료 제출을 위해 45일의 기간이 추가될 수 있음.

(1) 공보에는 디자인 출원 번호, 출원인 이름, 디자인의 대표도 1개 또는 그 이상, 디자인의 명칭이 포함되고, 공보의 내용은 방식 심사관에 의해 작성됨. 공고 후 이의신청이 제기되지 않을 경우, 해당 출원은 등록 결정됨.

(2) 출원인은 권리존속 기간 중 5년에 해당되는 특허유지료(연차료)를 납부하여 디자인 등록증을 발급받음.

(3) 등록까지 아무런 제지를 받지 않은 한, 일반적으로 디자인 출원의 심사 및 등록까지는 약 10개월 정도 소요되고, 그렇지 않은 경우에는(이의신청으로 인한 분쟁 또는 사건의 복잡함 등) 20개월 이상 소요될 수 있음.

3. 이의신청/심판 절차

[그림 9] 디자인 이의신청 절차

누구든 디자인 출원이 디자인 공보(Official Gazette))에 공고된 날로부터 45일 이내에 이의신청을 할 수 있음. 이러한 규정은 특허와 실용신안에도 동일하게 적용됨. 이의신청 통지를 받은 출원인은 45일 이내에 답변서를 제출할 수 있음. 답변서 이외에 확실한 증거자료가 발견된 경우, 45일간의 제출 기한이 주어짐. 이러한 제출 기한은 사건에 따라 추가로 45일 연장이 가능.

이의신청 절차는 칠레 산업재산권부에서 관할하며, 산업재산권부는 이의신청에 대한 심사 결과 제1심 판결을 내림. 1심 판결까지는 약 9개월 정도 소요됨.

이의신청인 및 출원인 양자 모두 산업재산권부의 판결에 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 판결문 통지일로부터 15일 이내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소하여야 함. 법원은 항소에 대한 심리를 진행하게 되며, 최종 판결까지는 약 1-2년이 기간이 소요됨. 주어진 상기 법정 기한 일수는 근무 일자만을 인정하므로, 토요일과 일요일은 기한에 포함되지 않음.

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

[그림 10] 디자인 등록 절차

공고 후 이의신청이 접수되지 않은 디자인 출원에 대해, 출원인은 권리존속 기간 중 첫 번째 5년에 해당되는 특허유지료(연차료)를 60일 내에 납부하여야 함.
특허유지료가 납부되지 않을 경우 해당 출원은 포기한 것으로 간주되며, 등록증 발급까지는 허여일로부터 약 2개월 정도 소요됨.

등록된 디자인은 출원일로부터 10년 동안 보호됨. 특허와 마찬가지로 권리의 존속 기간 만료 시 더 이상의 권리 갱신은 허용되지 않음.

등록권자는 해당 디자인의 물품에 “산업도면” 또는 “산업디자인” 또는 그 머리글자인 “DI” 및 디자인 등록 번호를 게시함으로써 디자인으로 보호받고 있음을 표시해야 함. 디자인 물건이 밀봉되어 있는 경우에는 밀봉된 용기 상에 표시를 할 수 있음.
이러한 등록 표시의 누락이 산업디자인 또는 산업도면의 유효성에 영향을 주지는 않지만, 등록 표시에 소홀할 경우 특허권자는 침해를 당할 수 있음.

2. 효력 및 활용

등록 디자인 또는 산업도면의 소유권자는 다음과 같은 권리를 가짐:
- 디자인권자는 해당 디자인의 물품에 등록에 해당하는 표시를 사용할 수 있음.

- 디자인권자는 등록 디자인에 대한 독점사용권을 부여받음. 즉, 등록된 디자인 또는 산업도면을 사용, 제조, 시판할 수 있음.

- 디자인권자는 자신의 디자인권을 타인에게 양도, 판매하거나, 타인이 사용하도록 실시권을 줄 수 있음.

- 디자인권자는 타인이 자신의 등록 디자인 또는 산업도면을 무단으로 사용하거나 이에 대한 물품을 불법으로 생산할 경우, 사용한 자를 상대로 형사 소송을 제기할 수 있음.

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

2. 등록·연차료

PARTV 상표

제1절 주요제도 및 등록요건

1. 출원현황 통계 ¹²

[그림 11] 칠레 상표출원 현황

[그림 12] 칠레 상표출원 NICE 상품류 비율

2. 주요제도 및 등록요건 ¹³

(1) 상표란 타인의 상품, 서비스, 또는 산업적/상업적 시설물을 구별하기 위해 사용되는 기호나 표시. 상표는 다음과 같은 형태로 이루어질 수 있음:
- 글자로 이루어진 표장 (단어 또는 문구)
- 모양이나 그림으로 이루어진 표장 (도안)
- 위의 두 가지 형태가 합쳐진 표장 (문자 + 도안)
그 외에도, 상품, 서비스, 또는 시설물을 구별하기 위한 슬로건 또한 등록이 가능.

(2) 2007년 개정안에 따라, 소리 상표와 단체 및 증명 상표도 보호받게 됨. 다국적 기업인 Allianz AG가 회사 멜로디로 구성된 음향 표장을 산업재산권부에 등록함으로써, 칠레 최초로 소리 상표 등록의 선례를 남김.

(1) 상표는 모든 분야의 사업에 걸쳐 독점적으로 사용이 가능한 것이 아니라, 해당 상표가 등록된 특정 상품, 서비스업 또는 시설물에서만 독점적으로 사용이 가능한 것을 의미함.

(2) 이러한 상품, 서비스업 구분을 위해 칠레는, 대부분의 국가와 마찬가지로, 1971년 니스국제분류를 채택하여 사용함. 총 45개 분류의 상품(Goods) 및 서비스업(Services)으로 이루어짐.
- 상품 (1-34류)
- 산업적 또는 상업적인 시설물 (1-34류)
- 서비스업 (35-45류)

제2절 출원 및 심사절차

1. 상표 출원시 필요사항

자연인, 법인, 칠레의 국민 또는 외국인에 상관없이 누구든 칠레에 상표를 등록할 수 있음. 파리 조약에 근거한 우선권 주장이 가능하므로, 파리 조약국에 상표를 출원한 자는 해당 출원일로부터 6개월 내에 칠레에 우선권 주장 출원을 할 수 있음.

상표는 아래와 같은 유형으로 출원이 될 수 있음.
- 물건에 대한 출원 (1-34류)
- 서비스업에 대한 출원 (35-45류)
- 상업적인 시설물 (1-34류)
- 산업적인 시설물 (1-34류)
- 슬로건 및 광고 문구

이 중, 광고 문구는 반드시 이전에 등록된 상표와 결합된 형태의 문구여야 함.
또한, 상품, 서비스업, 산업적 시설물을 대상으로 한 상표는 칠레 전 지역에서 사용이 가능하지만 상업적 시설물을 대상으로 한 상표의 경우, 특정 지역에서만 사용할 수 있음. 따라서, 상업적 시설물을 대상으로 한 상표는 출원 시 상표를 사용할 일정 지역을 출원서에 기재하여야 함. 참고로, 칠레는 12개 행정 지역과 수도인 산티아고 광역 주로 나뉘어 있음.

(1) 필요서류

상표/서비스표 등록 출원서를 산업재산권부에 제출하려면 아래와 같은 서류와 정보가 필요함:

(2) 상표 표장

상표가 로고나 도안으로 이루어진 경우, 상표 15개의 견본이 필요하며 각 견본의 크기는 5 × 5센티미터를 초과하지 않아야 함. 또한, 상표의 의미에 대해 명확히 설명해야 하며, 상표가 외국어 이루어진 경우, 스페인어로 번역하여 제출하여야 함.

(3) 지정상품 및 서비스업

보호받고자 하는 상표를 사용할 상품 또는 서비스업을 지정하여야 함. 칠레 산업재산권부가 사용하고 있는 니스국제분류에 의거하여, 출원인은 제1류부터 제34류까지의 34 개류의 상품류와 제35류부터 제45류까지의 11 개류의 서비스업류에서 등록받고자 하는 상품류의 상품 또는 서비스업을 지정하여야 함.

(4) 위임장 및 우선권 증명서류

위임장은 칠레 특허 변리사에게 출원 절차를 위임하는 출원인의 친필 서명이 기재되어야 하며, 신청인 국가에 주재하는 칠레 영사관의 인증을 받은 서류여야 함. 서명된 위임장은 팩스 사본으로 우선 제출이 가능하며, 이후 인증을 받은 원본을 반드시 제출하여야 함. 우선권 증명서류 제출 시에는 이에 대한 스페인어 번역문 또한 함께 제출되어야 함.

2. 상표 출원 및 심사 절차

(1) 칠레의 산업재산권법은 많은 거절 사유를 전제로 하고 있기에 등록 출원에 앞서 반드시 동일한 선상표 또는 유사 상표가 있는지 검색한 후 출원을 하는 것이 바람직함.

(2) 칠레는 사용하고자 하는 상표를 특허청에 먼저 출원하여야 등록을 받을 수 있는 ‘선출원 주의’를 채택. 따라서, 상표의 사용이 출원 또는 등록의 조건이 아니며, 등록 상표의 갱신에 사용의무가 요구되지 않음.

(3) 상표 출원은 ‘1 상표다류 1 출원주의’에 따라, 하나의 상표 출원서에 다류에 해당되는 상품 또는 서비스의 지정이 가능. 2005년 12월 1일 자로 시행된 산업재산권 개정법에 의거하여, ‘임의의 상품류에 포함된 모든 상품"의 보호를 대상으로 한 상표 출원은 더 이상 허용되지 않음. 출원인은 상표 등록 출원서를 작성하여 산업재산권부에 제출하고 소정의 요금을 납부함.

(1) 상표등록 요건

타인의 상품, 서비스, 또는 산업적/상업적 시설물을 구별하기 위해 시각적으로 표현되고 식별력이 있는 상표라면 등록이 가능하며, 식별력은 일반인들로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 의미함.

- 슬로건 및 광고 문구도 등록이 가능하며, 단 상품, 서비스 및 시설물의 선등록 상표와 결합하여 사용되는 경우에 한하여 등록이 가능함.

- 시설물에 대한 상호도 상표로 등록이 가능하며, 단 산업 시설물의 명칭은 칠레 전 지역에 걸쳐 상표 권리를 행사할 수 있으나, 상업 시설물의 명칭은 출원서에 명기된 지역에 한하여 상표로서의 권리를 행사할 수 있음.

- 일반적, 직설적 또는 서술적으로 고려될 수 있는 표장, 도형, 숫자, 색채, 접두사, 접미사, 공통적으로 사용되는 어근이나 분절로 이루어진 표장은 그 전체로 등록이 가능. 단, 이러한 요소들이 개별적으로 사용될 때 이에 대한 권리 불요구를 조건으로 하여야 함. 즉, 상표가 나타내는 상품 또는 서비스의 성질은 상표 등록에 방해가 되어서는 안 됨.

- 라벨 또한 전체로서 보호가 되면, 각각의 개별적인 요소만으로는 보호를 받지 못함.

- 본질적으로(고유하게) 식별력이 없는 상표라도 집중적인 사용의 결과로 칠레의 한 지역 시장에서 식별력이 인정된 경우, 해당 상표에 대한 등록이 가능. 상표등록부는 해당 상표의 식별력을 입증하기 위한 자료로, 광고 투자 및 매출액 등에 관한 정보 제출을 상표의 소유자에게 요구할 수 있음.

다음 사항에 저촉되는 표장은 상표로서 등록될 수 없음.

상기 c) 규정의 경우, 그 사람이 동의하였거나, 그 사람이 사망한 경우 유족 또는 법정 상속인이 동의한 경우는 제외함. 그러나, 이 경우에도 역사적인 인물의 성명은 사망 후 적어도 50년이 지나고 그의 명예에 영향을 미치지 않으면 등록이 될 수 있음. 그러나, 사람의 성명이라도 아래 e), f), g) 및 h)의 위반 시에는 등록이 될 수 없음.

상기 h) 규정은 등록 출원 전에 칠레 지역에서 진정으로 그리고 효과적으로 사용되고 있던 미등록 상표에도 적용됨. 이러한 규정으로 인하여 출원된 상표의 등록이 거절되거나 취소되는 경우, 상표의 사용자는 90일의 기간 내에 상표를 출원해야 함. 그렇지 않은 경우, 누구든 해당 상표를 출원할 수 있지만, 거절되거나 취소되었던 상표의 소유권자가 사용자의 권리 만료 이후 90일 이내에 해당 상표에 대해 등록할 수 있는 우선권을 갖게 됨.

(가) 출원서가 산업재산권부(DPI)에 제출되면, 상표등록부는 상표 출원의 결격 사유에 대한 방식심사를 진행하고 심사결과를 출원인에게 송부함.
- 심사관의 방식심사 결과, 출원 결격 사유가 발견되면, 출원인은 이에 대한 답변서를 30일 내에 제출하여야 함.
- 심사관은 출원인의 답변서를 검토하여 4주 내에 재심 결과를 출원인에게 보냄.
- 답변 내용이 심사관에 의해 받아들여지지 않은 경우, 해당 출원은 거절됨.
- 출원인은 이에 대해 20일 내에 상표등록부에 complaint를 청구할 수 있으며, complaint가 청구되지 않을 경우 해당 출원은 취하 간주됨.
- Complaint가 받아들여지지 않을 경우, 출원인은 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소할 수 있음.

(나) 방식심사를 통과한 상표 출원은 20일 이내에 상표 공보에 공고되며, 향후 30일간의 공고 기간이 종료될 때까지 이의신청이 제기되지 않을 경우 해당 상표 출원은 등록 결정됨.

(다) 등록 허여 후, 등록 요건에 위배되는 사항이 발견될 경우, 심사관은 직권으로(ex-officio) 그 등록을 거절할 수 있음.

(라) 등록까지 아무런 제지를 받지 않은 한, 일반적으로 상표 출원의 심사 및 등록까지는 약 8~10개월 정도 소요됨. 그렇지 않은 경우에는(이의신청으로 인한 분쟁 발생 등) 2년 이상 소요될 수 있음.

상표등록부의 방식 심사를 통과한 상표 출원은 20일 내에 상표 공보를 통해 공고됨. 공보에는 출원인의 이름, 표장, 상표 출원번호 및 지정 상품 또는 서비스업 목록이 실리게 됨. 공고에 따른 30일간의 이의신청 기간 동안 이의신청이 접수되지 않으면 해당 출원은 등록 결정됨.

상표 출원은 공고 결정을 받지 못하거나, 등록 결정 후 등록료를 납부하지 않은 경우 포기된 것으로 간주됨.

상표의 심사 결과, 상표등록부로부터 등록 거절을 받게 되면, 출원인은 거절결정 통지일로부터 20일 내에 complaint를 청구할 수 있음. Complaint가 청구되지 않을 경우 해당 출원은 취하 간주됨. Complaint가 받아들여지지 않을 경우, 출원인은 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소할 수 있음. TPI의 심판 결과 원 결정이 유지되고 출원인이 이에 불복하고자 할 경우, 대법원에 원판결 파기 청구(cassation recourse)를 할 수 있음.

3. 이의/심판 절차

누구든 상표 출원이 상표 공보(Official Gazette))에 공고된 날로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있음.

[그림 13] 상표 이의신청 절차

이의신청 통지를 받은 출원인은 30일 이내에 답변서를 제출할 수 있음. 답변서 이외에 확실한 증거자료가 발견된 경우, 30일간의 제출 기한이 주어짐. 이러한 제출 기한은 사건에 따라 추가로 30일 연장이 가능. 답변서의 내용이 받아들여질 경우, 해당 출원은 등록 결정됨.

이의신청 절차는 칠레 산업재산권부에서 관할하며, 산업재산권부는 이의신청에 대한 심사 결과 제1심 판결을 내림. 1심 판결까지는 약 9개월 정도 소요. 이의신청인 및 출원인 양자 모두 산업재산권부의 판결에 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 판결문 통지일로부터 15일 이내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소하여야 함. 법원은 항소에 대한 심리를 진행하게 되며, 최종 판결까지는 약 1-2년이 기간이 소요. 주어진 상기 법정 기한 일수는 근무 일자만을 인정하므로, 토요일과 일요일은 기한에 포함되지 않음.

상표 등록이 칠레의 산업재산권법에 규정된 부등록 사유 조항을 위반하였을 경우 누구든 해당 상표의 등록 취소를 요청할 수 있음. 칠레에서는 상표에 대한 사용 의무가 없으므로 불사용으로 인한 취소 소송은 없음. 상표 등록이 부정하게 취득되었거나, 등록된 상표가 해외에 등록된 유명 상표와 동일하거나 하는 등의 이유로 상표 취소가 가능.

상표 등록 취소심판은 상표의 등록일로부터 5년 내에 청구하여야 함. 단, 파리 협약의 규범에 따라, 상표 등록이 부정하게 취득된 경우에는 상표 등록 후 어느 때라도 취소심판이 가능함.

[그림 14] 상표 취소심판 절차

(가) 공식적으로 취소 통지를 받은 상표권자는 30일 이내에 답변서를 제출하여야 함. 기타 확실한 증거자료가 발견된 경우, 30일간의 제출 기한이 주어짐. 이러한 제출 기한은 사건에 따라 추가로 30일 연장이 가능. 모든 증거 자료가 제출된 후, 칠레 산업재산권부는 제1심 판결을 내림. 상표 심판 청구인 및 상표권자 양자 모두 산업재산권부의 판결에 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 판결문 통지일로부터 15일 이내에 TPI(Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소하여야 함. 법원은 항소에 대해 심리를 진행하게 됨.

(나) 상표 취소심판 결과, 청구인이 승소하게 되면 취소된 상표를 청구인의 이름으로 출원할 수 있는 우선 기한이 청구인에게 주어지게 됨으로써 청구인은 자신의 정당한 상표권을 되찾게 됨. 법원의 제2심 판결에서 패소할 경우, 법무부 산하의 대법원(Supreme Court of Justice)에 특별 구제(special remedy) 절차를 밟을 수 있음. 특별 구제는 제2심 판결 통지일로부터 15일 이내에 청구해야 함. 그러나 특별 구제 청구의 근거는 제2심 판결이 법률적으로 오류가 있을 때에만 가능. 따라서, '원판결 파기 청구(Cassation Recourse) 42)'로 불리는 이 특별 구제는 아주 예외적인 경우이고, 대법원에 의해 기각되기 쉬움.

(다) 일반적으로, 제1심 판결까지는 대략 12개월 내지 18개월이 소요, TPI (Tribunal de Propriedad Industrial: 산업재산 법원)에 항소한 경우, 최종 심결까지는 1～2년의 기간이 더 걸릴 것으로 예상됨. 칠레 산업재산권법에 따라, 상표 등록 후 실제로 사용해야 한다는 의무 조항이 없으므로 등록된 상표를 사용하지 않는 것이 취소심판의 이유가 되지 않음. 마찬가지로, 상표 갱신 시 사용 의무 여부는 갱신 등록의 조건이 되지 않음.

제3절 등록 및 활용

1. 등록 절차

[그림 15] 상표 등록 절차

심사관은, 30일간의 공고 기간 동안 이의신청이 제기되지 않은 상표 출원에 대하여 등록을 허여함. 등록료는 등록 결정일로부터 60일 내에 납부되어야 하며, 납부하지 않을 경우 해당 출원은 포기한 것으로 간주됨. 등록증 발급까지는 허여일로부터 약 2개월 정도 소요. 등록 결정 후 등록 요건에 위배되는 사항이 발견되었다면, 심사관은 직권으로 (ex-officio) 그 등록을 거절할 수 있으며, 출원인은 심사관의 거절에 대하여 30일 내에 답변서를 제출할 수 있음.

2. 등록의 표시

상표 등록권자는 등록 상표에 의해 보호받는 상 품에 반드시 이니셜 “M.R.41)" 또는 ”®"이라는 표시를 기재하여야 함. 상품에 이와 같은 표시를 하지 않을 경우, 등록 상표의 유효성에는 영향을 주지 않지만 침해 소송의 경우 침해자의 고의를 추정할 수 없게 됨.

3. 등록의 효력

상표 등록을 소유한 상표권자의 권리와 혜택은 아래와 같음:
- 상표권자는 등록된 해당 상표에 대한 독점 사용권을 부여받음.
- 상표권자는 소비자에게 혼동을 야기시킬 정도로 자신의 등록 상표와 유사하거나 동일한 타인의 상표 등록에 이의를 제기할 수 있음.
- 상표권자는 자신의 등록 상표를 불법으로 사용한 자를 상대로 형사 소송을 제기할 수 있음.
- 상표권자는 등록 상표를 타인에게 양도하거나 자산으로서의 법적 행위를 이행할 수 있음.

4. 권리 보호 기간

상표권은 등록일로부터 10년간 보호되며, 무한정 갱신이 가능. 갱신은 존속 기간 만료 30일 전까지 갱신하여야 함.

5. 권리 사용 지역

상품, 서비스업, 산업적 시설물을 대상으로 한 등록 상표는 칠레 전 지역에서 사용이 가능. 그러나, 상업적 시설물을 대상으로 한 등록 상표의 경우, 출원서에 명기된 특정 지역에서만 사용할 수 있음.

6. 사용 의무

칠레의 산업재산권법에 따르면, 상표 출원 후 또는 등록 후 실제 사용 의무에 대한 강제 조항은 없으며, 후출원된 유사 상표의 도전에 대비하여 등록 후 실제로 그리고 적극적으로 사용할 것을 요구하고 있음. 그러나, 현재 상표의 사용 의무에 대한 조항이 의회에서 논의 중이며, 입법화될 경우, 등록 상표를 3년 내에 실제로 사용하지 않을 시 권리가 소멸되는 것으로 간주될 것임. 또한, 상표 사용 시 그 형태는 반드시 등록된 것과 동일한 표장이어야 할 것임.

7. 사용권 및 양도

등록된 상표는 타인에게 판매(즉, 양도) 뿐만 아니라 타인이 사용할 수 있도록 상표의 사용권을 줄 수 있음. 상표는 분리될 수 없는 바, 표장의 일부에 대한 양도는 허용되지 않음. 그러나, 다류에 걸쳐 등록된 상표의 경우, 상품 분류 일부에 대해 양도가 가능. 이 경우, 양도하지 않은 나머지 상품류에 대한 권리는 소유권자에게 그대로 남게 됨.

양도 설정에 필요한 서류는 공증받은 양도증이며, 외국 기업의 경우 자국에 주재하는 칠레 영사관의 인증을 받은 후 제출하여야 함. 상표의 양도 또는 사용권 계약은 반드시 산업재산권부에 설정등록을 하여야만 그 효력이 발생됨. 상표의 양도 및 사용권 설정등록 시 소요되는 비용(현지 로펌 비용 + 특허청 요금)은 다음과 같음:

8. 갱신 출원

상표 등록 갱신 출원서는 존속 기간 마감 30일 이전까지 제출되어야 함. 갱신 출원 시 칠레 영사관의 인증을 받은 위임장을 새로이 제출하여야 함. 갱신 출원된 상표는 새로운 등록 번호와 등록일을 부여받음. 상표 등록 후 상표 사용 의무가 없는 것과 마찬가지로 상표의 갱신에도 사용 의무가 요구되지 않음.

9. 미등록 상표 및 주지 상표의 보호

(1) 미등록 상표의 보호

(가) 칠레의 산업재산권법에는 “동일한 분류 또는 관련 있는 분류에서 동일하거나 유사한 선등록 또는 선출원 상표”가 있는 경우, 신규 출원된 상표는 선등록 또는 선출원 상표와 혼동을 야기하므로 등록이 거절된다고 규정됨.

(나) 본 규정은 칠레 지역에서 진실로 그리고 적극적으로 사용되고 있던 미등록 상표에도 적용됨. 즉, 신규 출원된 상표가, 다른 사람 또는 법인이 칠레에서 이미 활발하게 사용하고 있는 미등록 상표와 혼동을 야기시킬 정도로 유사하다면, 미등록 상표의 소유자는 이의신청을 통해 신규 출원의 등록을 저지할 수 있음. 이의신청 결과, 신규 출원의 등록이 거절되면, 미등록 상표의 사용자는 90일 내에 미등록 상표에 대한 출원을 하여야 함. 미등록 상표의 사용자가 출원을 하지 않을 경우, 앞서 상표 출원의 등록을 거절당한 자가 미등록 상표권자의 권리 포기 후 90일 이내에 자신의 상표에 대해 등록할 수 있는 우선권을 갖게 됨. 등록을 거절당한 자도 상표 출원을 하지 않을 경우, 그 이후에는 누구든 해당 상표를 출원할 수 있음.

(다) 본 규정은 미등록 상표권자의 상표 취소 또는 무효 소송의 법적 근거가 됨. 누구든 자신이 타인의 등록 상표를 출원일보다 훨씬 이전부터 활발하게 사용하고 있었음을 증명함으로써, 상표권자를 상대로 상표등록 취소 또는 무효 소송을 청구할 자격을 가짐. 위의 이의신청과 마찬가지로, 취소 또는 무효 소송을 통해 타인의 상표 등록이 취소되면, 해당 상표의 사용자는 취소 판결로부터 90일 내에 취소된 상표에 대한 출원을 하여야 함. 상표 사용자가 출원을 하지 않을 경우, 앞서 상표 등록을 취소당한 자가 상표 사용자의 권리 포기 후 90일 이내에 자신의 상표에 대해 다시 등록할 수 있는 우선권을 갖게 됨.

(라) 미등록 상표권과 등록 상표권의 주요 차이점은 상표권 보호를 위한 법 집행에 있음. 미등록 상표권자는 동일한 상표의 등록을 취소할 수는 있으나, 등록상표권자처럼 위조 또는 침해에 대해 법적으로 소송을 제기할 수 없음.

(마) 한편, 산업재산권부는 이러한 타인의 미등록 상표권의 권리가 침해되지 않거나 일반 소비자들을 오도하지 않는 한, 당사자간의 상표 공존 합의를 허용할 수도 있음.

(2) 주지·저명 상표의 보호

(가) 주지 상표에 대하여 칠레의 산업재산권법은 “해외에 등록된 상품, 서비스 또는 시설물의 저명한 표장과 동일하거나 외관 또는 칭호에 있어서 유사한 상표는 등록이 될 수 없다.”라고 규정하고 있음.

(나) 이러한 규정으로 인하여 신청한 상표의 등록이 거절되거나 취소되는 경우, 외국에 등록된 주지 상표의 소유권자는 90일 이내에 상표 등록 출원을 하여야 함. 주지 상표권자가 상표 등록을 포기할 경우, 누구든 해당 주지 상표를 출원할 수 있지만, 앞서 해당 상표 출원의 등록을 거절당하거나 취소당한 자가 주지 상표권자의 권리 포기 후 90일 이내에 해당 상표에 대해 등록할 수 있는 우선권을 갖게 됨.

(다) 칠레에 등록된 저명 상표는, 저명 상표와 관계없는 상품, 서비스 또는 상업적/산업적 시설물을 대상으로 출원된 동일하거나 유사한 표장이 등록된 주지 상표의 상품, 서비스 또는 상업적/산업적 시설물과 연관이 있음이 드러나거나, 출원된 표장이 등록될 경우 등록된 주지 상표의 이익을 해할 가능성이 있을 경우, 해당 출원의 등록을 막을 수 있음. 이 경우, 저명함에 대한 기준은 해당 상품과 서비스를 소비하거나 상업적/산업적 시설물에 접근이 가능한 관련 대중의 결정에 의거함.

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

2. 등록·연차료

PARTVI 저작권법, 영업비밀보호 및 부정경쟁방지법

제1절 저작권법

1. 저작권의 대상

저작권으로 등록 보호 가능한 대상은 소설, 시 등의 어문 저작물, 그림 또는 기타 예술품, 회의(콘퍼런스) 자료, 기사, 모노그램, 건축설계, 영화, 뮤지컬 음악, 음반, 소프트웨어, 웹페이지, 데이터베이스 등.

2. 저작권의 등록

저작권 등록은 산업재산권부(DPI)에서 이루어지며, 등록 시 갖추어야 할 필수 항목은 다음과 같음:

소프트웨어 프로그램의 경우, 다음과 같은 서류의 제출이 요구 됨

3. 보호 기간

칠레에 거주하는 칠레인 혹은 외국인 원작자의 저작권은 생존 기간과 사후 50년 간 보호됨. 칠레에 거주하지 않는 외국인 원작자의 경우에는 칠레가 가입한 국제협약 회원국(Universal Convention on Author's Rights, Interamerican Convention on author's rights)에 따라 보호됨. 상표와 마찬가지로, 원작자 이름과 창작 연도 옆에 ”©"이라는 표시를 기재하여 저작권이 보호되는 작품임을 나타냄.

4. 저작권의 양도

특허, 산업디자인, 상표 등의 산업재산권과 마찬가지로 저작권도 제3자로의 양도뿐만 아니라, 판매, 실시권 계약 등의 여러 가지 법률 행위가 가능. 저작권 위반 시 민법과 형법의 제재를 받음.

제2절 부정경쟁에 관한 규정

1. 부정경쟁법 제정 (2007년) ¹⁴

2007년 이전까지 칠레에는 부정경쟁을 다루는 특별법이 존재하지 않았으며, 지식재산권, 소비자권리 보호, 자유 경쟁 등 몇몇 법률에서 부정경쟁에 대해 여러 번 언급되어 있었을 뿐이었음. 부정경쟁 행위는 오직 이러한 유효한 법령들, 즉 독점금지법 시행령(N° 211), 소비자 보호법(Law N° 19,496), 지식재산권법(Law N° 17,336), 및 산업재산권법(Law N° 19,039)의 범위에 포함되는 경우에만 소송으로 대응할 수 있었음. 그 결과로써, 임의의 부정경쟁 행위가 불법이라고 간주되기 위해서는 반드시 위에 언급된 법령들에 반하여야만 하였음. 따라서 유효한 법령들의 범위 내에 포함되지 않을 수도 있는 행위에 소송으로 대응할 수 있는 규정을 제공하기 위해 부정경쟁법(Law N° 20.169)이 마련됨. 2007년 2월 16일, 시장 참여자(market agent)의 소비자를 불법적으로 혼란시키는 행위를 소송으로 대응할 수 있는 새로운 부정경쟁법이 발효됨. 이 법률의 제정은, 제정 이전 부정경쟁에 관해 칠레의 법령들이 불충분했고, 부정경쟁이 여러 사법 기관들에 분산되었다는 점을 고려할 때 큰 개선.

2. 부정경쟁의 정의와 해석

(1) 부정경쟁법에 따르면, 부정경쟁행위는 일반적으로 “불법적으로 다른 시장 참여자의 소비자를 편향시키는 선의나 적절한 관습에 반하는 임의의 행위”(법률 제3조)라고 규정됨.

그럼에도 불구하고, 이 법률의 제4조에서는 부정경쟁으로 간주되는 행위들의 목록을 규정함. 제4조에 포함된 목록은 한정적인 것으로 해석되어서는 안 되며, 제3조에 규정된 부정경쟁법의 정의에 따른 범위 내에 들어오는 임의의 다른 행위도 부정경쟁의 침해라고 해석될 수 있음. 특히 부정경쟁법 제4조에서 부정한 것으로 해석되는 행위는 다음과 같음:

(2) 부정경쟁행위의 해석

무엇이 부정경쟁 행위라고 간주되는가를 정의하는 것은 부정경쟁법 제3조 및 제4조에서 사용된 다양한 기준을 고려할 때 문제를 야기할 수 있음. 이런 방식에 있어서, 부정경쟁법 제4조에 포함된 예들은 행위의 결과가 중요한 것이지 침해자의 목적이 중요한 것은 아니라는 점에서 공중의 이익을 보호하기 위한 목적으로 고려된 것이라고 해석됨.

그러나 제3조에 포함된 부정경쟁에 대한 일반적인 정의는, 제4조에 사용된 기준과는 반대될 수 있는, 시장 참여자의 목적을 고려하여 만들어짐. 이것은 부정경쟁에 대한 행위의 한계를 정의하는 데 있어 심각한 문제를 야기할 수 있음. 정의에 선의 및 적절한 관습의 개념을 포함시킨 것은 이 일반 정의 규정을 더 넓은 범위로 되게 하며 침해자의 의도를 중심으로 하게 함.

3. 부정경쟁 행위자에 대한 소송

(1) 부정경쟁법 제4조에 나열된 행위들 중 어느 하나의 행위 또는 부정경쟁법 제3조의 규정과 관련하여 부정한 것으로 생각되는 임의의 다른 행위가 발생한 경우, 부정행위에 영향을 받은 자는 부정경쟁법에 포함된 소송들 중 하나 또는 다른 법령에 포함된 임의의 다른 소송을 병합하여 또는 별도로 청구할 권한이 있음.
부정경쟁법에 따라 청구할 수 있는 소송은 다음과 같음:

(2) 앞서 언급된 법에 포함된 다른 소송(예컨대 지식재산법에서 유래하는 소송)이 아니라 동일 상황에서 임의의 부정경쟁 소송이 이용될 수 있는 경우, 소송 당사자는 이들 사이에서 자유롭게 선택할 권한이 있음. 그럼에도 불구하고, 비록 강제적인 것은 아니지만, 실무적으로 소송 당사자는, 비록 부정경쟁 소송들이 타법에 포함된 소송들과 독립적으로 진행될 수 있다고 하더라도 방어수단으로써 계쟁고지(lis pendens) 예외규정으로 반박될 수 있다는 위험이 존재한다는 점을 고려하면, 이용가능한 소송들 중에서 선택해야만 함.

(3) 부정경쟁법은 소송들에 대해 약식절차(brief and summary procedure)를 포함하고, 이는 칠레 민사소송법에 포함된 일반 규정에 따라 진행됨. 만약 권한 있는 법원에 의해 내려진 법원의 판결이 부정경쟁 행위가 존재한다고 선언하면, 이 법원은 국가 경제사범 전담 검찰(National Economic Prosecutor)에 법원 기록을 제출할 것이며, 검찰은 침해의 심각성이나 법률에 의한 손해배상의 정도를 고려하여 독점금지 법원(Antitust Court)에 최고 2,000 UTM(대략, 미화 119,000 달러)의 벌금의 부과를 구하는 소를 청구할 수 있음. 국가 경제사범 전담 검찰은 기록을 수령한 이후 2년 내에 이 소를 청구할 수 있음.

(4) 부정경쟁법의 제정은, 비록 일부 완결되지 아니한 개념(예컨대 공정 경쟁에 반하는 것으로 간주되는 행위의 해석에 있어서 심각한 문제를 가져올 수 있는 법률 제3조와 제4조에 포함된 부정 경쟁의 정의와 같은)을 명확화 하기 위한 수정이 필요할 수 있음에도 불구하고, 현재로서는 공정 경쟁에 대한 침해에 대항하는 중요한 수단이 됨.

PARTVII 신지식재산권

제1절 인터넷 도메인

1. 도메인명 등록

인터넷 사용자가 매년 증가함에 따라, 도메인으로 대표되는 전자 주소 역시 더욱더 중요해짐. 현재 도메인 등록 시 선점된 도메인이 존재하지 않는 한, 칠레 자국민이나 기업 또는 칠레에 거주지가 없는 자도 아무런 제약 없이 회사명, 개인 이름, 또는 그 기업의 상표로 도메인 등록이 가능함.

이는 타인의 권리에 속한 상표의 무단 등록과 남용을 야기하며, 기업은 자신의 회사 이름과 상표를 인터넷 상에서 사용할 수 없게 되는 결과를 초래할 수 있음.

이와 같은 피해를 보지 않으려면, 다음과 같이 두 가지의 등록을 통해 충분한 보호를 확보하여야 할 것임.
(ⅰ) 칠레 도메인 등록 기관 NIC에 도메인 등록 신청(칠레를 나타내는 “. cl" 국가 도메인을 부여받게 됨)
(ⅱ) 산업재산권부를 통해 도메인 이름을 상표로 등록 신청(전자메일서비스, 인터넷 정보 사이트와 관련된 통신 서비스업에 해당되는 38류로 상표 신청)

2. 구비서류

도메인 등록과 추후 분쟁 발생 시 필요한 정보와 서류는 아래와 같음:

3. 등록 절차

도메인명 등록은 칠레 국립대학 산하의 NIC 기관에 신청하며, 30일간의 공고 기간을 거친 후 어떠한 이의도 제기되지 않을 경우 등록이 완료됨. ¹⁵

신청한 도메인명에 대해 이의가 접수될 경우, 당사자 간에 중재가 진행되고, 중재가 실패할 경우 분쟁 조정 기관의 처분에 놓이게 됨. 분쟁 조정 기관의 판결까지는 약 8개월 정도의 기간이 소요되고, 이러한 분쟁이 일어나지 않는 한 도메인명 신청에서 등록까지는 약 2개월 정도 소요됨. 등록된 도메인명은 인터넷상에서 권리자만이 독점 사용이 가능함.

PARTVIII 산업재산권 분쟁

제1절 분쟁 통계

1. 분쟁 현황

최근 세관 통제가 강화됨에 따라 지식재산권 침해 사례가 증가하고 있음. 세관 제도 강화 이전에 시장에 진입한 위조제품들이 제도 강화 이후 적발되면서 침해 건수가 늘어난 것으로 추정됨. 칠레는 세관 당국이 직권으로 물품의 통관 정지를 명할 수 있는 권한을 규율함으로써 견고한 세관 통제 시스템을 보유함. 이 같은 내용은 다음 법률 조항에서 알 수 있음 ¹⁶

이 법은 지식재산권의 무역에 관한 협정(TRIPS)에 따라 상품 통제 및 저작권 침해 문제와 관련하여 칠레 사회에서 타당성이 높다고 판단했으며 현재 관세청이 해결해야 할 우선순위가 높은 문제 중 하나가 됨.

2. 분쟁 통계

[그림 17] 칠레 산업재산재판소의 최근 10년간 특허 분쟁 종결 건수

칠레의 지식재산권 관련 소송을 관할하는 산업재산재판소(TDPIㆍTribunal de Propiedad Industrial)가 집계한최근 10년 동안 칠레의 특허소송 및 특허심판 건수는 증세 추세임. 통계치에 따르면 코로나19가 발생한 2020년에는분쟁 종결 건수가 급락했으나 이듬해부터 반등해 최근까지 증가세를 보임.

산업재산재판소가 해결한 특허 소송 건수는 2019년 165건, 2020년 70건, 2021년 137건, 2022년 143건으로나타남. 코로나19 이후 2년 연속(2021ㆍ2022년) 증가하고 있음. 통계치와 관련해 산업재산재판소가 발간한연간 보고서 「2022년 경영보고서」에 따르면 특허 분쟁 해결 과정과 절차 관리 차원에서 재판소의 해결능력에 진전이 있었다고 자평하고 있음 ¹⁸

제2절 산업재산권 보호

1. 칠레의 산업재산권 침해 현황

칠레에서 가장 빈번한 침해 유형은 불법 복제, 위조, 해적판 유통 등의 저작권 침해. 칠레는 현재 미국 정부가 지정한 지식재산권 우선감찰대상국가(Priority Watch List) 44)로 분류되어 있으며, 실제로 대부분의 소프트웨어 및 각종 지식재산에 해당되는 물건의 복제판이 공공연히 거래되고 있는 실정. 이와 함께 정부의 판결 및 처벌 기준이 미미하고 정부에서 지식재산권 보호를 위한 보다 적극적인 조치를 취하고 있지 않아 칠레에 진출해 있는 다국적 기업들의 불만이 높음.

최근 들어 많이 줄어들긴 했지만 지식재산권 침해는 여전히 일반적인 관행이 되어 있음. 가장 심각한 침해를 받고 있는 분야는 컴퓨터 프로그램으로 유통되고 있는 프로그램의 65%가량이 불법 복물건. 영화, 음반의 경우 불법 복물건 비중이 40% 이상이며, 연간 불법 복물건 시장 규모가 1억 불 수준인 것으로 파악됨. 산티아고 시내 곳곳의 불법 DVD 노점에서 심지어 한국 영화까지 판매되고 있으며, 일부 불법 판매 DVD는 내용물이 들어 있지 않은 공 CD인 경우도 있음.

2. 침해에 대한 구제

칠레에서 침해는 형사상 범죄에 해당됨. 따라서, 침해를 받은 산업재산권 소유자는 Criminal Court에 형사 소송을 제기할 수 있음. 산업재산권 침해에 특별히 적용되는 형사 소송 절차는 없으며, 당사자들은 칠레의 형사소송 절차법 (Criminal Procedural Code)에 따른 수단과 일반적인 방법을 사용하여 상대방의 침해 또는 비침해를 입증할 증거를 제시함. 침해 소송 시 제1심까지는 약 1~2년 정도 소요되며, 사건의 복잡함과 항소 여부에 따라 3~4년까지 소요될 수도 있음.

산업재산권에 대한 침해 발생 시, 산업재산권 소유자는 위와 같은 형사 소송에 의한 구제 절차뿐만 아니라 잠정적 조치(interim measure), 금지명령(injunction), 재정구제(monetary relief), 국경조치(border measure) 등의 민사상 구제 절차를 취할 수 있음. 형사 소송과 민사 소송 모두 1심 법원의 판결에 불복하고자 할 경우 항소 법원에 소를 제기할 수 있음.

칠레의 산업재산권법에 따라, 상표권자는 자신의 등록 상표를 다음과 같이 침해한 자를 상대로 구제 절차를 취할 수 있음. 상표사용권자도 이러한 절차를 취할 수 있도록 라이선스 계약이 체결되었다면, 상표사용권자 또한 상표권자와 마찬가지로 침해에 대해 구제를 받을 수 있음.
• 타인의 등록 상표에 의해 보호받는 상품, 서비스, 시설물과 관련된, 또는 동일한 상품, 서비스, 시설물을 보호 대상으로 등록된 타인의 상표와 유사하거나 동일한 상표를 상업적 이익을 목적으로 부당하게 사용하는 자

• 미등록 상표, 또는 존속기간이 만료되어 소멸된 상표, 상표 등록 취소심판 결과 취소된 상표를 상업적 이익을 목적으로 마치 등록 상표인 것처럼 이용하는 자

• 정당한 사용 권한을 부여받지 않은 채 또는 이전의 등록 상표 마크를 지우지 않은 채, 등록 상표가 새겨진 포장지 또는 컨테이너를 상업적 이익을 목적으로 이용하는 자 (단, 상표가 새겨진 포장지가 다른 상품의 포장과 구별할 목적으로 사용되었거나, 이전에 새겨진 등록 상표의 상품과 관계가 없는 경우는 제외)

특허권자는 다음과 같은 경우 침해로 간주하여, 침해자를 상대로 소를 제기할 수 있음.
• 타인의 특허를 부당하게 제조, 사용, 시장으로의 공급이나 소개, 수입 또는 수입하거나, 상업적인 목적으로 소유한 자

• 특허가 만료되었거나, 취소되었거나 또는 특허를 받지 못한 물건을 상업적인 목적으로 사용하거나, 특허에 해당하는 표시를 사용하거나 그러한 표시를 모방한 자

• 상업적인 목적으로 부당하게 특허된 방법을 사용하는 자

• 특허가 결국 허여 되지 않은 경우를 제외하고, 출원 계류 중인 발명을 부당하게 모방하거나 사용하는 자

침해 소송 진행 시 보통 1만 불에서 2만 불 정도 비용이 발생되며, 현지 로펌 수수료가 대부분. 로펌 수수료는 사건별 그리고 각 소송 사건을 담당한 변호사의 수가에 따라 책정. 변호사 비용은 일반적으로 시간당 US$ 150.00 ~350.00 정도 될 것임.

3. 형사 소송

상표권자가 자신의 등록상표를 산업재산권법 하에 보호하고 침해자에 대항하여 형사 소송을 하고 싶다면, 산업재산권법 제25조에 규정된 바와 같이, 상거래 또는 무역 거래 시 반드시 등록상표에 “MR"이라는 이니셜을 기재하여 등록된 상표임을 나타내야 함.:

[그림 16] 형사 소송 절차

상표권자는 검찰(National Prosecutor Office)에 형사 고소장을 접수시킬 수 있음, 검찰은 고소장에 따라 조사에 착수. 원고는 자신이 등록 상표의 정당한 소유권자임을 증명하여야 함. 유명상표의 경우 상표권자는 해당 상표의 주지성을 증명하여야 함. 또한, 침해자가 자신의 상표와 동일하거나 소비자로 하여금 혼동을 초래하거나 기만할 정도로 유사한 상표를 사용하고 있음을 증명하여야 함. 즉, 원고는 침해자의 부당하고 부정직한 행위를 증명하여야 함. 피해자의 고소나 형사 조치가 없다면 검찰은 조사를 강행할 수 없음. 왜냐하면 위조 범죄는 물건의 원소유자와 침해자 간에 책임 소재가 있기 때문.

형사 재판부는 잠정적 조치(interim measure)를 명령할 권한이 있으며, 잠정적 조치는 고소인의 요청에 의해 가능. 칠레 산업재산권법 제112조에는 상기 잠정적 조치에 대해 아래와 같이 규정:

형사 소송에서 제1심 판결까지는 약 12개월 내지 18개월이 소요되며, 사건의 정도에 따라 3～4년까지 소요될 수도 있음. 최종 판결 또는 재판 전체를 무효화 하고 싶다면, 항소 법원에 판결무효소송(Annulment Recourse)을 제기할 수 있음.

원고, 즉 상표 등록권자가 승소 판결을 받은 경우, 침해자가 침해에 사용한 물품은 폐기되며, 위조 상표가 부착된 물건은 압류됨. 또한, 침해자는 매달 미화 2천 불에서 1만 불의 벌금형을 받을 수 있음. 벌금형을 받은 후 5년 내에 침해를 범한 재범자에게는 또다시 벌금형을 받게 되지만, 이 경우의 벌금은 이전 벌금의 두 배를 초과할 수 없음. 따라서, 이 경우 처벌 가능한 최고 벌금 액수는 매달 2천 불임.

칠레 형법(Criminal Code) 제190조는 위조(counterfeiting)의 범위와 처벌에 대해 다음과 같이 규정함:

위와 같이 형법에서는 위조를 범죄로 규정하고 있지만, 칠레 산업재산권법 제28조에서는 위조를 중죄로 정의함. 형사 재판부는 형사 소송과 함께 민사소송을 제기하여 형사 절차에서 손해배상액을 결정할 권한을 가짐. 칠레에는 산업재산권 위조 범죄를 전문으로 하는 행정 또는 사법 기관은 존재하지 않음. 위조 범죄에 대한 형사 소송은 모든 형사 범죄를 취급하는 검찰(National Prosecutor Office)과 Oral Criminal Court에서 관할함.

4. 형사 소송 제도 개정

새로운 형사 소송 제도(2005년)가 산티아고에서 효력이 발생됨으로써, 2000년부터 시작된 제도가 국가 전체에서 시행되게 됨. 이 형사 소송 제도의 개정은 형사 절차법의 제정 이래로 지난 세기 가장 중요한 혁신이며, 지난 10년 간 칠레 사회가 경험한 정치, 경제, 사회 및 문화적 발전에 따라 법치국가의 원칙에 적응시키기 위한 시도.

가장 두드러진 개정안은 다음과 같음:
• 범죄에 대한 조사가 검사의 배타적 의무가 되고, 구 제도에서 판사에게 집중되어 있었던 조사와 판단 역할을 분리.

• 조사 단계는, 절차의 신속 및 효율을 위해 2년 이상 연장될 수 없음.

• 배상 합의 및 조건부 절차 중지와 같은 대체 해결책과 같이, 형사 절차의 종결을 예상하기 위해, 새로운 절차가 포함되고, 전체 절차를 통할 필요 없이 피해자들에 대한 만족을 제공하기 위한 변화를 열음.

• 증거는 구두 심리 동안 배타적으로 제출되고, 형벌의 부가시 판사의 인식을 뒷받침.

• 심결에 대한 취소 청구를 제기할 유일한 기회를 지속시키는, 항소, 즉 2심은 사라짐.

5. 민사 소송

[그림 17] 민사 소송 절차

칠레의 민사 소송 체계는 유럽 대륙 국가, 특히 프랑스, 독일, 스페인의 민사소송 체계와 유사. 사법부는 1심 법원, 1심의 판결의 재심하는 항소 법원 그리고 대법원으로 이루어짐. 사건에 따라 다르지만, 심리는 최고 5년까지 진행될 수 있음. 민사 소송은 손해배상액을 통한 보상을 목적으로 하며, 소 제기는 일반적으로 민사 법원(Civil Court)을 통해 이루어짐. 형사 법원(Criminal Court)을 통해 진행되는 형사 소송은 벌금과 구금 등 침해자에 대한 형벌을 목적으로 함. 형사법원에서는 형사 소송과 함께 민사 소송건 또한 다룰 수 있음.

개정 전 산업재산권법에 의하면, 산업재산권에 대한 거의 모든 침해는 형사 소송에 의하여 다투어졌는데, 이는 민사 소송을 청구할 수 있는 유효한 민법 규정이 없었기 때문임 그러나 모든 침해가 반드시 범죄를 구성하는 것은 아니며, 특수하고 상세한 기준에 따라 명시적으로 규정된 행위를 중지시키기 위한 민사 소송의 규정 마련이 필요했음. 2005년에 시행된 산업재산권 개정법(Law N°19.996)은 이러한 새로운 민사 소송을 위한 법적 제도를 구축하였음.

산업재산권 개정법 제106조에는 민사 소송에서 특허권자가 취할 수 있는 조치에 대해 다음과 같이 규정함.

6. 국경조치

국경조치법 Law N° 19.912는 2001년 칠레 의회에서 법안이 상정되었고, 이후 2003년 11월 4일에 공포됨. 이 신법은 지식재산권 보호를 위한 국경에서의 조치에 대해 규정함. 국경조치는 이 법의 시행 이전에는 존재하지 않았던 조치로, 해마다 늘어나는 칠레로 밀반입되는 밀수품에 대해 세관이 정당한 권리 소유자의 요청에 의해 또는 직권으로 제재를 할 수 있는 법적 근거를 마련함. 또한 이 규정은 TRIP's 조항(part IIII의 섹션 4)에 따른 것으로 상표 침해 또는 저작권 위반 물품의 통관 보류를 목표로 함.

국경조치법의 보호를 받을 수 있는 권리는 아래와 같음:
• 칠레 산업재산권법(Law N° 19.039) 46)하에 등록된 산업재산권

• 칠레 지식재산권법(Law N° 17.336) 47)하에 등록된 저작권 등의 권리 소유자

이들 권리의 소유권자들은 자신들의 권리를 침해하는 위조품의 세관 통관 보류를 관련 관할 민사 법원에 서면으로 요청할 수 있음.

산업재산권의 경우, 이러한 조치는 반드시 등록된 권리를 기반으로 해야 하며, 해당 물품이 실제로 침해품이어야만 통관 보류를 요청할 수 있음.

저작권의 경우, 원저작자는 칠레의 지식재산권법을 위반한 것으로 추정되는 물건의 세관 통관 보류를 서면으로 요청할 수 있음. 여기서 관할 법원은 수입업자가 물품의 통관을 요청하는 세관 지역의 관할 민사 법원 재판소.

위조품에 대한 세관 통관 보류를 요청하기 위해서는 다음과 같은 사항이 요구됨:
- 청구인은 해당 권리의 정당한 소유자임을 증명하여야 하고, 침해 또는 침해품임을 추정할 만한 선례에 해당되는 자료를 제출함.
- 조치가 취해져야 할 거래 물품에 대한 설명. 즉, 물품의 있는 지역, 예상되는 입항 지역, 물품이 신고될 항구나 항공, 원산지 국가, 출항 지점, 운송 수단, 운송 회사 등에 관한 정보를 제공해야 함.

통관 보류 요청을 접수한 법원은 즉시 세관에게 해당 물품의 통관 보류를 명함. 만약 통관 보류 신청이 결국 부당한 것으로 판명된 경우, 판사는 판사의 재량으로 수입업자, 물품의 원소유자 또는 인수자가 입은 잠재적인 손해에 해당되는 경비 또는 이와 동등한 보증을 요구할 수 있음.

국경조치법은 수입품의 통관 보류 요청 시기와 통관 보류 기간에 대해 일정 기한을 정해놓고 있음. 따라서, 일정 기한 내에 어떠한 요청도 접수되지 않을 경우, 물품은 세관 통관 절차를 밟게 됨. 통관 보류 요청으로 세관에서 유예될 수 있는 최대 기간은 보류 명령일로부터 10일. 통관 보류를 유지하라는 지시를 받지 않는 한, 세관은 10일이 지나면 물품 통관 작업을 시작하여야 함. 따라서, 청구인은 이러한 기간에 유의하여 통관 보류를 적절한 시기에 요청하여야 할 것임.

통관 보류와 더불어 청구인이 침해 소송을 제기할 수 있는 기한 또한 통관 보류 명령일로부터 10일. 침해 소송 착수가 지연되는 이유가 합당한 경우, 청구인은 침해 소송과 통관 보류 유지를 위해 10일을 추가로 연장할 수 있음.

불법복 물건 및 위조품은 재수출이 금지됨. 또한, 판사는 산업재산권법 또는 지식재산권법 시행령에 의거하여, 침해 물품을 청구인에게 인도하거나 폐기를 명령할 수 있음.

세관의 직권으로 인한 통관 보류는 명백히 침해인 경우에만 가능. 또한, 이러한 세관의 직권에 의한 통관 보류의 최대 기간은 5일로 단축됨.

세관은 직권으로 조치를 취하고자 할 경우, 관할 법원에 통관 보류 명령을 신청. 이후 통관 보류 조치가 이루어지면, 세관은 권리 소유자에게 이를 통지하고 법률에 제정된 권리를 행사할 것을 요청. 권리 소유자는 물품의 진위 파악을 위해 필요한 정보를 세관에게 제공하여야 함.

제3절 모의적용 사례

1. 경고장의 발송

일단 갑은 을에게 자사 상표권의 침해를 즉각 중지하고, 성의 있는 조치를 취할 것을 요구하는 경고장을 발송함. 이에 대하여 을은 아무런 대응을 취하지 아니함.

2. 분쟁대응팀의 구성

갑은 현재 사내에 변호사나 변리사가 없음. 따라서 갑은 신속히 분쟁대응을 위한 TF팀을 구성.
분쟁대응팀의 구성은 아래와 같다.

분쟁대응팀 구성
- 갑의 본사 전략기획팀장
- 갑의 한국 자문변리사
- 칠레 협상 전문가
- 칠레 법률 전문가
- 갑의 칠레 판매법인 마케팅팀장

3. 협상의 시도

갑은 현지 소송진행 능력의 미비와, 소송비용 및 시장진출 초기단계인 점을 감안하여 소송에 의하지 않고 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 을에게 협상을 제의함. 이에 따라 협상이 시작되었으나, 을의 불성실한 협상태도와, 갑의 상표권 존중 의사가 불명확하여 더 이상 협상을 진행하지 않기로 함. 이와 같이 협상이 결렬된 상태에서 권리자인 갑과 을이 취할 수 있는 조치 또는 전략을 검토하도록 함.

4. 갑이 취할 수 있는 조치

(1) 행정기관의 이용

갑은 을이 통관을 신청한 세관을 관할하는 민사법원에 통관보류를 서면으로 요청할 수 있음. 이는 칠레의 국경조치법에 기한 요청. 세관 통관 보류 요청으로 세관에서 유예될 수 있는 최대 기간은 보류 명령 통지일로부터 10일. 다만, 이는 을이 통관을 신청하는 시기 및 세관에 대한 정보를 파악하고 있어야 하므로, 이러한 정보를 파악할 수 있는 현지 전문가를 섭외해야 함.

(2) 사법기관에 의한 구제

가. 침해소송
갑은 1심법원에 을을 상대로 민사소송을 제기할 수 있음.
만약 을이 승소하는 경우, 아래의 구제를 받을 수 있게 됨.
• 침해행위의 중지
- 침해자에게 침해 행위를 중단하는 명령

• 침해의 계속을 회피하는데 필요한 수단의 채택
- 특허권자의 요청에 따라 침해 물품을 폐기 또는 특허권자에게 인도

• 손해 및 손상의 보상

나. 형사적 구제
갑은 칠레의 산업재산권법에 따라, 을을 형사고발할 수 있음. 칠레의 산업재산권법은 타인의 등록 상표에 의해 보호받는 상품, 서비스, 시설물과 관련된, 또는 동일한 상품, 서비스, 시설물을 보호 대상으로 등록된 타인의 상표와 유사하거나 동일한 상표를 상업적 이익을 목적으로 부당하게 사용하는 자를 상표 침해자로 형사 처벌을 할 수 있다고 규정하고 있기 때문.

그러나 상표침해죄는 친고죄로서, 갑이 검찰에 형사고발조치가 있어야 함. 또한 갑은 상거래 또는 무역거래 시 자사물건에 반드시 등록상표 또는 원 안에 “MR"이라는 이니셜을 기재하여 등록된 상표임을 나타내야 함. 갑이 형사소송에서 승소 판결을 받은 경우, 침해자인 을이 침해에 사용한 물품은 폐기되며, 위조 상표가 부착된 물건은 압류됨.

또한 을은 매달 미화 2천 불에서 1만 불의 벌금형을 받을 수 있음. 벌금형을 받은 후 5년 내에 침해를 범한 재범자에게는 또다시 벌금형을 받게 되지만, 이 경우의 벌금은 이전 벌금의 두 배를 초과할 수 없음. 따라서, 이 경우 처벌 가능한 최고 벌금 액수는 매달 2천 불임.

다. 잠정조치
형사 소송에서 제1심 판결까지는 약 12개월 내지 18개월이 소요되며, 사건의 정도에 따라 2년까지 소요될 수 있음. 따라서, 갑은 형사 재판부에 잠정적 조치 (interim measure)를 요청하는 것이 바람직함.

제4절 주요 분쟁 사례

PARTIX 온라인 사업자 보호

제1절 개요

Falabella는 모기업인 Falabella SACI의 윤리 방침(소비자보호)에 따라 온라인 사업자의 지식재산권(intellectual propertyㆍIP) 보호 프로세스를 운영하고 있음. 다만, 칠레는 전자상거래 후발주자로, IP 보호 선진국인 미국에 비해 온라인 사업자의 지식재산권 보호에 대한 절차가 촘촘하지 않음.

칠레의 전자상거래 플랫폼은 지적재산권에 대해 기본적으로 국내법을 따르고 있으며, 초점을 온라인 사업자의 IP보다는 플랫폼 이용자를 포괄하는 소비자보호에 맞추고 있음.

칠레의 전자상거래 시장은 코로나19 이후 급격히 성장하는 추세
- 전체 인구 중 온라인 제품을 구매하는 소비자 비중은 2017년 46.2%→2021년 63%

중국의 알리익스프레스 등 글로벌 플랫폼이 칠레 시장 진출을 타진하는 등 시장 규모가 커짐에 따라 온라인 사업자의 IP 보호에 관한 정책도 그 영향을 받아 보호 범위가 넓어지고 보호 프로그램의 내용이 더 자세해질 것으로 기대됨.

*출처 : KOTRA 해외시장뉴스

제2절 Falabella(팔라벨라)

1. 현황

팔라벨라는 칠레의 다국적 기업인 SACI Falabella의 계열사로 칠레 이커머스 기업 중 가장 대중적이며, 칠레 내 규모 4위의 리테일 기업임.

- 칠레 산티아고에 본사를 두고 1889년 설립되었으며, 1990년대에는 아르헨티나, 페루, 콜럼비아 등으로 사업을 확장하여 다국적 기업이 됨

- 2013년에 온라인 쇼핑몰을 오픈하였으며, 다양한 카테고리와 브랜드를 보유하고 각종 프로모션을 진행해 고객을 유치하며 성장함. 주로 오프라인 매장에 입점되어 있는 제품을 위주로 판매하고 있으며 의류, 신발 등 패션, 전자제품, 스포츠용품 등 품목이 다양함. 그중 패션 카테고리 점유율이 25%

- 현재 백화점, 은행, 대형슈퍼, 여행, 보험 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하여 남미 최대 소매업체로 꼽힘

- 칠레에서는 산티아고 상공회의소(CSS)가 주최하는 온라인 이벤트 ‘사이버데이’를 진행함. 이는 미국의 블랙프라이데이 같은 대대적 가격 할인 행사임. 이 기간 매출은 평소의 최대 6배로 나타남

- 팔라벨라에 입점하려면 칠레 현지 법인이 있어야 하며 오프라인 매장 벤더 등록이 선행되어야 함. 등록 절차와 규정에 따라 심사를 받음

*출처 : ECDB

2. IP 정책

□ Integrity code (인터그리티 코드) 팔라벨라는 ‘Integrity code’라는 사내 윤리 강령을 세워 운영 지침으로 삼고 있으며, 이 문서 내 하위 항목으로 지식재산권 보호에 대해 언급하고 있음. 지식재산권(intellectual property)과 상표권(copyright)을 보호한다고 명시함.

- 이전에 브랜드로 등록되지 않은 고유한 기호, 즉 제3자의 이름으로 등록된 상업 브랜드와 눈에 띄는 그래픽 또는 음성학적 유사성을 지닌 고유한 기호를 제품에 연결하여 상업화할 수 없음.
- 오해를 불러일으키거나 혼란을 일으킬 수 있는 한도 내에서 상표법에 따라 처벌을 받는 침해 행위로 간주 될 수 있음. 경쟁 규제 법률은 이러한 행위를 부당한 행위로 간주함.
- 팔라벨라의 윤리 강령 전문 보기 : https://investors.falabella.com/English/sustainability/key-ambitions/Compliance-Ethics-and-Governance/

□ 지식재산권 침해 신고제도
- ‘Integrity code(인터그리티 코드)’방침에 따라 청구서를 작성해 이메일로 송부
- IP 권리 침해 주장을 해결하는 프로세스를 통해 소유자 또는 라이선스 사용자는 판매자가 포털에서 사용할 수 있는 하나 이상의 제품ㆍ간행물에서 명백한 위반 혐의 또는 침해에 대해 Falabella.com에 신고할 수 있음
- 다만, 팔라벨라는 IP 권리는 절대적이지 않으며 권리 행사에 일정한 제한이 있다고 당부함. ‘첫 번째 판매 원칙’에 따라 상표 및 특허 권리는 제3자에게 허용하는 순간 종료되거나 소진된다고 명시함

- 심사 절차 : 지식재산권 침해 심사 프로세스가 시작되면 Falabella.com은 청구가 유효한지, 결과적으로 청구인의 IP 권리 보호를 보장하기 위해 조치를 취해야 할지 여부와 어떠한 조치를 취해야 하는지 등을 판단하기 위해 심사함
*참고 사항 : IP 권리 등록 절차가 진행 중인 경우, 이에 관한 사항은 IP 권리를 보유했다는 증거로 고려되지 않음. IP 등록 절차가 완료된 건에 대해서만 IP 권리 보유로 인정

- 청구인 자격
1) IP 권리를 보유하고 있는 모든 자연인 또는 법인
2) IP 권리자가 정당하게 승인한 제3자(대리인) 등.
*IP 권리자 또는 대리인은 IP 권리 보유를 증명해야 하며, 대리인의 경우 위임장이 필요

3. IP 침해 시 구제 방법

□ 팔라벨라에서 IP 침해 신고하기
- IP 침해 신고서를 작성해 이메일 주소(propiedadintelectual@falabella.com)로 송부해야 함

- 이메일에 첨부해야 할 서류는 다음과 같음
1) 청구인이 서명한 청구서
2) 청구인이 IP 권리자가 아닌 경우 소유자를 대표할 수 있는 권한

□ 청구서 및 이메일 작성 요령
- 팔라벨라는 청구서 양식에 대한 언급을 하지 않고 있으므로, 자유 양식으로 작성하되
1) 청구인의 기본 정보(이름, 연락처 등)
2) IP 권리 보호가 필요한 상품 정보
3) IP 침해가 이뤄진 경위
4) IP 침해를 입증할 수 있는 증거 자료 등을 포함할 것을 권장함

- 위와 같이 해당 상품의 IP가 청구인 소유임을 증명하는 서류가 반드시 첨부되어야 하며, 여기에는 청구인의 서명 또는 대리인이 있는 경우 위임장을 반드시 첨부해야 함

□ 청구서 제출 이후 팔라벨라의 절차 및 조치
① IP 침해 신고 청구서가 요건에 따라 적절히 이뤄진 경우, Falabella.com은 청구의 대상인 출판물을 소유한 판매자에게 해당 출판물이 ‘청구인의 IP 권리를 위반하지 않음을 증명’하는 문서를 요청함
* 참고 사항 : 청구서가 요건에 맞지 않는 경우, Falabella.com은 이 결정에 대한 이유를 이메일로 청구인에게 알림. 청구인은 최초 청구서를 정정하여 새로운 청구서를 제출할 수 있음

② 판매자가 공지된 기간 내에 Falabella.com 이 요청한 문서(청구인의 IP 권리를 위반하지 않음을 증명하는 문서)를 보내지 않거나, 문서를 보냈음에도 불구하고 그 내용이 IP 권리를 위반하지 않는다는 것을 입증하기에 불충분하다고 판단한 경우, Falabella.com은 해당 출판물을 포털에서 영구적으로 삭제함

③ 청구 절차가 완료되면 Falabella.com은 청구인에게 조사 결과를 알림

- 팔라벨라의 지식재산권 보호 프로세스에 관한 자세한 사항 보기 :
https://www.falabella.com/falabella-cl/page/propiedad_industrial

[그림 18] 팔라벨라 홈페이지에 게재된 IP 침해 신고 프로세스 안내

PARTX 지식재산권 체크리스트

제1절 R&D 체크리스트

1. 특허출원 결정

2. IP 출원 시 필요사항

3. 기술유출 방지

4. 기술계약

제2절 수출 체크리스트

1. 전시·박람회 분쟁대응

2. 전자상거래 플랫폼

3. IP 분쟁

PARTXI 참고자료

제1절 현지대리인

1. 대리인 선정기준

2. 대리인 정보

- 여기 수록된 로펌에 관한 정보는 대리인을 선임하는 데에 도움을 주기 위한 목적으로 수집된 것이며, 이하 기재되는 로펌을 추천하는 것은 아님
- IP STARS는 영국의 지식재산권 분석 기관으로, 2023년 지식재산권 분야 로펌 랭킹을 집계

제2절 지식재산권 검색 방법

1. 지식재산권 검색 방법

(1) 한국특허정보원 특허기술정보서비스(www.kipris.or.kr)를 이용한 검색

- 키프리스의 메인화면으로 해외특허 및 해외상표의 검색이 가능

(2) 구글 사이트(http://www.google.com/advanced_patent_search)를 이용한 검색

- 구글 검색창에 “고급 특허검색”을 입력하는 경우 국내 뿐만 아니라 미국특허청, 유럽특허청 등에 제출된 특허 데이터를 무료로 검색하고 열람 가능

(1) 동일어 검색(Identical Name Search)

간단한 검색으로 검색사이트(USPTO)에서 기본검색(Basic Search)을 선택하여 검색어(Search Term) 칸에 검색하고자 하는 이름을 넣어 원하는 상표와 동일한 상표가 있는지 검색하는 것임. 만약 검색 결과가 “Sorry, No results were found for your query”로 나왔다면 입력한 상표와 같은 이름의 상표가 없다는 말임. 그러나 이 결과로 등록이 된다는 것은 아니고, 다른 상표와 혼동을 줄 수 있는 경우 상표가 거절되므로 다음의 검색을 실행하여야 함.

(2) 유의어 검색(Screen Search)

유의어 검색이라 함은 연결된 단어로 된 상표라면 각각의 단어를 입력하여 넓게 검색하는 방법에 해당함. 즉 국제상표기준과 거의 유사한 미국 상표법의 상품 또는 서비스의 카테고리 안에서 출원하려는 상표를 입력하여 출원 중이거나 등록된 상표 중에서 유효한 상표가 있는지 확인해 보는 검색임. 이와 같은 검색의 결과를 통하여 상표 자체의 유사성 여부의 확인과 그 확인된 상품이 같은 카테고리 안에 존재하는지 확인할 수 있음.

예를 들면, 전자제품(Electronic devices)등은 IC 09의 카테고리이고, 의류(Clothing)는 IC 25의 카테고리에 존재함. 애니메이션의 경우에는 상표로 등록될 캐릭터나 디자인 등이 어떤 물품에 사용될 것인지 결정되면 해당 카테고리를 검색하여 상품의 목록(list of goods)의 내용 중 유사한 상표를 분석하여 등록될 확률을 검토해야 할 것임.

(3) 전문 검색 사이트의 사용

동일·유의어 검색 외에 유료 전문 검색 사이트를 이용하면 더 확실한 결과를 얻을 수 있음. 즉, 전문 검색(In-depth Search) 사이트를 선택하여 좀 더 전문적인 검색(Advanced Search)을 실행해서 결과를 보거나, 더 넓은 범위의 검색을 설정하여 검색하는 방법도 존재함. 이러한 방법을 최종적으로 수행하여 해당 상표와 유사한 상표가 존재하는지 확인한 다음, 유사한 상표가 존재할 경우에는 같은 카테고리인지와 같은 카테고리가 아니라도 혼동이론(Confusion Theory)과 희석화 이론(Dilution Theory)을 적용하여 상표 등록이 가능한지 여부에 대한 분석 작업이 출원 전에 선행될 필요가 있음.