해외진출 기업을 위한 위조상품 및 무단선점 상표 대응 가이드

제2장 무단선점 상표 대응

1. 해외에서 상표의 무단 선점

상표 무단선점이란 국내 기업이 먼저 출원ㆍ등록했거나 사용한 상표를 해외에서 정당한 권한이 없는 자가 먼저 상표를 출원ㆍ등록하는 상표 가로채기를 말한다.

이러한 위조상품을 국내외에서 발견하고 확인할 수 있는 방법은 오프라인과 온라인이 약간 다르며, 다음과 같다.

상표 무단선점 유형

상표 무단선점 유형
상표무단선점 유형
① 상표 출원·등록을 하지 않은 상태에서 타인이 가로채 먼저 동일·유사한 상표를 출원한 경우 상표 브로커가 부정한 목적으로 가로채기 출원을 하는 경우도 있고, 수입업자 등 관계자가 출원하는 경우도 있음
② 어떤 상품에 상표등록을 했는데 타인이 다른 상품에 상표를 출원한 경우 예를 들어 국내 기업이 의류(25류)에 상표출원을 했는데 제3자가 신발(25류), 가방, 핸드백(18류), 선글라스(9류) 등 다른 패션 관련 상품에 상표를 출원하여 권리를 선점하는 경우
③ 어떤 상품에 상표등록을 했는데 타인이 그 상품과 관련이 있는 서비스업에 상표를 출원한 경우 예를 들어 우리나라에서는 화장품(3류)과 화장품판매업/광고업(35류)의 유사성이 인정되어 서로 다른 사람이 상표권을 나눠 가질 수 없지만, 중국은 그렇지 않기 때문에 우리나라 기업이 화장품(3류)에 상표등록을 받았더라도 제3자가 화장품 관련 광고업(35류)에 등록을 받아 화장품의 판매나 광고를 방해할 수 있음

상표의 선점은 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적을 갖고 할 수도 있지만, 우연의 일치로 발생할 수도 있기 때문에 상표 선점의 유형과 출원인의 의도를 잘 파악하는 것이 중요하다.

국제적으로 상표의 보호는 속지주의가 원칙이므로 해당 국가의 법령에 따라 보호 여부가 결정된다. 대부분의 국가는 우리나라에서 상표를 먼저 출원ㆍ등록하였거나 먼저 사용한 것만으로 우선적인 권리를 인정해 주지 않는다. 따라서 우리나라에 출원ㆍ등록된 상표이거나 심지어 널리 알려진 상표라도 원칙적으로 외국에서 제3자가 동일하거나 유사한 상표를 등록받는 것을 막기가 쉽지 않다. 더욱이 최근에는 SNS 등 인터넷을 통한 정보 입수가 용이해졌고, 한류 현상이 강화되면서 우리 기업의 상표들이 해외에서 무단으로 선점당하는 사례들이 증가하고 있다.

상표 무단선점 이유

상표 무단선점 이유
상표무단선점 유형
① 상표권을 고가에 양도하는 등 부당한 이익을 얻으려는 경우(상표 브로커)
② 경쟁 관계에 있는 국내 기업의 현지 진출을 방해하려는 경우
③ 국내 기업의 상품 또는 서비스를 수입하거나 또는 라이선스를 받으려는 자 등이 유리한 조건으로 협상하기 위한 경우
④ 한류 현상에 편승하려고 상표 또는 상품의 형태나 포장 디자인 등을 모방한 경우
⑤ 당초에는 선의로 출원·등록을 했지만 계약 종료 등 사정변경이 있는데도 상표를 반환하지 않는 경우(합작법인, 수입업자)

최근에는 상표 선점 후 방어 가능성을 고려하여 대기업 상표보다는 개인이나 중소기업의 상표, 유명상표보다는 새로 등장한 상표를 중심으로 상표를 선점하는 경향이 있기 때문에 상표 무단선점의 발견과 대응이 점점 더 어려워지고 있다.

2. 무단선점 상표 발견

해외에서 무단선점 상표출원을 조기에 발견하면 적은 비용으로 효과적인 대응이 가능할 수 있지만, 일단 무단선점 상표가 등록되고 나면 상대방이 칼자루를 잡은 형세가 되기 때문에 마땅한 대응수단을 찾기가 쉽지 않고, 훨씬 많은 비용이 들게 된다.

상표 선점을 아래와 같은 방법으로 찾아낼 수 있지만, 중소기업이 직접 해외에서의 상표선점을 발견하기란 쉽지 않다.

① 직접 중국, 아세안 등 주요 국가를 대상으로 정기적으로 모니터링을 실시
② 국내 또는 해외 대리인에게 의뢰하여 주요 국가를 대상으로 모니터링을 실시
③ 한국지식재산보호원의 “해외 선점의심 상표 정보조사 및 선점피해 구제 지원사업”을 활용

상표 무단선점을 조기에 발견하여 신속하게 대응할수록 성공가능성이 높아지고 법률비용을 절감할 수 있기 때문에 무단선점 상표의 조기 발견이 가장 중요하다.

3. 무단선점 상표에 대한 대응

1) 대응방안 검토 및 대응전략 수립

무단선점 상표에 대한 대응여부를 결정하고, 대응방안과 대응전략을 수집하기 위해서는 다음과 같은 사항들을 먼저 체크할 필요가 있다.

대응여부 및 대응수단 판단기준

대응여부 및 대응수단 판단기준
대응여부 및 대응수단 판단기준
① (객관적 현황) 국내·해외 전문가 및 지원기관 등의 조언을 청취하여 사실관계, 해당 국가의 법률과 행정·사법제도에 기반한 활용할 수 있는 대응수단, 승소가능성, 소요비용 및 소요기간 등을 정확하고 객관적으로 이해해야 함
② (자사 상표권 확보 여부) 자사의 상표가 등록되어 안정적으로 수출·판매가 가능한 상태인지 아니면 상대방으로부터 권리 대항을 받을 법적 리스크가 있는 상태인지를 확인
③ (해당 국가 진출 시기) 막연히 장래에 수출할 가능성이 있는 정도인지 아니면 현재 수출 협상을 진행하고 있거나 이미 수출을 하고 있는 상태인지를 감안해야, 적절한 대응수위, 대응수단(조기에 협상으로 해결할 것인지 아니면 심판·소송 등을 제기하여 장기전으로 갈 것인지 등)을 선택할 수 있으며, 실패시에 감수해야 할 리스크에 대해서도 잘 이해해야 함
④ (무단선점 상표의 현재 상태) 예를 들면 무단선점 상표가 최근에 출원된 것인지, 이의신청이 가능한 기간 내인지 또는 이미 상표등록이 된 상태인지 등을 확인해야 해당 단계에서 활용 가능한 대응수단을 찾을 수 있음
⑤ (상표 무단선점의 목적과 출원인) 무단선점 상표를 출원한 자가 어떤 목적으로 출원을 했는지 그리고 출원인이 상표브로커인지 등을 포함한 전력(前歷)등을 파악해야 적절한 대응 수단과 방향을 정할 수 있음

2) 무단선점 상표의 진행 상태에 따른 대응방안

3) 주요 국가에서의 단계별 대응방안

주요국가별 위조상품 대응방안

주요국가별 위조상품 대응방안
	한국	중국	인도네시아	싱가포르	태국	베트남	미국	유럽연합
정보제공	○	×	×	×	×	×	○ ¹⁾	×
이의신청	○	○	○	○	○	○	○	○
형사고소	○	○	○	○	○	○	○	○
세관단속	○	○	○	○	○	○	○	○

1 미국은 Letter of Protest라는 정보제공과 유사한 제도를 운영

① 우선권 주장 상표출원

대부분의 국가는 타국에 출원한 상표가 그 출원일(제1국 출원일)부터 6개월 이내에 자국에 상표출원을 하면 제1국 출원일에 자국에 출원된 것과 같은 우선적인 효력을 인정하는데 이것을 조약우선권이라고 한다.

따라서 우리나라에서의 상표출원일로부터 6개월 이내에 무단선점 상표를 발견했다면 신속하게 해당 국가에 상표출원을 하면서 조약우선권을 주장하면 간단하게 문제를 해결할 수 있다.

② 정보제공

우선권 주장 출원 기간(6개월)이 경과한 경우에는 다른 대안을 찾아야 한다. 우리나라와 미국은 출원공고 전이라도 심사관에게 상표등록을 거절하라는 취지의 서면을 제출할 수 있지만, 다른 국가들은 이러한 제도가 없으므로 해당 출원이 공고되는지 여부를 잘 살펴야 한다.

③ 이의신청

대부분 심사관이 상표출원을 심사하여 거절이유가 없다고 판단되면 출원공고를 하고, 일정기간 동안 제3자로 하여금 이의신청을 제기할 수 있는 기회를 부여한다(간혹 등록 후에 이의신청의 기회를 주는 경우도 있음).

이의신청은 출원공고일부터 비교적 짧은 기간 내에 제기해야 하므로 무단선점 상표를 발견하면 그 상표가 언제 출원공고 되는지 놓치지 않고 추적하는 것이 중요하다.

상표가 일단 등록되고 나면 그 등록을 무효시키는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라, 상표권자는 상표등록이 무효로 되기 전까지 세관조치, 가처분 등을 통해 우리 기업의 상품 수출이나 판매를 방해할 수 있기 때문에 이의신청 단계에서 무단선점 상표의 등록을 차단하는 것이 매우 중요하다.

주요국가별 상표 이의신청 현황

주요국가별 상표 이의신청 현황
구분	한국	중국	인도네시아	싱가포르	태국	베트남	미국	유럽연합
신청기간	2개월	3개월	2개월	2개월	60일	5개월	30일	3개월
신청주제	누구나	이해관계인	누구나	누구나	이해관계인	누구나	누구나	이해관계인
소요기간	1년	1년	1년	1년	1년	2년	1년	2년

1 신청기간은 출원공고일(베트남은 출원공개일)부터임
2 신청주체에서 중국은 거절이유에 따라 누구든지 가능한 경우가 있음
3 소요기간은 최근의 평균적인 기간이며, 심사관ㆍ사건에 따라 다를 수 있음

☞ 자세한 내용은 【붙임3】을 참고할 것

④ 상표등록 무효심판

무단선점 상표가 등록된 경우에는 무효심판을 청구해서 다툴 수 있다. 무효심판은 상표등록의 효력을 소급하여 소멸시키는 것이므로, 가장 강력한 대응수단이 될 수 있다.

국가별로 무효사유가 다르며, 청구인 자격에 제한이 있을 수 있고, 등록일부터 소정의 기간(대개는 5년)이 경과하면 심판을 청구하지 못하는 제척기간 등에 유의해야 한다.

일반적으로 등록무효는 처음부터 등록이 없었던 것으로 소급하여 권리를 소멸시키는 것이고, 등록취소는 등록 후에 발생한 사유로 인해 장래를 향해 권리를 소멸시킨다는 점에 차이가 있다.

주요국가별 상표등록 무효심판 현황

주요국가별 상표등록 무효심판 현황
구분	한국	중국	인도네시아	싱가포르	태국	베트남	미국	유럽연합
청구기간	○	○	○	△	△	△	○	○
청구인적격	이해관계인	이해관계인	이해관계인	누구나	이해관계인	누구나	누구나	누구나
담당부서	특허심판원	상표국심판부	상업법원	특허청	심판원법원	지식재산청	지식재산청	상표심판원

1 청구기간에서 ○는 사유에 따라 언제든지 또는 등록일부터 5년 이내인 경우이고, △는 등록일부터 5년 이내만 가능한 경우임
2 청구인적격에서 중국, 태국은 사유에 따라 이해관계인 또는 누구든지로 다름

☞ 자세한 내용은 【붙임4】를 참고할 것

⑤ 상표등록 취소심판

우리나라를 포함한 대부분의 국가는 상표가 등록되었지만 일정한 기간 동안 해당 국가내에서 사용되지 않은 경우에는 그 등록을 취소할 수 있는 규정을 두고 있다.

무단선점 상표는 상표를 사용하기 위한 목적보다는 상표권 매각을 통해 부당한 이익을 얻거나 경쟁사 진출을 막기 위한 방어적 목적으로 출원되는 경우가 많기 때문에 등록 후 사용되지 않는 경우가 적지 않다. 따라서 무효심판으로 대항이 곤란한 경우 또는 무효심판을 청구하면서 동시에 불사용을 이유로 하는 등록취소를 청구하여 무단선점 상표를 제거할 수 있다.

불사용을 원인으로 한 취소 사건에서는 상표권자가 상표의 사용 사실을 입증해야 하기 때문에 청구인의 부담이 적은 장점이 있다. 한편, 등록취소는 국가별로 불사용 인정기간(3년 또는 5년 등)과 청구인 자격이 다를 수 있기 때문에 이 점에 유의할 필요가 있다.

미국은 상표등록 후 5년 경과 후에 사용선언서와 사용증거를 제출하지 못하면 등록이 자동으로 취소되며, 제3자는 상표등록 후 3년이 지나도록 상표의 사용이 없다면 포기(abandonment)로 인한 취소심판 청구가 가능하다. 나아가 2021년 12월부터 상표현대화법이 시행되면서 미국 특허청 단계에서 취소청구가 가능하게 되어 상표의 사용이 더욱 요구되고 있다.


구분	한국	중국	인도네시아	싱가포르	태국	베트남	미국	유럽연합
불사용기간	3년	3년	3년	5년	3년	5년	5년	3년
청구인적격	누구나	누구나	이해관계인	누구나	이해관계인	누구나	누구나	누구나

1 불사용 기간은 상표등록 후 일정기간이 경과하면 등록취소를 청구할 수 있는 기간임
2 인도네시아는 상업법원에서 소송절차로 진행하므로 사례가 많지 않음

협상의 필요성

이의신청이나 무효심판 사건에서는 다수의 증거자료를 제출할 필요가 있는데, 해외에서의 분쟁인지라 증거자료를 수집하는 것이 어려운 경우가 많다. 또한 결론이 내려질 때까지 2~3년 이상 소요되는 경우도 적지 않다.

따라서 상표를 무단선점한 자에게 연락을 취해 상표권 이전이나 포기, 출원이나 등록의 취하 등에 대해서 교섭하는 것도 고려해 볼 수 있다.

다만, 이 경우에는 고액의 대가나 무상의 사용허락 등을 요구받을 수 있고 상대방으로 하여금 시간을 벌어줄 수도 있기 때문에 사전에 전문가와 충분히 상담하고 가급적 대리인을 통해 접촉하는 것이 바람직하며, 이의신청이나 무효심판 등을 청구해서 상대방을 압박하면서 협상을 병행하는 것이 좋다.