해외진출 기업을 위한 위조상품 및 무단선점 상표 대응 가이드

제1장 위조상품 대응

1. 위조상품의 개념

위조상품이라는 단어는 흔히 짝퉁, 위조품, 모방품, 가품(假品) 등을 의미한다.

위조상품에는 상표와 상품 모두를 데드카피(그대로 모방)한 경우, 상표를 모방한 경우, 상표는 다르지만 상품의 형태를 모방한 경우, 상품을 광고할 때, 상품과 동일‧유사한 이미지를 사용(저작권 침해)한 경우 등이 대표적이다. 이외에도 위조상품 그 자체는 아니지만, 외국 기업이 한류에 편승하기 위하여 우리 기업이 제조ㆍ판매하는 상품인 것처럼 가장(假裝)한 경우도 있다.

위조상품의 개념 이미지1

MUMUSO는 중국인이 국내에 ‘무궁생활’이라는 법인을 설립하고 국내에서 등록받은 상표이다. MUMUSO는 중국, 필리핀, 태국 등 아세안 각국에 진출하면서 간판, 인테리어, 상표 등을 한국 기업인 것처럼 가장하고, 국내 기업의 상품과 중국에서 제조한 짝퉁, 모방품을 함께 판매함으로써 한류 이미지를 훼손하고 부당한 이익을 도모한 대표적인 사례이다.

2. 위조상품의 발견 및 확인

국내 기업의 기술력이 향상되고 한류가 세계적인 인기를 끌면서 국내 기업의 지식재산권을 침해한 위조상품이 국내 기업들이 상품을 수출하고 있는 국가는 물론이고, 아직 상품을 수출하고 있지 않은 국가에서도 유통되고 있을 수 있다.

이러한 위조상품을 국내외에서 발견하고 확인할 수 있는 방법은 오프라인과 온라인이 약간 다르며, 다음과 같다.

유통경로별 위조상품 유통여부 발견 및 확인방법

유통경로별 위조상품 유통여부 발견 및 확인방법
오프라인 온라인
  • 1. 기업이 자사의 유통경로, 시장, 전시회 등 조사
  • 2. 거래관계가 있는 대리점, 라이선시, 판매업자로부터 정보 입수
  • 3. 위조상품 조사 전문업체나 로펌 등에 의뢰하여 침해조사 실시
  • 4. 세관,시장감독기관이 침해의심 물품을 발견하여 통지
  • 1. 기업이 직접 전자상거래 사이트를 모니터링
  • 2. 위조상품 조사 전문업체에 의뢰하여 전자상거래 사이트를 정기적으로 모니터링
  • 3. 전자상거래 사이트와 협력관계를 구축하여 위조상품 정보를 수령

3. 위조상품에 대한 대응

해외에서 위조상품을 발견한 경우에는 침착하게 사태를 파악하고, 우선적으로 한국지식재산보호원이나 해외지식재산센터(IP-Desk), 변리사 등을 찾아 조언을 구할 필요가 있다.

위조상품에 대하여 효과적으로 대응하기 위한 준비와 절차는 다음과 같다.

위조상품에 대한 대응 이미지1

1) 해외 지식재산권 사전 확보

해외에서 위조상품을 발견하였다 하더라도 해당 국가에 상표권 등 지식재산권이 없다면 권리 침해를 주장하지 못한다. 따라서 위조상품으로부터 자신의 권리를 보호받기 위한 출발점은 상표권 확보임을 명심해야 한다. 국가에 따라 차이가 있지만, 상표권을 확보(상표등록)하려면 1년 이상이 소요되는 경우가 적지 않기 때문에 미리 상표출원을 준비할 필요가 있다.

상표권이 없어도 부정경쟁방지법, 형법, 소비자보호법 등에 의해 보호를 받을 수 있는 경우가 있기는 하지만 거의 기대하지 않는 편이 좋다.


2) 위조상품 생산, 유통 및 판매 증거 수집 및 확보

위조상품에 대응하기 위한 첫 번째 조치는 위조상품 제조자나 판매자 등을 확인하고, 필요한 정보를 수집하는 것이다. 입수한 정보는 추후 증거로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 대응방안을 검토하는 과정에서 중요한 자료가 된다.

전자상거래사이트에 위조상품이 유통될 경우에 대비하여 가급적 미리 해외 유명 전자상거래사이트에 자신의 상표권 등 지식재산권을 등록하는 것이 바람직하다.

어떤 대응방안을 채택하더라도 사전에 증거를 수집·확보하는 것이 필요하다. 증거를 확보하지 않고 위조상품 업자에게 연락하면, 상대방이 관련 증거를 은폐할 수 있고, 그 후의 대응이 불리해질 수 있다. 수집·확보해야 하는 증거로는 위조상품 현물, 카탈로그, 오프라인 판매점 사진, 인터넷 판매 사이트 화면 캡처, 영수증 등이 있으며, 증거로서의 증명력을 높이기 위하여 공증을 활용하는 방법도 있다.

중국은 수집 증거에 대한 공증이 매우 중요하다. 최근 온라인플랫폼을 통한 위조상품 거래가 자주 발생하면서 이를 어떻게 증거로 남기느냐가 관건이다.

온라인 쇼핑몰에서 위조상품을 발견하였을 경우에는 공증인 입회하에 해당 시점에 온라인 쇼핑몰에서 위조상품이 판매되고 있음을 공증하는 인터넷 화면공증과 위조상품을 구매하는 과정을 공증하는 구매공증을 하면 좋다.


3) 위조상품 대응방안 검토 및 대응전략 수립

위조상품에 대한 대응방안은 경고장 송부, 행정단속 등의 행정조치 신청, 민사소송, 형사 고소ㆍ고발 등이 대표적이다.

국가마다 제도와 실무에 상당한 차이가 있기 때문에 전문가(현지 전문가 포함)에게 문의하여 확실한 이해를 바탕으로 대처할 필요가 있다.

대응방안을 검토할 때에는 먼저 상대방 권리현황, 사용여부 등을 확인하고, 나아가 자사 권리를 확인하여 권리행사가 가능한지, 역공을 당할 만한 약점이 없는지를 확인하여야 한다.

위조상품에 대한 대응 이미지2

주요국가별 위조상품 대응방안

주요국가별 위조상품 대응방안
한국 중국 인도네시아 싱가포르 태국 베트남 미국 유럽연합
행정고지 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○
민사소송 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
형사고소 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
세관단속 ○ ○ × 1) ○ 2) ○ ○ ○ ○ 3)
  • 1 법적으로 가능하지만 실무상 사용되지 않음
  • 2 침해의심품이라는 신고를 할 수 있지만, 세관이 사전에 상표권 신고를 받지는 않음
  • 3 유럽연합 차원에서의 통일된 조치는 없음. 모든 조치는 개별 국가의 법원이나 기관의 판단을 따르며 세관단속 역시 개별 국가별로 진행됨

① 경고장 발송

침해의 정도가 크지 않거나 곧바로 다른 조치를 취하는 것이 부담스러운 경우에는 위조상품 업자에게 경고장을 발송하는 것이 좋다.

위조상품 업자가 경고장을 받고 침해를 중지하거나 교섭에 응한다면 신속하고 낮은 비용으로 사건을 해결할 수 있지만, 오히려 위조상품 업자가 증거를 은폐하거나 잠적할 수도 있으므로 주의를 요한다.

일반적으로 경고장에서 요구한 사항이 전부 수용되는 경우는 많지 않지만, 경고장은 위조상품 업자로 하여금 추가적인 침해행위를 중지하게 하거나 또는 소송 등에서 경고장 수령 이후의 침해행위에 대해 고의를 입증할 때 유용하게 활용된다.

중국의 경우 전자상거래법 제정(2019년)으로 전자상거래 플랫폼 운영자도 침해업체와 공동책임을 부담하도록 되어 있어, 경고장 발송 때부터 플랫폼 운영자 및 침해업체를 동시에 타깃으로 하는 것을 고려해 볼 수 있다.

피해사실 공지

상표권자는 잡지, 신문, 홈페이지 등에 자사의 권리를 공지하고 동시에 위조상품이 시장에 유통되고 있다는 소식과 위조상품 식별방법 등을 게재함으로써 소비자 주의를 환기시킬 수 있다. 이 조치는 소비자의 오인·혼동을 줄이고 위조상품 업자에게 간접적으로 경고를 하는 정도의 효과만 있기 때문에 다른 조치와 병행할 때 의미가 있다.

② 행정단속(또는 형사단속) 신청

행정기관이 위조행위를 인정한 경우에는 위조상품을 압수하고, 위조상품 업자에 대하여 처벌을 내릴 수 있다. 행정기관이 부여할 수 있는 구제조치는 금지명령, 금전적 손해의 보상 및 침해물품의 압류와 처분 등이 있다.

민사소송과 비교하면 행정단속은 시간과 비용을 많이 들이지 않고 대응할 수 있다는 장점이 있지만, 침해의 형태가 복잡한 경우에는 행정기관의 능력에 따라서 사건 처리가 방치되는 경우도 있다. 특히, 인도네시아, 태국, 베트남 등 일부 국가에서는 인적·재정적 자원 및 단속 인력의 훈련 부족 등으로 인하여 행정단속이 효과적이지 않은 편이다.

미국은 세관에서 수입품에 대한 위조상품을 단속하며, 준사법적 행정기관인 국제무역위원회(ITC)에서도 위조상품에 대한 조사를 진행할 수 있다.

행정단속 과정에서 수집된 증거는 신뢰성이 높으며, 나중에 민형사 소송에서 유용하게 활용될 수 있다.

③ 민사소송 제기

민사소송은 상표권자가 행사할 수 있는 가장 강력한 수단 중의 하나이다.

그러나 법원에 민사소송을 제기하는 것은 다른 대책과 비교할 때 시간과 비용이 많이 드는 단점이 있고, 증거에 대한 강한 증명이 요구되므로 사전에 증거를 수집ㆍ확보하는 것이 매우 중요하다.

중국을 제외하면 아세안 국가에서는 지식재산권 전문법원이 없는 경우가 많이 있고, 자국민에게 유리하게 판결하는 경우가 적지 않기 때문에 소 제기 전에 한국지식재산보호원 또는 국내외 전문가와 충분히 상의한 후에 민사소송 제기 여부를 결정하는 것이 좋다.

☞  자세한 내용은 【붙임1】을 참고할 것

④ 형사 고소ㆍ고발

상표권 침해가 심각하고 악질적인 경우에는 형사적 대응을 고려한다. 다만, 형사사건의 취급은 국가마다 다르기 때문에 상표권 침해를 이유로 한 형사 처벌이 가능한지 여부를 먼저 확인해야 한다.

형사 처벌이 가능하다면 상표권자는 경찰(공안)에 고발함으로써 상표권 침해사건을 형사기관이 조사하게 할 수 있다. 조사결과 상표권 침해가 인정되면 검찰이 법원에 기소하여 위조상품 업자에게 형사적인 책임을 묻게 된다.

형사적 조치는 민사소송과 달리 상표권자의 비용부담이 적고 입증책임에서 자유로운 장점이 있지만, 막상 해당 국가의 경찰 등이 제대로 대응해 주지 않는 경우가 적지 않기 때문에 제대로 된 현지 전문가의 도움을 받아 진행할 필요가 있다.

☞  자세한 내용은 【붙임2】를 참고할 것

4. 전자상거래 사이트에서의 위조상품 대응

1) 개요

전자상거래 사이트에서의 위조상품 유통에 대해서도 경고, 행정조치, 민사소송, 형사고발 등의 수단을 이용할 수 있으며 나아가 상표권 침해 링크의 삭제를 요청할 수 있다.

전자상거래 사이트에서 링크 삭제 요청(Notice and Takedown)은 소송 등 다른 수단에 비해 간단하게 신속한 효과를 얻을 수 있기 때문에 미리 필요한 준비를 해 두고, 적극적으로 활용하는 것이 좋다. 다만, 이 경우 반드시 사전에 전자상거래사이트에 해당 국가의 상표권 등 지식재산권을 등록해야 한다.

중국과 동남아시아 주요 국가의 대표적인 전자상거래업체

중국과 동남아시아 주요 국가의 대표적인 전자상거래업체
국가 주요 전자상거래 안내
대한민국
  • 우리나라의 전자상거래 시장규모는 중국, 미국, 영국, 일본 다음으로 전세계 5위 수준임(2021년 기준)
  • 국내 전자상거래 시장의 주요 업체는 네이버, 쿠팡, SSG(이베이코리아 포함), 11번가, 롯데온 등이 있음
미국
  • 미국 전자상거래 시장 점유율은 아마존 40.4%, 월마트 7.1%, 이베이 4.3% 애플 3.7%, 베스트바이 2.25% 순임(2021년 기준)
중국
  • Alibaba와 JD.com이 대표적인 B2C 전자상거래업체이며, 온라인 마켓 사이트로는 Taobao와 Pinduoduo가 인기가 많은 편임
  • 중국 민법전 제1195조에서 정한 네트워크 서비스 제공자의 책임에 따라 대부분의 전자상거래 플랫폼에서 권리자의 침해 신청 루트를 마련 → 상표권자는 상표권 침해 링크 삭제나 판매사이트 폐점을 요청할 수 있음
인도네시아
  • Tokopedia가 1위이며, 그 뒤에 shopee, Lazada, Bukalapak, Bilbi 등이 있음
싱가포르
  • Lazada, Qoo10, Zalora, Carousell, Shopee 등이 대표적임
태국
  • Shopee가 1위, Lazada가 2위, JD Central이 3위임
베트남
  • Shopee VN이 압도적 1위이며, The Gioi Di Dong, Dien May Xanh, Lazada VN, Tiki 등이 있음

2) 국내외 온라인 전자상거래 플랫폼에서의 위조상품 대응

온라인 전자상거래 플랫폼(이하 ‘온라인플랫폼’이라 함)은 고객들 간에 이해조정을 할 수 있을 뿐, 법률적 쟁점에 대하여 법적인 판단을 하지는 못한다.

법률적 판단 대상인 상표의 ‘유사’ 여부나 저작권의 ‘실질적 유사성’ 판단에 대해서 온라인플랫폼은 소극적으로 대응할 수 밖에 없기 때문에 결과적으로 ‘권리자’에게 불리하게 작용할 수 있다.

따라서 온라인플랫폼을 상대로 권리행사를 할 때에는 누가 보더라도 명백한 ‘침해’임을 보여주는 것이 중요하다. 막연하게 부정경행위라는 주장, 해외등록상표라는 주장, 본인이 저작권자라는 주장으로는 부족하고, 해당 국가에서 등록된 상표등록증이나 저작권등록증이 있어야 제대로 대응할 수 있다.

해외 온라인플랫품에서 위조상품을 발견한 경우에는 우선적으로 경험이 많은 국내 대리인이나 한국지식재산보호원에 연락하여 상담을 받는 것이 좋다. 그리고 국내의 권리자가 직접 침해 신고를 하는 것보다는 현지에 네트워크가 있는 해외 현지 대리인의 도움을 받는 것이 훨씬 효과적이다.

① 네이버에서의 위조상품 대응

네이버는 국내 최대의 인터넷 플랫폼으로 자사 온라인 쇼핑몰인 네이버 스마트스토어를 운영하고 있으며, 쿠팡, 11번가, 이베이코리아 등 국내 다수의 오픈마켓의 상품 및 100여 개의 온라인스토어를 대상으로 한 검색 및 가격비교 서비스를 제공하고 있다.

네이버는 네이버 스마트스토어 내에서 지식재산신고센터를 운영하고 있다. 여기에서 제공하는 지식재산권 침해신고서를 권리입증서류(상표권, 저작권), 위임장 등과 함께 제출하여 신고하거나 개별상품판매 페이지에서 ‘신고하기’ 버튼을 클릭하여 신고할 수 있다.

전자상거래 사이트에서의 위조상품 대응 이미지1

권리침해 신고가 있으면 네이버에서 판매자에게 소명을 요구하며, 판매자의 소명이 없거나 소명내역이 침해 불성립을 입증하지 못하면 판매페이지 삭제, 판매중지 등의 조치가 이루어지진다.

☞  https://ips.smartstore.naver.com/owner/intro

② 아마존닷컴에서의 위조상품 대응

아마존(Amazon.com)은 미국 시애틀에 본사를 둔 세계 최대의 전자상거래업체이다.

아마존은 아마존 브랜드 등록(Amazon Brand Registry)이라는 정책을 시행하고 있다. 이 정책에 따라 상표권자가 아마존닷컴에 상표권을 등록해 놓으면, 다른 판매자가 상표권을 침해하는 위조상품을 게재할 경우에 프로젝트 제로(Project Zero) 프로그램에 의해 자동적으로 걸러지거나 그렇지 않더라도 아마존닷컴에 신고하면 즉각적인 대응이 가능하다.

이처럼 아마존닷컴에서의 상표권 보호는 아마존 브랜드 레지스트리에 상표권 신고를 하는 것에서 출발하는데, 과거에는 원칙적으로 상표등록 후에만 신고할 수 있었지만 현재는 출원상태에서도 신청이 가능하므로 가급적 신고를 서두르는 것이 좋다.

☞  https://brandservices.amazon.com/brandregistry

③ 알리바바 사이트에서의 위조상품 대응

알리바바 그룹은 중국 항저우에 본사를 둔 중국 최대 전자상거래업체이다. 알리바바 그룹이 운영하는 전자상거래 쇼핑몰에는 타오바오(www.taobao.com), 티몰(www.tmall.com), 알리바바(www.1688.com) 등이 있다.

알리바바 그룹 산하 전자상거래 쇼핑몰은 IP Protection Platform(IPP)이라는 통합 프로그램을 통해서 상표권 침해를 신고할 수 있다. 신고가 인정되면 침해의심자(피신청인)에게 포인트 공제, 링크 삭제, 온라인숍 폐점 등의 강제적인 조치가 취해질 수 있다.

☞  https://ipp.alibabagroup.com/index.htm?language=en_US

④ 쇼피 사이트에서의 위조상품 대응

쇼피는 싱가포르에서 시작된 전자상거래업체이며, 2021년 기준 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 아세안 국가들과 대만, 브라질 등 12개국에 진출한 동남아 최대 전자상거래 플랫폼이다.

쇼피는 홈페이지에서 지식재산권 침해 신고 사이트를 찾기가 쉽지 않기 때문에, URL을 입력하기보다 구글에서 “shopee ip infringement”로 검색하여 사이트를 찾는 편이 용이하다.

상표권 침해 신고의 경우에는 위임장(상표권자가 아닌 경우에 한함), 해당 국가에서의 상표등록증, 침해 여부를 판단할 수 있는 사진 자료와 현지 통화 기준 가격정보(Shopee에서 요청하는 경우에 한함)를 제출해야 한다.

☞  https://help.shopee.ph/portal/webform/2f462e363b974a8eaed6b916af7f29c5?previousPage=other%20articles