라이센스 계약이 부제소 특약을 포함하는 경우, 계약 종료 후에만 특허권자가 통상실시권자를 상대로 소제기를 허용한 항소법원

Alexsam Inc v. Mastercard Inc

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 용 규 변리사

본 사안은 라이센스 계약이 부제소 특약을 포함하는 경우, 계약 종료 후에만 특허권자가 통상실시권자를 상대를 소제기를 허용한 항소법원 판결에 관한 것이다.

AlexSam Inc (알렉스샘社, 이하, 원고)은 전자상거래에 관련된 IT 제품 제조 회사이다. MasterCard In’t, Inc. (마스터카드社, 이하, 피고)는 글로벌 신용 카드 회사이다. 원고는 POS 장치에 사용되는 선불카드와 관련된 특허 (US특허 제6,000,608 호, 제 6,189,787호, 이하 608 특허, 787 특허)를 소유한다. 608특허, 787 특허는 2017년 7월에 만료되었다.

2005년에 원고와 피고는 라이센스 계약을 체결했다. 원고는 피고에게 특허에 따른 통상실시권을 허여했다. 그 대가로 피고는 "라이센스 거래당 수수료" 금액으로 지속적인 로열티를 원고에게 지불하기로 합의했다. 여기서, 라이센스 계약은 부제소 특약(covenant not to sue)을 포함하고 원고는 피고에 대하여 “언제든지 어떠한 청구도 제기하지 않겠다"고 동의했다. 라이센스 계약은 계약 기간 동안 또는 이전에 발생하는 라이센스 거래와 관련되고 기간 및 해지 조항을 포함한다.

2015년 5월 원고는 피고가 계약에 따라 로열티를 적절하게 지불하지 않았다고 주장하면서 로열티 계약 위반으로 피고를 고소하였다. 이와 독립적으로, 2017년 3월 피고는 라이센스가 된 특허가 무효임을 주장하며 무효심판(CBMR)을 제기하였다.

원고는 피고가 37 CFR § 42.302(a)에 따른 청구인 적격이 흠결되고 피고가 먼저 무효심판 검토 대상 특허의 침해 혐의로 고소되어야 한다고 주장했다.

특허심판원은 피고의 무효심판 청구인 적격이 인정되지 않는다고 보았다. 특허심판원은 ① “라이센스 계약에 포함된 부제소 특약 때문에 특허권자가 통상실시권자를 상대로 침해 소송을 제기할 수 없다고 보고 ② 지방법원이 원고의 부제소 특약 위반 여부에 대한 문제를 다룰 필요도 없다고 보았다.

다음으로 피고는 부제소 특약이 원고의 로열티 계약 위반 청구를 금지한다고 주장하면서 지방법원에 약식 판결을 요청했다.

지방법원은 피고의 주장에 동의하고 원고의 청구를 기각했다. 원고는 이에 대하여 첫 번째 항소를 제기했다.

항소법원은 ① 계약서에 원고의 계약 해지 옵션이 개시되어 있고, ② 이 경우 부제소 특약이 종료되어 원고가 계약 기간 동안 피고의 로열티 미지급을 이유로 계약 위반에 대해 소송을 제기할 수 있다고 보았다.

대상 판결은 부제소 특약과 관련된 사건에서, ① 라이센스 계약이 부제소 특약을 포함하는 경우, 로열티 미지급 시 특허권자의 대응 방법, ② 부제소 특약의 언제든지(at any time) 문구의 의미를 해설한 점에서 의미가 있다.

(전문은 첨부파일 참조)