영업비밀의 독립된 경제적 가치 요건에 관한 연방 제4 항소법원의 판결

- Synopsys, Inc. v. Risk Based Security, Inc., 70 F.4th 759 (4th Cir. 2023) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이지민 전문위원

Synopsys, Inc.(이하 원고)와 Risk Based Security, Inc.(이하 피고)는 소프트웨어 소스코드의 취약점을 파악하여, 악의적인 사람이 이를 악용하기 전에 수정할 수 있도록 그 취약점에 대한 정보를 고객들과 공유하는 회사이다. 피고는 2011년 공개적으로 사용가능한 취약성 데이터베이스를 인수하였고, 그 데이터를 사용하여 VulnDB라는 사설데이터베이스를 만들었고, 원래 획득한 공개 데이터베이스를 훨씬 넘어서는 VulnDB의 콘텐츠 확장을 위해 수년간 연구 개발에 투자하였다. 그 후 피고는 일부 경쟁사를 포함한 기업들에게 VulnDB를 상업적으로 실시허락하였는데, 그 중 하나가 현재 원고의 완전자회사인 Black Duck Software, Inc.였다. 피고와 Black Duck Software, Inc.는 2014년부터 Black Duck Software, Inc.가 VulnDB를 일부 사용할 수 있도록 하는 실시계약을 체결하였는데, 이 계약이 유효한 기간 동안 Black Duck Software, Inc.는 오픈 소스 코드의 취약성에 대한 정보를 관리하고 저장하기 위한 자체 데이터베이스를 개발하였다. 피고는 이를 위해 Black Duck Software, Inc.가 실시계약을 위반하고 VulnDB 콘텐츠를 도용하였다고 보고, 2018년 Black Duck Software, Inc.의 실시허락을 취소하고, 매사추세츠 주 법원에 소송을 제기하였다. 그 후, 2021년 3월말, 원고는 CNA가 되었고, 보도 자료를 통해 그 지정을 발표하였다. 그 발표 직후, 피고는 그것이 Black Duck Software, Inc가 불법적으로 얻은 VulnDB를 반드시 포함하기 때문에 원고에게 원고의 CNA로서의 작업이 Black Duck Software, Inc., 그리고 현재는 원고가 저지른 불법행위의 심각한 확대에 해당한다는 내용의 경고장(cease and desist letter)을 보냈다. 경고장에서 피고는 원고가 계획한 작업이 피고의 데이터베이스에 대한 저작권 침해, 피고의 영업비밀 도용, 피고의 현재 및 미래의 경제적 관계에 대한 불법적 방해에 해당한다고 주장하였다. 그러자 2021년 4월, 원고는 연방 버지니아 동부 지방법원에 원고의 행위가 침해, 도용, 방해에 해당하지 않는다는 확인의 소(declaratory judgment)를 제기하였다.

대상 판결은 영업비밀의 가치가 그 정보의 비밀성으로부터 도출되어야 한다는 점을 영업비밀 도용 소송을 제기하고자 하는 사람들에게 상기시켰다는 점에서 의미가 있다. 영업비밀 도용 청구가 인정되려면 영업비밀의 존재가 입증되어야 하고, 영업비밀이 되기 위해서는 독립된 경제적 가치를 창출하고, 비밀성을 유지하기 위한 합리적인 노력의 대상이어야 한다. 대상 판결에서 연방 제4 항소법원은 이때 영업비밀에 독립된 경제적 가치가 인정되기 위해서는 단지 그 영업비밀이 어떤 상업적 가치를 가지고 있다는 점뿐만 아니라, 그 비밀성에서 독립된 경제적 가치를 도출해야 하고, 이 요건은 가치에 대한 증명뿐만 아니라, 그 가치와 비밀성 사이의 연관성에 대한 증명이 필요하다는 점을 확실히 하였다. 그러므로 미국에서 영업비밀 도용을 주장하기 위해서는 기업 전체의 가치에 대한 증거를 영업비밀의 가치로 대체할 수 없고, 가치의 증명은 영업비밀을 포함한 제품 또는 이를 소유한 회사의 가치보다는 구체적으로 주장된 영업비밀에 중점을 두고, 그 영업비밀이 비밀성을 유지하고 있기 때문에 가지는 가치를 증명하여야 할 것이다.