상거래에서 실제 혼동을 증명하지 못한 경우, 상표권 침해를 부정한 항소법원

(H&R Block Inc. v. Block Inc.)

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 용 규 변리사

본 사안은 상거래에서 실제 혼동을 증명하지 못한 경우, 혼동가능성이 부정되어 상표권 침해를 부정한 항소법원 판결에 관한 것이다.

H&R Block(에이치앤알 블록社, 이하 원고)은 1955년에 설립되었고 소득세, 세금 및 금융 서비스를 전문으로 하는 서비스 회사이다. 원고는 수년에 걸쳐 광고 캠페인에 수십억 달러를 투자했으며 오프라인 및 온라인 시장에서 상당한 입지를 구축했다. 원고는 제품에 녹색 사각형 로고를 사용한 상표를 사용했고 H&R Block 외에 Block으로도 알려져 있다고 주장하였다. 
 

Square, Inc.(스퀘어社)는 개인 판매자가 신용 카드 결제를 운영할 수 있는 POS 소프트웨어를 제공하는 회사이다. 스퀘어社는 2009년에 설립되었고 다른 업체를 인수하면서 성장했다. 캐시 앱(Cash App) 사업은 스퀘어의 중요 사업 중 하나이다. 캐시 앱은 2013년 스퀘어캐시로 시작하여 사용자가 앱에 돈을 입금하고 사용할 수 있는 순수 디지털 플랫폼이다. 2020년 11월, 스퀘어社는 무료 세액 공제 서비스인 Credit Karma Tax를 인수했고, 이 서비스는 Cash App Taxes로 상표가 변경되었고 2022년 세금 시즌에 Cash App 플랫폼에 통합되었다. 2021년 12월 스퀘어社는 Block, Inc.(블락社, 이하 피고)로 社名을 변경하였다. 

항소법원은  혼동가능성을 판단할 때, ① 상표의 식별력, ② 양 상표의 유사성, ③ 제품이 서로 경쟁하는 정도, ④ 자신의 상품을 상표권자의 상품으로 사칭하려는 침해자의 의도, ⑤ 실제 혼동의 증거 및 ⑥ 소비자의 주의 정도를 기초로 종합적으로 판단하고, 상거래에서 실제 혼동이 혼동가능성에서 가장 좋은 증거라고 보았고, 피고의 사명 변경 후, 원고가 캐쉬 앱 서비스를 제공하는 것처럼 보인다는 기사만으로는 일반 소비자의 실제 혼동을 증명한다고 보기 어렵다고 판단하였다. 

대상 판결은 혼동가능성과 관련된 상표권 침해 판단에서, ① 혼동가능성 판단 기준, ② 실제 혼동을 증명해야 혼동가능성이 인정될 수 있는 점을 제시한 점에서 의미가 있다. 

(전문은 첨부파일 참조)