Ⅰ. 사건의 경과

ITC Limited(이하, 원고)는 1975년부터 접객업을 시작하여 전 세계에서 호텔을 운영하고 있다. 원고는 일용소비재(FMCG), 호텔, 판지 및 포장, 농업관련산업(Agri-Business), 정보기술(IT)과 같은 다양한 분야에 걸친 비즈니스를 하는 인도의 일류기업 중 하나로, 2019년 비즈니스위크지의 최고의 성과를 낸 50대 아시아 기업과 포브스지의 세계 250대 기업에 선정되었었다. 원고는 1970년대 후반 ‘BUKHARA’ 상표를 인도 북서부 요리를 제공하는 뉴델리 차나키애퓨리(Chanakyapuri, New Delhi)지역의 ITC Maurya 호텔의 레스토랑의 상표로 채용하였다. ‘BUKHARA’ 레스토랑은 세계적인 유명인사, 대통령, 국가원수들이 방문하는 등 엄청난 명성을 쌓았고, 레스토랑의 인테리어, 장식, 레이아웃, 배열과 음식이 제공되는 식기류, 목재 메뉴판, 수년간 유지해 온 소박한 모습으로도 잘 알려졌다. ‘BUKHARA’ 레스토랑은 전년도에 2억 루피(약 30억 원) 이상의 매출을 올렸으며, ‘BUKHARA’ 상표는 1985년부터 그 문자 형태와 로고 형태 모두 인도에 등록되어 있다. 또한 원고의 장식적이고 양식화된 글꼴은 레스토랑에 사용된 다양한 물품에 반영되었다.

원고는 2022년 10월경 Central Park Estates Pvt. Ltd.와 St. Jerome Hospitaliy Management Services Pvt. Ltd.(이하, 피고들)이 ‘BALKH BUKHARA’란 상표를 그루가온(Gurgaon)지역의 Central Park Resorts, Sec-48의 레스토랑에서 사용하는 것을 알게 되었고, 그림1과 같이 명칭, 로고, 폰트, 인테리어, 장식, 좌석 스타일, 직원 유니폼, 턱받이/앞치마, 식기, 목재 메뉴판과 레스토랑의 전체적인 외관과 분위기를 모방하고 있는 것을 발견하였다.

원고는 피고들을 상대로 한 영구적 금지 명령(a decree of permanent injunction), 손해배상(damages) 및 기타 구제(other reliefs)를 바라며, 법원에 레스토랑 및 기타 접객업과 관련하여 원고의 상표 ‘BUKHARA’의 보호를 구하였다. 또한 원고는 ‘BUKHARA’라는 단어가 저명(유명)상표의 지위를 얻었다고 주장하며, 법원에 ‘BUKHARA’가 저명상표임을 선언하는 명령을 구하였다.



(이하 전문은 첨부파일 참고)