사실관계

원고 유에스에이 비디오 테크놀로지 주식회사(USA Video Technology Corporation)는 비디오-온-디맨드(Video-on-demand) 기술 특허가 침해되었다고 주장하며 피고 무비링크 유한책임회사(Movielink, LLC)에 대해 문언침해, 유도침해, 기여침해 및 균등론에 의한 침해를 구하는 소송을 제기하였다. 이에 대해 피고는 비침해를 구하는 약식판결(summary judgment)을 청구하였고 본 법원은 비침해 판결을 하였다. 이에 피고는 변호사 비용 및 기타 비용을 청구하였다.

본안쟁점

본 사안은 원고가 근거 없이 균등론에 의한 침해 소송을 진행하였는지 여부가 쟁점이다. 피고는 원고의 균등론에 의한 침해 소송은 소권남용(frivolous)에 해당되며 따라서 변호사비용 및 기타비용을 피고에게 지불하는 것이 정당하다고 주장하였다. 이에 대한 근거로 피고는 원고가 질문절차(interrogatory) 시에 침해제소 대상품이 어떠한 한정을 위반하였는지에 대해 식별하지도 못하였으며, 증거개시 시에 이에 대한 아무런 증거도 제시하지 못하였고, 이후에 추가 증거개시 및 증언 심문서를 요구하였고, 전문가 보고서에도 침해에 대한 아무런 분석을 포함하지 않았으면서도 소송을 지속하였다고 주장하였다.

법원의 판단

본 연방 델라웨어 지방법원은 특허법 제285조에 의거 변호사 비용 청구를 위해서는 피고가 본 소송이 소권남용이며, 정당화될 수 없는 소송이므로 예외적인 경우(exceptional case)에 해당한다는 것을 명백하고 납득할만한 증거로 입증을 해야 한다고 하였다. 본 사안에 대해 검토 결과 피고는 원고가 의도적으로 질문절차를 부적절하게 하였다는 것을 입증하지 못하였다고 하였다. 그리고 원고가 모든 청구항 한정에 대해 언급을 하지 않은 것이 악의를 보여주는 것은 아니라고 하였다. 그리고 증거개시를 다시 요구한 것은 당시 침해제소 대상품이 단종 되었기 때문으로 근거 없음을 보여주는 것이 아니라고 하였다. 이와 같이 피고가 원고의 균등론에 의한 특허침해 소송이 근거가 없다는 것에 대해 입증하지 못하였다고 하였다. 또한 이에 따라 원고의 변호사가 비합리적으로 균등론에 의한 침해를 주장하므로 소송을 확대(multiplied)했다는 것도 입증되지 못했다고 하였다. 따라서 본 법원은 피고의 변호사 비용 및 기타 비용 청구를 각하하였다.